Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2013 г. N 09АП-29521/13

город Москва

12 ноября 2013 г.

Дело N А40-51256/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Солоповой А.А.

Судей Лаптевой О.Н., Садиковой Д.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Казаковой М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального

и двойного назначения", открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" на решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года

по делу N А40-51256/2013, принятое судьей Н.Ю. Каревой

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 1037739437229; 123995, г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1)

к открытому акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского"

(ОГРН: 1086623002190; 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., 28)

третьи лица - Министерство обороны Российской Федерации,

Министерство финансов Российской Федерации,

открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт",

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству о взыскании 1 667 574 руб. 16 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца - Щуков В.А. (по доверенности от 25.12.2012)

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФГБУ "ФАПРИД", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод имени Ф.Э Дзержинского" (далее - ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод имени Ф.Э Дзержинского", ответчик) о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионного договора от 05.12.2006 N 1-01-06-00435 в части предоставления отчетной документации, о взыскании неустойки в размере 767 574 руб. 16 коп. и штрафа в размере 900 000 руб. по лицензионному договору от 05.12.2006 N 1-01-06-00435, об обязании ответчика предоставить отчетную документацию по лицензионному договору от 05.12.2006 N 1-01-06-00435.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены Министерство финансов Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Решением от 08 июля 2013 года Арбитражный суд города Москвы признал нарушение ответчиком существенных условий лицензионного договора от 05.12.2006 N 1-01-06-00435 в части предоставления отчетной документации, обязал ответчика представить истцу по лицензионному договору от 05.12.2006 N 1-01-06-00435 отчетную документацию за периоды с 05.12.2010 по 05.03.2011, с 05.03.2011 по 05.06.2011, с 05.06.2011 по 05.09.2011, с 05.09.2011 по 05.12.2011, с 05.12.2011 по 05.03.2012, с 05.03.2012 по 05.06.2012 с 05.06.2012 по 05.09.2012, с 05.09.2012 по 05.12.2012, с 05.12.2012 по 05.03.2013, взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 383 787 руб. 08 коп. и штраф в размере 900 000 руб.

Суд взыскал с ответчика в доход федерального бюджета 29 838 руб. 87 коп. государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 08 июля 2013 года, истец и ответчик подали апелляционные жалобы.

Истец в апелляционной жалобе просит изменить решение суда в части взыскания неустойки и принять новый судебный акт о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки в полном объеме, ссылаясь на необоснованное применение судом первой инстанции положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик в апелляционной жалобе просит отменить решение суда в части взыскания штрафа в сумме 900 000 руб. и обязания ответчика предоставить истцу по лицензионному договору отчетную документацию и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на то, что в связи с окончанием срока действия лицензионного договора (на 05.12.2010 срок действия договора истек) ответчик не несет обязанности по его исполнению - предоставлению информационной отчетности за 9 отчетных периодов с 05.12.2010 по 05.03.2012.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителя истца, обсудив доводы апелляционных жалоб, установил следующие обстоятельства.

Удовлетворяя частично исковые требования ФГБУ "ФАПРИД" в части взыскания с ответчика неустойки по лицензионному договору от 05.12.2006 N 1-01-06-00435 в размере 383 787 руб. 08 коп., суд первой инстанции исходил из того, что заявленный размер неустойки несоразмерен последствиям нарушения обязательств, неустойка носит компенсационный, а не карательный характер и она не может служить источником обогащения лица, требующего ее уплаты, а должна быть адекватной и соизмеримой с нарушенным интересом, в противном случае исключается экономическая целесообразность исполнения договора.

Суд первой инстанции указал на то, что "правила статьи 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства; степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд, рассматривающий дело, вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела в соответствии со ст. 71 АПК РФ; в каждом конкретном случае, суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом обстоятельств спора и взаимоотношений сторон".

Суд первой инстанции посчитал возможным применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшить размер взыскиваемой неустойки до 383 787 руб. 08 коп.

Суд апелляционной инстанции полагает необоснованными выводы суда первой инстанции в части, касающейся взыскания с ответчика в пользу истца неустойки по договору в размере 383 787 руб. 08 коп., исходя из следующего.

Судом установлено, что 05 декабря 2006 года между Российской Федерацией (лицензиар), от имени которой выступает истец, и ответчиком (лицензиат) заключен лицензионный договор N 1-01-06-00435, предметом которого является предоставление лицензиату неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 30.11.2009).

Размет и порядок уплаты лицензионных платежей согласован сторонами в пункте 7.1 лицензионного договора.

Согласно пункту 5.2 лицензионного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 7 договора лицензиат уплачивает лицензиару неустойку в размере 0,05% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

В пункте 9.1 договора предусмотрено, что лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию.

Под "отчетным периодом" в соответствии с пунктом 1.9 договора подразумеваются каждые три месяца деятельности лицензиата по выполнению условий договора, начиная с даты заключения договора.

Таким образом, обязанность у ответчика представить отчетную документацию (по перечню, установленному в пункте 1.10) возникла, начиная с 05 марта 2007 года (в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, с даты заключения договора) и не прекращается в течение всего срока действия договора.

Согласно пункту 5.3 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 9 договора лицензиат уплачивает лицензиару штраф в размере 1 000 МРОТ (или 100 000 руб. за каждый отчетный период).

В статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком обязательств по лицензионному договору от 05 декабря 2006 года N 1-01-06-00435, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности требования истца о взыскании с ответчика неустойки на основании пункта 5.2 лицензионного договора в размере 767 574 руб. 16 коп. или 24 198,2 долларов США по курсу ЦБ России на 05.04.2013 (курс доллара - 31,7203 рублей, л.д. 77 том 1).

При этом, суд апелляционной инстанции полагает, что правовых оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию о взыскании неустойки на основании пункта 5.2 лицензионного договора по ходатайству ответчика (л.д. 12-14 том 2), у суда первой инстанции не имелось, исходя из следующего.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2000 года N 263-О указано, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" (опубликовано на сайте ВАС РФ 10.01.2012) разъяснено, что исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

В пункте 2 указанного Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 также разъяснено, что, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период.

Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Принимая во внимание указанные разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необоснованном снижении судом первой инстанции подлежащей взысканию с ответчика неустойки по лицензионному договору с 767 574 руб. 16 коп. до 383 787 руб. 08 коп., ниже двукратной учетной ставки Банка России. (размер неустойки за 1 день просрочки платежа, исходя из двукратной ставки рефинансирования на день взыскания составляет 0,055%).

В данном случае суд апелляционной инстанции исходит из того, что размер неустойки определен истцом в строгом соответствии с положениями пункта 5.2 спорного лицензионного договора, ответчик не оспаривает факт нарушения срока исполнения обязательств по лицензионному договору в части уплаты лицензионных платежей, принимая во внимание значительный период просрочки исполнения ответчиком денежного обязательства от 9 дней до 39 дней.

Более того, ни одного доказательства явной несоразмерности подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком в материалы дела не представлено, учитывая, что в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию данных обстоятельств возлагается именно на ответчика, при том, что соглашением сторон установлен размер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по спорному лицензионному договору (пункт 5.2) в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции необоснованно применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию истца о взыскании с ответчика неустойки согласно пункту 5.2 лицензионного договора в размере 767 574 руб. 16 коп.

Кроме того, доказательств исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.1 спорного договора, за периоды с 05.12.2010 по 05.03.2011, с 05.03.2011 по 05.06.2011, с 05.06.2011 по 05.09.2011, с 05.09.2011 по 05.12.2011, с 05.12.2011 по 05.03.2012, с 05.03.2012 по 05.06.2012 с 05.06.2012 по 05.09.2012, с 05.09.2012 по 05.12.2012, с 05.12.2012 по 05.03.2013, суду не представлено, нарушение ответчиком существенных условий спорного лицензионного договора в этой части документально подтверждено истцом.

В связи с этим, суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца штраф в размере 900 000 руб., обязав ответчика представить истцу по лицензионному договору от 05.12.2006 N 1-01-06-00435 отчетную документацию за 9 отчетных периодов.

Довод ответчика (заявителя апелляционной жалобы) о том, что в связи с окончанием срока действия лицензионного договора (на 05.12.2010 срок действия договора истек, по мнению ответчика) ответчик не несет обязанности по его исполнению - предоставлению информационной отчетности за 9 отчетных периодов с 05.12.2010 по 05.03.2013, отклоняется судом апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Если в лицензионном договоре отсутствует условие о сроке и порядке представления указанных отчетов, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Согласно пункту 7.3 спорного лицензионного договора следует, что после прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия настоящего договора.

Из материалов дела видно, что ответчиком нарушались сроки оплаты по четырем лицензионным платежам за июль 2010 года, август 2010 года, октябрь 2010 года, ноябрь 2010 года, то есть окончательно не были урегулированы отношения сторон, связанные с лицензионными платежами по спорному договору, в связи с чем оснований полагать, что срок действия договора истек (пункт 13.1 договора), у суда не имеется.

Из условий спорного договора следует, что ответчик при использовании результатов интеллектуальной деятельности в обязательном порядке должен был предоставлять отчетную документацию каждые три месяца деятельности.

Данный вывод распространяется и на установление ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом 9 договора (пункт 5.3 договора).

Поскольку доказательств исполнения ответчиком обязанности по предоставлению отчетной документации за 9 отчетных периодов суду не представлено, суд апелляционной инстанции полагает, что с ответчика в пользу истца правомерно взыскан штраф в размере 900 000 руб.

Поскольку выводы суда первой инстанции в части взыскания с ответчика в пользу истца неустойки в размере 383 787 руб. 08 коп. не соответствуют нормам материального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене в части взыскания с ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" 383 787 руб. 08 коп. неустойки, а также взыскания с ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" в доход федерального бюджета 29 838 руб. 87 коп. государственной пошлины, с принятием по делу в этой части нового судебного акта о взыскании с ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" неустойки в размере 767 574 руб. 16 коп.; в остальной части решение суда изменению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе истца относятся на ответчика, в связи с чем с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 39 675 руб. 74 коп.; расходы ответчика по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика (заявителя апелляционной жалобы).

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года по делу N А40-51256/2013 отменить в части взыскания с открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" 383 787 руб. 08 коп. неустойки, а также взыскания с открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" в доход федерального бюджета 29 838 руб. 87 коп. государственной пошлины.

Взыскать с открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" (ОГРН: 1086623002190; 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., 28) в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 1037739437229; 123995, г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1) неустойку в размере 767 574 руб. 16 коп.

Взыскать с открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э Дзержинского" (ОГРН: 1086623002190; 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., 28) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску и апелляционной жалобе в размере 39 675 руб. 74 коп.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

О.Н. Лаптева Д.Н. Садикова