Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2013 г. N 09АП-28434/13 (ключевые темы: товарный знак - заинтересованность - лицензионный договор - результаты интеллектуальной деятельности - доменное имя)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2013 г. N 09АП-28434/13

г. Москва

29 ноября 2013 г.

Дело N А40-165818/12

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей М.Е. Верстовой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Группа "ВИА Гра" на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013 по делу N А40-165818/12, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л., по иску ООО "Группа "ВИА Гра" к индивидуальному предпринимателю Костюку Дмитрию Дмитриевичу, ООО "ЮТАР", третье лицо - Роспатент, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - извещен, представитель не явился,

от ответчиков - от ИП Костюка Д.Д. - Зуйков С.А. (доверенность от 20.08.2013), Петухова Е.О. (доверенность от 20.08.2013),

от третьего лица - извещено, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью "Группа "ВИА Гра" (далее - истец) к индивидуальному предпринимателю Костюку Дмитрию Дмитриевичу (далее - Ответчик 1, ИП Костюк Д.Д.), обществу с ограниченной ответственностью "ЮТАР" (далее - Ответчик 2, ООО "ЮТАР") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Виа Гра" по свидетельству N 215632 вследствие его неиспользования.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013 в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истец как юридическое лицо образован 11.12.2012, а иск предъявлен им уже 18.12.2012; возникновение у него в указанном периоде заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истцом не обоснованно. Суд указал, что права и обязанности Общества, его учредителя и руководителя не смешиваются и могут подменять друг друга.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и норм процессуального права. Заявитель указал на несогласие с выводом суда об отсутствии доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Считает, что фактическое использование истцом обозначения "Виа Гра" в наименовании истца, в составе коммерческих обозначений при производстве работ и оказании услуг, наличие музыкальных проектов с участием истца и использование истцом обозначения "ВИА Гра" являются достаточными доказательствами заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования его правообладателем. Регистрация Общества 11.12.2012 и обращение в суд уже 18.12.2012 свидетельствуют именно о наличии существенной заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака. Заявитель жалобы также ссылается на то обстоятельство, что суд не принял во внимание факт банкротства Ответчика 1. Считает, что суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайств о вступлении в дело в качестве третьего лица и соистца Меладзе К.Ш.

В отзыве Ответчика 1 на апелляционную жалобу содержатся возражения на доводы жалобы.

Отзывы на апелляционную жалобу Ответчиком 2 и третьим лицом не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей истца, Ответчика 2 и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель Ответчика 1 возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В судебном заседании пояснил, что располагает доказательствами использования им спорного товарного знака в течение всего периода правообладания. Сослался на то обстоятельство, что с момента регистрации права Ответчика 1 на спорный товарный знак прошло менее 3-х лет.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело по имеющимся и вновь представленным доказательствам, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя Ответчика 1, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 26.06.2002 Роспатентом зарегистрирован словесный товарный знак "Виа Гра" в отношении товаров и/или услуг 09 (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; диски звукозаписи; компакт-диски (аудио-видео); магнитные ленты; магнитные диски), 41 (воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий) и 42 (реализация товаров, указанных выше в 09 классе) классов МКТУ по заявке от 09.07.2001. Первым правообладателем являлось ООО "Сони Мьюзик Энтертэйнмент (РУС)".

12.11.2004 Роспатентом зарегистрирован договор об уступке товарного знака, в соответствии с которым новым правообладателем товарного знака стал ИП Костюк Д.Д. (Ответчик 1).

23.01.2008 ИП Костюк Д.Д. уступил товарный знак Ответчику 2 (ООО "ЮТАР").

25.09.2011 зарегистрирован переход права на товарный знак от ООО "ЮТАР" к ИП Костюку Д.Д.

05.09.2008 срок действия регистрации товарного знака продлен до 09.07.2021.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истец не доказал своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Виа Гра", а права и обязанности истца как юридического лица, его учредителя и руководителя не смешиваются и могут подменять друг друга.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции ввиду следующего.

Лицами, участвующими в деле, не оспаривается и не ставится под сомнение заинтересованность физического лица Меладзе К.Ш. в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Виа Гра", правообладателем которого является ИП Костюк Д.Д., поскольку Меладзе К.Ш. является автором музыки и автором текста песен, исполняемых музыкальным коллективом "Группа "ВИА Гра".

Вместе с тем, Меладзе К.Ш. является единственным участником и единоличным исполнительным органом Общества "Группа "ВИА Гра" (истца).

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции признает вывод суда первой инстанции об отсутствии заинтересованности истца относительно спорного товарного знака не соответствующим обстоятельствам дела, поскольку заинтересованность и воля Меладзе К.Ш. как физического лица, как единственного учредителя истца и как единоличного руководителя истца в прекращении правообладания спорным товарным знаком другого лица совпадают, что не требует специального доказывания.

Кроме того, в силу статьи 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. По существу, при применении судом данной нормы, подлежащей применению при разрешении спора, следует придти к выводу о том, что Меладзе К.Ш. может претендовать на фактическое правообладание спорным товарным знаком и его использование только после приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Между тем, такой подход (такое условие) не может быть признан основанным на действующем законодательстве.

Срок существования юридического лица для возникновения оснований к предъявлению иска не имеет в данном случае правового значения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Иск заявлен на основании положений пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех любых лет после его государственной регистрации; заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Толкование указанной правовой нормы указывает на то, что доказыванию по спорам такой категории подлежат: истцом - заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, ответчиком - использование товарного знака. Пунктом 3 статьи 1486 Кодекса прямо установлено, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Наименование истца тождественно со спорным товарным знаком. Предпринимательская деятельность истца является аналогичной деятельности ответчика, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается, подтверждается доказательствами, представленными в дело обеими сторонами. Истцом подана заявка на регистрацию товарного знака, что, несмотря на подачу такой заявки уже после предъявления иска, не может не приниматься во внимание в связи с наличием совокупности других обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны.

Таким образом, суд признает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Виа Гра" доказанной.

Из системного толкования статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации усматривается, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Ввиду того, что суд первой инстанции по существу не исследовал вопрос об использовании спорного товарного знака ответчиками, а представитель Ответчика 1 в судебном заседании апелляционной инстанции заявил о наличии у него доказательств такого использования, суд апелляционной инстанции предложил представить соответствующие доказательства.

Оценив представленные Ответчиком 1 доказательства, которые будут приведены ниже, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд приходит к выводу о недоказанности ответчиками использования спорного товарного знака в течение трех любых лет после его государственной регистрации вплоть до подачи рассматриваемого искового заявления в арбитражный суд.

Так, апелляционной суд на основании части 3 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказал в принятии в качестве доказательства нотариально заверенного протокола осмотра страниц Интернет-сайта Крокус Сити Холла, содержащих данные о проведении в марте 2011 года концерта группы "ВИА Гра", поскольку данное доказательство получено с нарушением требований части 4 статьи 66 АПК РФ и статьи 102 Федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате".

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что представленные Ответчиком 1 в качестве доказательств трудовые договоры с исполнителями музыкальной группы "ВИА Гра" не доказывают факт использования ответчиками спорного товарного знака в период с 17.12.2009 по 17.12.2012 включительно (спорный период), поскольку договоры от 12.05.2004, 17.01.2006, 02.05.2007 заключены до начала трехлетнего срока, о котором заявлено истцом, то есть до 17.12.2009, договоры от 14.03.2008 и от 10.03.2010 заключены в период, когда ИП Костюк Д.Д. правообладателем товарного знака не являлся, а правообладатель ООО "ЮТАР" участником названных договоров не являлось. Наличие названных договоров само по себе не доказывает то обстоятельство, что ответчики использовали спорный товарный знак на территории Российской Федерации в период с 17.12.2009 по день обращения истца с исковым требованием в арбитражный суд. Следует отметить, что все трудовые договоры заключены в городе Киеве (Украина), от имени продюсеров договоры подписаны предпринимателями Костюком Д.Д. и Меладзе К.Ш., исполнение трудовых договоров на территории Российской Федерации в спорном периоде не подтверждено.

Договор от 18.09.2001 о передаче исключительных авторских прав не относится к спорному периоду, заключен до государственной регистрации товарного знака, исполнение данного договора в спорном периоде ответчиками не подтверждено.

Аналогичным образом апелляционный суд оценивает авторские договоры заказа от 05.06.2006 и от 03.10.2006, договор-заказ на создание музыкальных видеоклипов по тем же причинам (за исключением наличия регистрации товарного знака).

Отдельной группой суд выделяет доказательства, представленные Ответчиком 1, относящиеся к приобретению и отчуждению результатов интеллектуальной деятельности, не являющихся товарным знаком: лицензионный договор от 30.03.2010 (передача права на использование видеоклипа), лицензионный договор от 01.06.2010 (передача неисключительного права на исполнение и фонограмму), договор от 25.11.2010 (передача права на использование видеоклипов), лицензионный договор от 01.03.2010 (передача исключительного права на использование фонограмм), договор от 23.11.2006 (отчуждение неисключительного права на многоразовое использование видеоклипов), договоры от 01.05.2007, от 30.01.2003, от 01.07.2004 (отчуждение исполнителями смежных прав в отношении исполнения произведений).

Все перечисленные выше договоры относятся к лицензионным договорам (статья 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации), заключенным в отношении результатов интеллектуальной деятельности, отличным от спорного товарного знака. В силу абзаца 2 пункта 1 названной нормы, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Таким образом, действующее законодательство подчеркивает различный правовой режим использования результатов интеллектуальной деятельности. Использование Ответчиком 1, в том числе в спорном периоде, результатов интеллектуальной деятельности, содержащих в себе наименование, тождественное спорному товарному знаку, не является использованием товарного знака, поскольку в данном случае исключительное право на товарный знак не осуществляется способами, определенными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации; по названным выше договорам Ответчик 1 осуществлял право на другие результаты интеллектуальной деятельности (аудиовизуальные произведения, исполнение, фонограммы), а спорный товарный знак не являлся предметом лицензионных договоров.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что правомерное использование других результатов интеллектуальной деятельности, содержащих в себе указание на товарный знак, возможно и в отсутствие у лица права на использование товарного знака.

Так, ряд лицензионных договоров заключен Ответчиком 1 в период, когда он не являлся правообладателем спорного товарного знака, оставаясь при этом правообладателем иных результатов интеллектуальной деятельности. Лицензионные договоры исполнялись и другой стороной, что подтверждается выпиской из лицевого счета Ответчика 1, согласно которой на счет Ответчика 1 поступали лицензионные платежи, в том числе в период, когда Ответчик 1 не являлся правообладателем спорного товарного знака.

Выписка из лицевого счета, на которую сослался Ответчик 1 как на доказательство использования им спорного товарного знака, в данном случае не подтверждает факт использования товарного знака, а подтверждает, исходя из содержания графы "Назначение платежа", исполнение лицензионных договоров.

Компакт-диски, на которые сослался Ответчик 1 и на обложке которых указано имя ИП Костюка Д.Д., выпущены в 2005-2006 годах, до спорного периода. Ответчиком не представлено доказательств того, что в спорном периоде указанные товары продолжали находиться в гражданском обороте, предлагались к продаже.

Справка Компании TEZ TOUR о проведении 19.03.2012 концерта группы "ВИА Гра" при организации концерта Ответчиком 1, сама по себе не может подтвердить использование Ответчиком 1 спорного товарного знака, поскольку проведение концерта не подтверждено иными доказательствами: не представлены договор аренды помещения, в котором состоялся концерт, не представлен договор об организации зрелищного мероприятия, оплата по данному мероприятию документально не подтверждена.

Ответчик 1 также сослался на использование спорного товарного знака в доменном имени. В подтверждение данного довода Ответчик 1 представил договор от 02.02.2005 об оказании услуг, заключенный ИП Костюком Д.Д. с АНО "РСИЦ", справку Российского НИИ Развития Общественных Связей, распечатки интернет-страниц о произведенных платежах.

Апелляционный суд отклоняет данные доказательства ввиду следующего.

В договоре от 02.02.2005 не содержится ссылки на использование доменного имени, содержащего воспроизведение полностью или частично спорного товарного знака. Распечатки не содержат информации об относимости произведенных платежей к лицам, участвующим в деле, а также к спорному товарному знаку. Согласно справке РосНИИРОС от 02.05.2005, ИП Костюк Д.Д. является администратором домена VIA-GRA.SU, дата окончания срока регистрации - 02.02.2006.

Таким образом, Ответчик 1 не доказал, что использовал спорный товарный знак в доменном имени в спорном периоде.

Довод Ответчика 1 о том, что ИП Костюк Д.Д. к моменту предъявления настоящего иска являлся правообладателем спорного товарного знака менее трех лет, подлежит отклонению, поскольку статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены последствия неиспользования товарного знака в течение трех лет, а не отсутствия факта использования товарного знака конкретным правообладателем. Переход права на товарный знак не прерывает течение трехлетнего срока неиспользования товарного знака.

Таким образом, представленные в дело доказательства указывают на то, что ответчики не использовали товарный знак "Виа Гра" в течение трех лет - с 17.12.2009 по 17.12.2012 способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, не предоставляли в этом периоде другим лицам право на использование этого товарного знака на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, не предоставляли другим лицам право на использование товарного знака под контролем правообладателей, что является основанием к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству N 215632 на основании статьи 1486 Гражданского кодекса.

Иск подлежит удовлетворению к Ответчику 1, поскольку Ответчик 2 правообладателем спорного товарного знака на момент рассмотрения дела в арбитражном суде не являлся.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований к привлечению к участию в деле Меладзе К.Ш., который является единоличным руководителем ООО "Группа "ВИА Гра" - истца по настоящему делу.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013 по делу N А40-165818/12 отменить.

Прекратить досрочно правовую охрану товарного знака "Виа Гра" по свидетельству N 215632 в отношении части товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, а именно: 09 - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; диски звукозаписи, компакт-диски (аудио-видео); магнитные ленты; магнитные диски; 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 42 - реализация товаров, указанных в 09 классе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Костюка Дмитрия Дмитриевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа "ВИА Гра" 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Группа "ВИА Гра" из федерального бюджета 4 000 (четыре тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 18.12.2012 N 1 при подаче искового заявления, и 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 11.07.2013 N 8 при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

М.Е. Верстова Д.Н. Садикова