Президиум ВАС РФ об интеллектуальной собственности (Л. Зуйкова, "ЭЖ Вопрос-Ответ", N 3, март 2008 г.)

Президиум ВАС РФ об интеллектуальной собственности

С 2008 г. вступила в действие часть четвертая Гражданского кодекса РФ, посвященная интеллектуальной собственности (в редакции Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ). О том, как применять прежние нормы законодательства об интеллектуальной собственности и новые нормы ГК РФ, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подробно разъяснил в информационном письме от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Обзор).

Кому адресован Обзор

Часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (ст. 5 Закона N 231-ФЗ). Следовательно, по правоотношениям, возникшим ранее этой даты, часть четвертая применима только к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В связи с этим нужно иметь в виду, что рекомендации Президиума, содержащиеся в Обзоре, основаны на судебных делах, рассмотренных еще до вступления в действие четвертой части ГК РФ.

Однако, как указал Президиум ВАС РФ, эти рекомендации могут быть учтены судами как в случае применения прежних нормативных актов, так и при рассмотрении дел в соответствии с нормами части четвертой ГК РФ, если рекомендации Обзора им не противоречат.

Компьютерные салоны или банно-прачечные?

По оценке Президиума при создании картографического произведения (плана, карты и т.п.) может браться за основу план или карта другого правообладателя (п. 1 Обзора).

Главное, чтобы они не совпадали в деталях оформления (например, различались оригинальным расположением на листе, количеством обозначений, подписями к ним). При этом одной лишь вероятности использования при создании обеих карт единой исходной информации для обвинения в плагиате явно недостаточно.

А вот компьютерам повезло гораздо меньше, чем картам. Так, прокат компьютера с установленными на нем программами Президиум ВАС РФ признал не чем иным, как способом использования этих программ (п. 3 Обзора). Теперь компьютерным клубам и интернет-кафе придется призадуматься о том, что, пустив школьников поиграть на компьютере, они нарушат исключительное право на использование программ для ЭВМ. Ведь, по мнению Президиума, цель сдачи в прокат компьютеров как раз и состоит в использовании компьютерных программ, что вполне логично.

Так что придется владельцам компьютерных клубов сдавать компьютеры в прокат только в нагрузку со ...стиральной машиной или калькулятором. Потому что "программы для ЭВМ могут предоставляться вместе с устройством, на котором они установлены, ...только в случае, если объектом проката является устройство, неразрывно связанное с установленной на нем программой (например, калькулятор, стиральная машина и т.п.)". Таким образом, компьютер и установленное на нем программное обеспечение не являются неразрывно связанными между собой.

Модифицировать программы для ЭВМ в отсутствие письменного договора с правообладателем тоже нельзя (п. 4 Обзора). Причем правообладатель должен дать письменное разрешение именно на модификацию программы.

В противном случае остается риск нарушить чье-нибудь исключительное право. Например, суд расценил факт использования компьютерных программ с внесенными в них изменениями, допускающими их использование без электронного ключа, как модификацию этих программ.

Вниманию продавцов компакт-дисков!

С легкой подачи Президиума ВАС РФ доказывать вину продавцов контрафактных дисков больше не придется. Достаточно, чтобы такой диск обнаружили у них на прилавке, так как согласно положениям ст. 494 ГК РФ "использованием исключительных прав в форме распространения является в том числе предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу" (п. 2 Обзора).

При этом ссылки на то, что эти злосчастные диски приобретены у какой-то неизвестной личности, уже не помогут. На этот случай Президиум дал четкие разъяснения: "действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав". И сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц еще не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего (п. 7 Обзора).

Фирменные наименования

Новое - это хорошо забытое старое. О чем нам и напомнил ВАС, сославшись на Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, и ст. 10.bis Парижской конвенции 1883 г. (п. 16 Обзора), согласно которым неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования, например "УРАЛ Сахар" и "Урал - сахар 1".

А поскольку специальная процедура регистрации фирменного наименования в настоящее время не разработана, то и фирменное наименование считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица. Следовательно, прав окажется тот, кто успел зарегистрироваться раньше.

Соответственно и различие организационно-правовой формы как части спорных фирменных наименований само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование (п. 17 Обзора).

Так, например, хотя организационно-правовые формы общества с ограниченной ответственностью и закрытого акционерного общества различались, но при этом наименование обществ полностью совпадали, ООО в итоге пришлось сменить название и внести соответствующие изменения в учредительные документы.

А вот в споре с товарным знаком фирменному наименованию удалось победить. Суд признал правомерным использование фирменного наименования, поскольку регистрация юридического лица, его использующего, была осуществлена ранее регистрации товарного знака (п. 18 Обзора).

Так что обращайте внимание на приоритет.

Товарный знак

Как указано в п. 12 Обзора, сам факт рассмотрения Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку еще не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак, поскольку в силу ст. 143 АПК РФ производство по делу может быть приостановлено только в случае невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом.

Владельцам товарных знаков стоит также иметь в виду, что, по мнению ВАС РФ, вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения может быть разрешен судом и без назначения экспертизы, так как является вопросом факта (п. 13 Обзора). Согласно же части первой ст. 82 АПК РФ экспертиза назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Так, суд установил опасность смешения товарных знаков в глазах потребителя в том числе на основе данных проведенного социологического опроса.

Патенты и их обладатели

Учитывая позицию Президиума ВАС РФ, обладателям патентов нужно помнить следующее.

Во-первых, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных Патентным законом РФ от 23.09.1992 N 3517-1 (п. 8 Обзора). Однако это не исключает возможности заявить в суд требования об установлении преждепользования, так как в соответствии со ст. 31 Патентного закона в судебном порядке рассматриваются споры как о нарушении исключительного права на полезную модель, так и о праве преждепользования.

Во-вторых, в обзоре специально рассмотрен случай одновременного наличия двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы (п. 9 Обзора). В данной ситуации использование патента с более поздней датой приоритета не может расцениваться в качестве нарушения вплоть до признания этого патента недействительным.

В-третьих, если споры о недействительности патентов отнесены законом к компетенции Палаты по патентным спорам, ссылаться в суде на несоответствие объекта промышленной собственности условиям патентоспособности бесполезно: эти доводы не будут приняты судом во внимание (п. 10 Обзора).

Действие патента следовало оспорить в Палату по патентным спорам в соответствии со ст. 29 Патентного закона.

В-четвертых, наличие в спорном промышленном образце помимо всех существенных признаков запатентованного промобразца еще и дополнительных признаков вовсе не доказывает отсутствие нарушения исключительного права (п. 11 Обзора).

Ответственность и компенсация

О том, что расслабляться участникам "интеллектуального рынка" не стоит, свидетельствует п. 5 Обзора, в котором ВАС РФ предупреждает: даже если вам и удалось чудом избежать уголовной ответственности, все равно придется заплатить компенсацию за нарушение исключительного права.

Причем суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение, например, прав на товарный знак в размере, ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (п. 14 Обзора).

При этом доказывать свою невиновность придется самому нарушителю (п. 6 Обзора). Такая "презумпция вины" содержится в п. 2 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которым "лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине". Это значит: не доказал - плати компенсацию без всяких отговорок.

В частности, юридическое лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за ввоз в Россию маркированного товарным знаком товара и в том случае, если оно не знало, что данное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака (п. 15 Обзора).

По мнению ВАС РФ, прежде чем использовать обозначение, юридическое лицо должно было проверить, предоставляется ли этому обозначению правовая охрана в Российской Федерации.

Л. Зуйкова,

эксперт АКДИ "ЭЖ"

"ЭЖ Вопрос-Ответ", N 3, март 2008 г.