Борьба с двойниками (А. Серго, И. Балабуев, "эж-ЮРИСТ", N 8, февраль 2008 г.)

Борьба с двойниками

13 декабря 2007 г. Президиум ВАС РФ выпустил Информационное письмо N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности". Непонятно, почему Президиум ВАС РФ издал его именно в этот момент: слишком поздно для ранее действовавшего законодательства и слишком рано для части 4 ГК РФ. В то же время ряд разъяснений Письма имеет немалое практическое значение. Остановимся лишь на некоторых из них.

Суд признал, что не является нарушением прав истца - обладателя исключительных прав на творчески созданное картографическое произведение, создание на основе той же исходной информации самостоятельного произведения.

Данный вывод подтверждает существующую возможность разных лиц создавать сходные или тождественные произведения, которые могут получиться на основе анализа или восприятия одной и той же информации.

Во всех указанных случаях нельзя говорить о переработке или ином заимствовании одним лицом произведения другого лица - это самостоятельные произведения, сходство между которыми вполне возможно. С другой стороны, любую переработку с целью ухода от ответственности недобросовестные оппоненты всегда стараются выдать за самостоятельное (независимо созданное) произведение.

Ранее ВАС РФ уже сделал данный вывод в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2007 N 2096/07. Попутно отметим, что ФАС округов по спорам, связанным с авторскими правами на карты, придерживались как позиции, аналогичной высказанной ВАС РФ (Постановление ФАС ДВО от 27.02.007 N Ф03-А73/06-1/5102), так и противоположной. Например, в Постановлении ФАС СЗО от 12.03.2001 N А56-10973/00 суд хотя и признал использованную ответчиком карту самостоятельным произведением, но указал, что она является производной от карты истца, и нарушение авторских прав имело место.

Прокат компьютера с установленными на нем программами для ЭВМ является способом использования этих программ и в силу п. 3 ст. 16 Закона об авторском праве не допускается при отсутствии у арендодателя прав на сдачу таких программ в прокат.

В числе способов использования произведения в подп. 5 п. 2 ст. 1270 ГК РФ прямо указывается прокат ("прокат оригинала или экземпляра произведения"). При этом в п. 4 данной статьи поясняется: "Правила подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является основным объектом проката".

Компьютерным клубам необходимо заключать договор и/или получать разрешение (лицензию) от правообладателей напрокат их программного обеспечения, поскольку довод о том, что предметом подобного проката являются компьютеры, а не программное обеспечение, не принимается судом как убедительный.

Ранее аналогичная правовая позиция, хотя и при несколько иных обстоятельствах дела, была высказана в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.10.2005 N 3919/05.

Использование модифицированной программы для ЭВМ в отсутствие письменного договора с правообладателем, которым передается право на такое использование программы для ЭВМ как ее модификация, само по себе является нарушением авторских прав.

Действующее законодательство более строго подходит к вопросам модификации, чем ранее. В подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ указывается, что право на перевод (переработку) - один из способов использования произведения, на который соответственно нужно разрешение правообладателя. Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, за исключением осуществляемых исключительно в целях функционирования программы на конкретных технических средствах или под управлением конкретных программ пользователя (адаптации).

Подкрепленная Обзором данная норма закона показывает незаконность, например, использования программы для ЭВМ с внесенными в нее изменениями, допускающими ее использование без электронного ключа. Данные действия расцениваются судом как модификация, хотя при определенных ограничениях их можно было бы признать и адаптацией.

Отметим, что практика судов общей юрисдикции и ранее складывалась аналогичным образом: в Приговоре Кировского районного суда г. Омска от 19.07.2004 в отношении Р. Азаматова судом было указано, что хотя организация, в которой работал обвиняемый, правомерно обладала копиями ПО, тем не менее установка программы, позволяющей запускать ПО без аппаратного ключа, представляла собой неправомерную модификацию ПО.

Компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении. Равным образом распространение контрафактных экземпляров произведения образует самостоятельное нарушение, а факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего.

В соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Вопросы, связанные с этими положениями законодательства, чаще всего возникают в случаях, когда ответчик пытается уйти от ответственности за распространение контрафактных экземпляров программ для ЭВМ или музыкальных фонограмм, ссылаясь на тот факт, что они были им приобретены у третьего (как правило - неизвестного) лица и об их контрафактности приобретатель не знал.

По данному вопросу практика ФАС округов ранее складывалась иным образом - суды признавали, что отсутствие осведомленности лица, распространяющего экземпляры произведений, об их контрафактности означает отсутствие его вины и освобождает его от ответственности (Постановление ФАС МО от 18.10.2006 N КГ-А40/10193-06, Постановление ФАС УО от 25.07.2006 N Ф09-4689/06-С5).

Юридическое лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если оно не знало, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в РФ.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся на территорию РФ (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Согласно ст. 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Таким образом, ввоз на территорию России товара, маркированного товарным знаком без разрешения его правообладателя, является нарушением прав последнего, и правонарушитель может быть привлечен к ответственности.

Данное разъяснение существенно меняет ранее сложившуюся практику, когда суды освобождали от административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ ввиду отсутствия вины (см., в частности, Постановление ФАС ВВО от 08.06.2007 N А43-6/2007-38-1, Постановление ФАС ПО от 15.03.2007 N А06-4865/06, Постановление ФАС ДВО от 02.08.2007 N Ф03-А73/07-2/2672 и др.)

В силу Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.27 и действующего в части, не противоречащей ГК РФ, неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

Закрепленная в Положении о фирме норма нашла свое развитие в ст. 1474 ГК РФ. В соответствии с данной статьей не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Нарушившее данное правило юридическое лицо обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Ранее судебная практика по этому вопросу была неоднозначна: в одних случаях суды кассационной инстанции исходили из того, что для признания факта нарушения необходимо дословное совпадение наименований (постановления ФАС ЦО от 20.07.2001 N А54-3660/00-С6 и от 01.10.2007 N А54-769/2007-С10), а в других - что нарушение возникает и в случае сходства наименований до степени смешения (постановления ФАС ПО от 11.01.2007 N А57-31684/06-28; ФАС ВВО от 06.11.2007 N А31-7763/2006-14).

Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Согласно Обзору для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц. Существует вероятность смешения фирменных наименований истца и ответчика при участии в хозяйственном обороте. Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Указанное разъяснение положит конец полярным позициям ФАС округов, которые в отдельных случаях признавали отсутствие нарушения права на фирменное наименование, если различаются лишь обязательные его части - то есть название организационно-правовой формы (см. Постановление ФАС МО от 26.04.2000 N КА-А40/1628-00), а в других - что даже при разных обязательных частях фирменных наименований совпадение их произвольных частей образует нарушение (Постановление ФАС СЗО от 23.10.2006 N А21-9657/2005).

Отметим попутно, что ранее и ВАС РФ высказывал позицию о том, что при различии в обязательной части наименования нарушение не усматривается (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2002 N 4193/01).

Суд признал правомерным использование фирменного наименования, поскольку регистрация юридического лица, использующего это фирменное наименование, была осуществлена ранее регистрации товарного знака.

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение, на товарный знак и знак обслуживания теперь установлено в ст. 1476 ГК РФ.

Как следует из Обзора, наличие у лица права на товарный знак не дает ему права потребовать от ранее созданного юридического лица прекратить использование зарегистрированного товарного знака, даже если товарный знак первого совпадает с фирменным наименованием второго лица.

Исследуя вопрос о правомерности подобного использования ответчиком своего фирменного наименования, суд сделал вывод о том, что такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая исключительные права истца на товарный знак, поскольку основана на законе.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования, однако норма закона не содержит четкого перечня возможных форм использования фирменного наименования.

Позиция о неправомерности использования товарного знака, совпадающего с фирменным наименованием, уже высказывалась судами ранее (постановления ФАС МО от 08.04.99 N КА-А40/672-98; ФАС СЗО от 16.07.2007 N А56-16830/2006).

В то же время такая судебная практика способствует недобросовестности участников рынка. Скажем, для аннулирования чужого товарного знака или деятельности сего использованием достаточно найти юридическое лицо, зарегистрированное до даты приоритета товарного знака.

А. Серго,

Президент юридической фирмы "Интернет и право"

И. Балабуев,

газета "эж-ЮРИСТ"

"эж-ЮРИСТ", N 8, февраль 2008 г.