Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2014 г. N 09АП-42/14

г. Москва

18 февраля 2014 г.

Дело N А40-11509/13

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 февраля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Е.А. Птанской, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

Э.Ш. Алимовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Айньюс"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "27" ноября 2013 г.

по делу N А40-11509/2013, принятое судьёй Хатыповой Р.А.

по иску ООО "Айньюс" (ОГРН 1117746266087, ИНН 7743814193,)

к КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" (ОГРН 1037739822592, ИНН 7714506444)

третье лицо: Роскомнадзор

о запрете использования товарного знака и взыскании 311 750 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Янчук Н.И. (по доверенности от 1002.2014); Жорин С.В. (по доверенности от 22.11.2013)

от ответчика: Литвинов Д.А. (по доверенности от 01.01.2013); Головацкий Р.И. (по доверенности от 18.11.2013); Антонова А.С. (по доверенности от 18.11.2013)

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ

ООО "АЙНЬЮС" обратилось в суд с иском к КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания", в котором просило (с учетом принятия изменения требований и размера иска в соответствии со ст. 49 АПК РФ в судебном заседании от 20 ноября 2013 года):

Запретить ответчику использование товарного знака "Вот это жизнь!", права на который принадлежат истцу.

Обязать ответчика за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала "Вот это жизнь!", незаконно использующего в названии зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат истцу.

Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак "Вот это жизнь!", а именно 311 750 000 руб., расходы на оплату государственной пошлины.

Обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в изданиях "Тайны звезд", "Все для женщины", "Звезды и советы", "Женская магия", "Оракул", "Joy". Решение должно быть опубликовано не позднее, чем через две недели после вступления решения суда в законную силу, в полном объеме, стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта не менее 10.

Решением суда от 27 ноября 2013 года КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" запрещено использование товарного знака "Вот это жизнь!" по свидетельству N 384447. На КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" возложена обязанность за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала "Вот это жизнь!".С КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" в пользу ООО "АЙНЬЮС" взысканы компенсация в размере 1 350 руб., государственная пошлина в размере 14 000 руб. КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" обязано в месячный срок после вступления решения суда в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в издании "Тайны звезд". В удовлетворении остальной части иска отказано.

При этом суд пришел к выводу о доказанности нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Вот это жизнь" по свидетельству N 384447.

Удовлетворяя иск частично, суд произвел расчет компенсации в размере 1 350 руб., умножив двукратную цену одного экземпляра журнала (25 руб. х 2) на количество подтвержденных выпусков - 27, начиная с 06 ноября 2012 года.

Требование истца об обязании КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" об опубликовании решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя суд удовлетворил частично, обязав ответчика опубликовать решение суда в издании "Тайны звезд", что является достаточным и соответствующим допущенному ответчиком нарушению прав истца.

Остальные требования неимущественного характера суд удовлетворил полностью.

С решением в части размера взысканной компенсации не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда изменить и взыскать с ответчика компенсацию в сумме 311 750 000 рублей.

По мнению заявителя жалобы, суд необоснованно приравнял стоимость 1 экземпляра журнала к стоимости тиража, что привело к незаконному уменьшению компенсации в 215 000 раз.

Ответчик просит проверить решение в полном объеме и принять новый судебный акт об отказе в иске.

Ответчик считает, что требования истца основаны на ничтожном договоре об отчуждении исключительных прав на товарный знак, действия истца представляют собой злоупотребление правом.

Ответчик указывает, что является обладателем права на название средства массовой информации и на отсутствие своей вины.

В заседании суда апелляционной инстанции рассмотрено и отклонено ходатайство ответчика о приостановлении производства по рассмотрению апелляционной жалобы до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-187104/13 по иску о признании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и применении последствий недействительности сделки, поскольку, достоверно зная о наличии правопритязаний истца из требования об устранении нарушения и возмещения убытков, полученного ответчиком 25.12.2012 г., с иском об оспаривании сделки ответчик обратился только 25.12.2013 г., после принятия решения по настоящему делу.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции согласен с мнением истца о том, что данное ходатайство направлено на необоснованную затяжку рассмотрения настоящего дела, что не отвечает принципу добросовестности при реализации процессуальных прав (ч.2 ст.41 АПК РФ).

Ходатайство ответчика о проверке принятого решения в полном объеме удовлетворено судом апелляционной инстанции в силу ч.5 ст.268 АПК РФ.

Третье лицо представителя в заседание суда апелляционной инстанции не направило.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 27 ноября 2013 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, товарный знак по свидетельству N 384447 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 23 июля 2009 года с приоритетом от 30 мая 2008 года на имя ЗАО "СТРИМ-ТВ" в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в том числе: печатная продукция, издания печатные, периодика (16 класс).

В настоящее время на основании договора N РД0106430 от 31 августа 2012 года правообладателем товарного знака является ООО "АЙНЬЮС".

В силу ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом руководителя Роспатента N 32 от 05 марта 2003 года (далее Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Способность обозначения в целом ввести в заблуждение определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как не соответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара, либо о производителе.

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

Как видно, товарный знак представляет собой словесное обозначение "Вот это жизнь!".

Проанализировав товарный знак истца и обозначение "Вот это ЖИЗНЬ!", используемое ответчиком, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, в связи с чем, возможно их смешение потребителем.

Выпуск и распространение журнала "Вот это ЖИЗНЬ!" ответчиком не оспаривались, подтверждается представленными доказательствами.

Анализ товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и средства массовой информации (журнала), издаваемого ответчиком, показал, что товары относятся к одному классу (16 класс), имеют одно назначение, одни условия сбыта, широкий круг потребителей.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Установив сходство до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, суд апелляционной инстанции находит иск подлежащим удовлетворению в части запрета КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" использование товарного знака "Вот это жизнь!" по свидетельству N 384447 и об обязании КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала "Вот это жизнь!".

В соответствии со ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец избрал второй, предусмотренный данной нормой способ определения размера компенсации, и просил взыскать 311 750 000 руб., что составляет двукратный размер стоимости 29 выпусков журнала "Вот это жизнь!" тиражом 215000 экземпляров каждый, и стоимостью 25 руб. за один номер.

Полагая правильным взыскание компенсации в виде двукратной стоимости товаров, истец исходил из того, что каждый экземпляр журнала является товаром и на каждом экземпляре журнала размещен товарный знак.

Согласно ГОСТ Р 51303-99, товар - любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. Товар имеет материальную, вещевую форму.

Тираж не имеет материальной формы, не может удовлетворить потребность человека, и не тираж покупает потребитель, а именно журнал.

Таким образом, именно единица журнала является товаром, и в силу положений ст.1515 ГК РФ судом первой инстанции должна быть взыскана двойная стоимость каждого товара - журнала, на котором незаконно размещен Товарный знак.

В этой связи суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что суд первой инстанции неправильно истолковал закон, а именно п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ в отношении понятия "товар" (п.3 ч.2 ст.270 АПК РФ).

Определяя стоимость товаров, на которых размещен товарный знак, и их количество, суд апелляционной инстанции соглашается с котррасчетом, произведенным ответчиком в отзыве на исковое заявление, представленном в суд первой инстанции, в сумме 96 828 698 руб., исходя из товарных накладных и номеров журнала, указанных в товарных накладных.

Соответственно, ответчик доказал, что информация, размещенная на сайте в сети Интернет, о стоимости журнала 25 руб. носит лишь рекомендуемый характер и не является реальной ценой сделок по реализации журнала.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом правом и извлечении преимуществ из своего незаконного поведения (п.4 ст.1, ст.10 ГК РФ, ст.10-bis Парижской конвенции) отклоняется судебной коллегией, так как в требовании об устранении нарушений и возмещение убытков от 26.12.2012 г. получено ответчиком 26.12.2011 г. (т.1, л.д.21), истец просит ответчика возместить убытки в сумме 12 900 000 руб..

Ответчик, получив данное требование, не только не прекратил действия по нарушению прав истца, а продолжал выпускать и реализовывать журнал вплоть до 10.11.2013 г. (согласно собственных накладных (т.2, л.д.9)).

Таким образом, увеличение заявленной в досудебном порядке суммы с 12 900 000 руб. до 311 750 000 руб. по сути обусловлено действиями не истца, а исключительно ответчика, не прекратившего нарушать права истца, даже достоверно зная о претензиях правообладателя.

Подобные действия ответчика не могут быть признаны судом апелляционной инстанции невиновными применительно к положениям ст.401 ГК РФ.

В ст.1225 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, и к которым относится фирменное наименование, а не наименование средства массовой информации.

Требования истца об обязании КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" об опубликовании решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя суд апелляционной инстанции удовлетворяет частично, обязав ответчика опубликовать судебный акт в издании "Тайны звезд", что является достаточным и соответствующим допущенному ответчиком нарушению прав истца.

С учетом наличия самостоятельного судебного дела об оспаривании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и применении последствий недействительности сделки, суд апелляционной инстанции считает необходимым указать следующее.

В случае признания договора об отчуждении исключительного права на товарный знак недействительным ответчик вправе обратиться с заявлением о пересмотре настоящего постановления по новым обстоятельствам (п.2 ч.3 ст.311 АПК РФ).

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от "27" ноября 2013 г. по делу N А40-11509/2013 отменить.

Взыскать с КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" (ОГРН 1037739822592, ИНН 7714506444) в пользу ООО "АЙНЬЮС" (ОГРН 1117746266087, ИНН 7743814193,) 96 828 698 руб. компенсации, 64 119 руб. 45 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Запретить КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" использование товарного знака "Вот это жизнь!" по свидетельству No3 84447.

Обязать КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала "Вот это жизнь!".

Обязать КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" в месячный срок после вступления настоящего постановления в законную силу опубликовать постановление суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в издании "Тайны звезд". В остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев Е.А. Птанская