Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2014 г. N 09АП-2968/14

г. Москва

06 марта 2014 г.

Дело N А40-28447/13

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 марта 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Кутеповым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2013 года

по делу N А40-28447/13, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

(ОГРН: 1027700247618;107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр.24)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА"

(ОГРН: 1027739437758; 121471, г. Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.2)

третье лицо: ООО "Бахетле-1"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644 в размере 15 000 000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 04.03.2013 г.), Бостан О.М. (по доверенности от 04.03.2013 г.)

от ответчика: Выжлов А.А. (по доверенности от 17.04.2013 г.), Куценко Д.В. (по доверенности от 17.04.2013 г.)

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный Октябрь", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" (далее - ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", ответчик) о взыскании компенсации в размере 656 554 рублей 48 копеек за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644 при производстве и реализации конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 250 г, конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 150 г., шоколада "Мишки в лесу" весом 80 г и взыскании расходов на защиту нарушенного права на товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644 (проведение опроса потребителей) в размере 540 000 рублей (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ОАО "Красный Октябрь" стало известно о том, что ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначением, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца "МИШКА КОСОЛАПЫЙ", а именно: конфеты и шоколад "Мишки в лесу".

Определением от 02.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Бахетле-1".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 05.12.2013 в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд пришел к выводу, что ОАО "Красный Октябрь", регистрируя товарный знак по свидетельству N 78644, защитило свои исключительные права на определенную комбинацию (расположение) элементов товарного знака, в том числе, изображение фрагмента картины на голубом фоне и белом фоне с голубым стилизованным изображением хвойных деревьев, но не приобрело исключительного права на использование изображения картины "Утро в сосновом лесу", авторами которой являются И.И. Шишкин и К.А. Савицкий.

Судом принято во внимание принадлежность ответчику словесного товарного знака "Мишки в лесу" по свидетельству N 78644, правовая охрана которого не была оспорена.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 05.12.2013 отменить и удовлетворить заявленные ОАО "Красный Октябрь" требования.

Заявитель указывает на то, что включенное в товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса является охраняемым элементом товарного знака, исключительное право на использование которого принадлежит истцу.

Упаковки конфет и шоколада ответчика, в дизайне которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса, сходны до степени смешения со комбинированным товарным знаком "МИШКА КОСОЛАПЫЙ".

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца доводы жалобы поддержали, заявили ходатайство в порядке статьи 51 АПК РФ о привлечении в деле в качестве третьего лица Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея". Представители сослались на новый довод, не заявленный в жалобе, о принятии судом решения о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Представители ответчика против заявленного ходатайства возражали.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 51, 184, 188, 266 АПК РФ протокольным определением отклонил заявленное ходатайство, поскольку в силу части 3 статьи 266 АПК РФ в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные настоящим Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В ходе судебного заседания представители сторон реализовали свои процессуальные права на выступления по доводам жалобы и возражений на нее, на исследование доказательств, участвовали в прениях и репликах.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2013 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ОАО "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644, дата подачи заявки -10.11.1985, срок действия - до 10.11.2015. Товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N78644 зарегистрирован в отношении различных товаров 30 класса МКТУ - "кондитерские изделия; конфеты, глазированные шоколадной глазурью".

Мотивируя заявленные требования истец указал, что ОАО "Красный Октябрь" стало известно о том, что ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначением, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644, а именно: конфеты "Мишки в лесу" 150 гр.; конфеты "Мишки в лесу" 250 гр.; шоколад "Мишки в лесу".

Факт производства и введения в гражданский, оборот конфет и шоколада "Мишки в лесу" производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" подтверждается следующими документами: товарная накладная ООО "Победа" и счет-фактурой к ней N МР0000622 от 17.05.2012; товарным чеком ЗАО "Торговая Компания "Эдельвейс" N б/н от 21.06.2012 и кассовым чеком к нему N 3.11.1049.37 от 21.06.2012; чеком ООО "Супермаркет "Кольцо" N 6.6.1941.873 от 28.05.2012; товарным чеком ООО "Бахетле-1" N 109578 от 21.06.2012 и кассовым чеком к нему N75 от 21.06.2012; товарным чеком ИП Владимировой Е.В. N б/н от 18.06.2010 и кассовым чеком к нему от 18.06.2010.

ОАО "Красный Октябрь" 12.11.2013 стало известно, что в магазине ООО "АСД и К", расположенном по адресу ул. Клары Цеткин, д. 3, г. Москва, осуществляется предложение к продаже спорной кондитерской продукции, а именно - конфет "Мишки в лесу" весом 150г., конфет "Мишки в лесу" 250г. шоколад "Мишки в лес" весом 80г. производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса. Факт реализации спорной продукции подтверждается кассовым чеком N 0002.00011 от 12.11.2013 и товарным чеком N б/н от 12.11.2013, приобретенной продукцией.

Согласно кассовому чеку N 0002.00011 от 12.11.2013 и товарному чеку N б/н от 12.11.2013 общая стоимость реализованных ООО "АСД и К" конфет "Мишки в лесу" весом 150г., конфет "Мишки в лесу" 250г. шоколад "Мишки в лес" весом 80г. производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола на фоне леса, составляет 336 рублей.

Также ОАО "Красный Октябрь" стало известно (уже после судебного заседания 02.10.2013), что ИП Туменов И.В. в 2012-2013 гг. осуществлял реализацию спорных конфет "Мишки лесу" весом 150г. и 250г., в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса. Общая стоимость реализованных ИП Туменовым И.В. конфет "Мишки в лесу" в дизайне упаковки, которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса, составляет 117 632 рублей.

В соответствии со справками ООО "Бахетле-1", стоимость реализованных обществом конфет и шоколада "Мишки в лесу" составляет 210 078 рублей.

Таким образом, заявленная ОАО "Красный Октябрь" общая стоимость реализованных ЗАО "ТК "Эдельвейс", ООО "АСД и К", ИП Туменовым И.В. и ООО "Бахетле-1" конфет и шоколада "Мишки в лесу" производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" составила 328 277 рублей 24 копейки.

Факт производства с целью введения в гражданский оборот конфет и шоколада "Мишки в лесу" истцом подтверждается декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 02.08.2010, декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 25.10.2010 и декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 11.01.2012.

Факт предложения к продаже шоколада и конфет "Мишки в лесу" производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" подтверждается протоколом осмотра страниц интернет-сайта pobedavkusa.ru, принадлежащего ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА".

Как указывает истец, ОАО "Красный Октябрь" не давало своего согласия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" на использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644. Каких-либо лицензионных договоров между ОАО "Красный Октябрь" и ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" не заключалось.

Судебная коллегия суда апелляционной инстанции полагает, что решение от 05.12.2013 является законным и обоснованным, исходя из следующего.

Процессуальный довод истца о том, что решение якобы затрагивает права и законные интересы ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" (далее - Третьяковская галерея), судом отклоняется, поскольку предметом настоящего спора является взыскание компенсации в размере двойной стоимости товара, по мнению истца, являющегося контрафактным. Третьяковская галерея не является лицом, реализующим указанный товар либо использующим спорный товарный знак.

Ссылка истца на статью 36 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и незаконное использование ответчиком изображения музейного фонда не может служить основанием к отмене решения, принятого об ином предмете и по иным основаниям.

Кроме того, судом было установлено, что ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" не размещало на своих товарах изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 78644.

ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" при разработке оспоренного истцом изобразительного обозначения к зарегистрированному товарному знаку "Мишки в лесу", свидетельство N 164199, использовало общеизвестную во всем мире картину "Утро в сосновом лесу", входящую в состав Музейного фонда Российской Федерации и публично демонстрируемую в Государственной Третьяковской галерее (изображение картины - том 3, л.д. 7).

При этом суд пришел к выводу об отсутствии нарушений прав истца на товарный знак.

Доводы о сходстве изобразительных обозначений в целом и их композиционном построении, содержащиеся в жалобе, судом отклоняются.

Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, (далее - Правила) и "Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство", утвержденными Приказом Роспатента N197 от 31.12.2009, (далее - Методические рекомендации) установлены критерии для сравнения обозначений.

Внешняя форма, и композиционное построение, и сочетание основных цветов обоих изобразительных элементов обусловлены заимствованием из оригинального сюжета картины "Утро в сосновом лесу". Узнаваемость товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" вне зависимости от изображения собственно медведей, осуществляется по характерному композиционному расположению геометрических фигур "одна в другой" (изобразительный элемент "медведи" помещен внутрь многоугольника, основанного на ромбе, а тот, в свою очередь, включен в квадрат с упомянутыми стилизованными ветвями хвойных деревьев). Таким образом, пространственно и композиционно доминирующим элементом (пункты 5.3, 6.3.1 Методических рекомендаций) товарного знака N 78644 является сочетание трех геометрических фигур одна внутри другой.

Поскольку изобразительный элемент "медведи" в товарном знаке N 78644 не является оригинальным, а размер этого элемента составляет около 1/8 общей площади товарного знака, толкование истцом пункта 6.3.3 Методических рекомендаций является ошибочным.

В рассматриваемом споре подлежит применению пункт 6.3.2 Методических рекомендаций, в соответствии с которым при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

При этом длительность разработки и использования товарного знака, не может являться фактором, устанавливающим или усиливающим сходство изобразительных обозначений. Подобные критерии для сравнения отсутствуют в Правилах и Методических рекомендациях.

Оспоренный истцом вывод суда о том, что образ медведя как одного из наиболее распространенных на территории страны зверей используется при разработке товарных знаков очень часто, следует оценивать с учетом пункта 6.3.4 Методических рекомендаций, в котором указано, что имеются изобразительные элементы, часто использующиеся в товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность. Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения. Исходя из содержания данного пункта, а также имеющейся в материалах дела справки о том, что в 30 классе МКТУ зарегистрировано 112 товарных знаков, в которых используется образ медведя (том 2, л.д. 54 - 67), коллегия считает рассматриваемый вывод суда правомерным.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом не дано оценки заключению патентного поверенного Леонова А.В. опровергается материалами дела. Так, на странице 8 решения суд указал, что в материалы дела представлены заключения специалистов, которые содержат различные выводы относительно семантического сходства, тождественности и сходства до степени смешения товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" и оспоренного истцом изобразительного обозначения. При этом суд согласился с доводами ответчика о недостатках заключения Леонова А.В., а также указал на фонетические и семантические различия в словесных обозначениях "Мишка косолапый" и "Мишки в лесу" на основании выводов, сделанных в заключении специалиста Пономаревой В.В. (т. 2, л.д. 39 - 51).

Иные аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, однако они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относимости, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 05.12.2013 не допущено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2013 года по делу N А40-28447/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Е.А. Птанская