Патентное рейдерство (Е. Васильцева, "Корпоративный юрист", N 3, март 2010 г.)

Патентное рейдерство

В декабрьском номере журнала мы опубликовали материал о Федеральном законе от 19 июля 2009 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", получившем название "антирейдерский". Однако рейдерство не сводится исключительно к захвату бизнеса в сфере корпоративных отношений и недвижимости. Автор настоящей статьи рассказывает о таком явлении, как патентное рейдерство, а также об основных методах эффективного противодействия ему.

Явление рейдерства в России не теряет своей наступательной способности и в кризисный период развития мировой экономики. Традиционно принято считать, что присвоение чужого бизнеса осуществляется исключительно в сфере корпоративных отношений и недвижимости. Такой подход к пониманию рейдерства как важнейшей проблемы современности представляется неоправданно узким и безмятежно недальновидным. Последствия присвоения чужого бизнеса при более широком рассмотрении не сводятся только к переделу собственности, они включают в себя общее негативное воздействие на производственные процессы в обществе, отвлекают материальные, трудовые и временные ресурсы от декларируемого в последнее время построения инновационной экономики.

Особенно наглядно это может быть продемонстрировано на примере патентного, или интеллектуального, как именуют его некоторые специалисты, рейдерства. Оно представляет собой угрозу национального масштаба. Спекулятивные цели, которые оно преследует, разрушают любые попытки развития инновационной деятельности, поскольку присвоенная в результате рейдерских действий интеллектуальная собственность не используется по назначению.

Рейдерские технологии

Как и любой рейдерский захват, патентное рейдерство начинается со сбора информации, в ходе которого выявляются производственные или торговые компании, отвечающие следующим критериям:

имеют стабильный оборот или только готовятся выйти на российский рынок и, как следствие, обладают инвестиционным ресурсом для развития бизнеса;

используют сложные наукоемкие решения или предлагают сложные технические товары;

индивидуализируют себя и свои товары товарными знаками, известными среди потребителя.

После определения своей "аудитории" рейдерские организации осуществляют патентование полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, используемых будущими жертвами. При этом необходимо учитывать, что даже при высокой степени патентной охраны любое предприятие способно пострадать от таких действий, поскольку невозможно запатентовать каждое техническое решение, реализуемое в конечном продукте или при его производстве. Кроме того, в ряде случаев добросовестному производителю, не владеющему рейдерской логикой, будет очень сложно догадаться закрепить за собой исключительные права на технологию, давно известную и используемую во всем мире. В этом отношении наиболее уязвимыми оказываются торговые компании, которые, зачастую не обладая своим штатом технологических специалистов и специалистов по охране интеллектуальной собственности, не имеют возможности оценить степень риска, которому они подвергаются при импорте и введении в оборот своих товаров, и соответственно, принять превентивные меры.

Степень изобретательности патентных рейдеров несложно оценить, если обратиться к непрекращающимся историям вокруг "смайлика". В 2005 г. компания Siemens после полной неожиданностей тяжбы с обладателем патента на изобретение "Способ направленной регуляции психо-эмоционального состояния человека" с трудом защитила в городском суде Санкт-Петербурга свое право использовать в сотовых телефонах "смайлики". А уже весной 2009 г. товарный знак в виде смайлика был зарегистрирован оператором мобильной рекламы "Суперфон".

Причины распространения патентного рейдерства кроются, среди прочего, в неэффективной системе регистрации "простых" объектов промышленной собственности - полезных моделей. Их патентование осуществляется по принципу работы почтовой службы: изобретатель направляет установленный законом перечень документов в Роспатент и через определенный срок при условии, что им были представлены все документы, но вне зависимости от содержания регистрируемого решения получает патент на полезную модель. Экспертиза на соответствие патентоспособности Роспатентом не проводится (п. 1. ст. 1390 ГК РФ).

После регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности патентные рейдеры начинают реализовывать непосредственно захват. Классическим вариантом является предъявление требований незамедлительно заключить с "правообладателем" лицензионные соглашения либо полностью выкупить права под страхом уголовного и административного преследования. Однако известны и случаи, когда рейдеры в обмен на лицензионное соглашение требовали продажи блокирующего пакета акций предприятий. Таким образом, по средством патентного рейдерства может быть осуществлен и традиционный корпоративный захват.

Рейдерами порой становятся и бывшие дистрибьюторы производственных компаний, получившие в период сотрудничества подробные технические сведения о продукте и запатентовавшие технические решения на себя. Подобные действия являются уголовно наказуемыми, однако процесс доказывания присвоения авторства слишком сложен и практически невозможен в случае, если дистрибьюторские отношения не были оформлены письменным договором с положениями о конфиденциальности и правах на объекты интеллектуальной собственности.

Зачастую на стадии "запугивания" в процесс бывают вовлечены и правоохранительные органы: по заявлению недобросовестных патентообладателей проводятся "контрольные закупки", обыски, опечатываются склады и т.п., т.е. всеми возможными способами парализуется обычная коммерческая деятельность организаций.

Недавно получил широкую огласку пример, который обещает стать классическим, - потрясающая по своему размаху деятельность О.О. Тихоненко. В 2008 г. он получил три патента на полезные модели амортизаторов и сразу же предъявил требования к 49 компаниям, реализующим автозапчасти иностранного производства (Kyb Europe (Kayaba), ZF Trading, Gates, Monroe, Thyssen Krupp и др.). Цена предложения по урегулированию конфликта составила более 30 млн. долларов США. По заявлению О.О. Тихоненко УБЭП ГУВД в массовом порядке начал проводить контрольные закупки и опечатывание складов фирм-дистрибьюторов в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке, Омске и других городах. В октябре 2009 г. в средствах массовой информации появились сведения о том, что гражданин Тихоненко дополнительно запатентовал тормозные колодки и шаровые опоры и готовится зарегистрировать кузовные детали.

Аналогичная схема давления была реализована и в 2006 г. в отношении компаний "Моторола" и "Евросеть", когда гражданин Панов П.А. и принадлежавшая ему компания RussGPS на основании зарегистрированных ими патентов при помощи управления "К" МВД РФ и ФСБ изъяли у "Евросети" сотовые телефоны Моторола на сумму, превышающую 20 млн. долларов США.

Традиционное для рейдерства закрепление или "легализация" прав на неимущественные активы происходит путем регистрации лицензионного соглашения или договора об уступке прав на объект интеллектуальной собственности в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Роспатенте.

Основной фактор, лежащий в основе возникновения рейдерства именно в рассматриваемой сфере, заключается в тотальном интеллектуально-правовом нигилизме. Концепция интеллектуальной собственности как нематериальных активов нова для России, вследствие чего ее экономическое значение катастрофически недооценивается. Своей успешностью патентное рейдерство обязано и дороговизне, и длительности процессов, которые добросовестный участник рынка может применить для защиты - многие компании предпочитают заплатить, полагая, что таким образом сэкономят время и деньги.

Однако последствия признания захватнических требований могут оказаться прямо противоположными и фатальными. Однажды заключив соглашение с патентным рейдером, вы де-факто признаете его права и делаете единоличным хозяином вашего бизнеса - теперь только от него зависит, насколько и как часто менять размер лицензионных платежей и даже продавать ли вам в принципе право продолжать ваш бизнес.

Методы эффективного противостояния патентному рейдерству

Основная тактика ступившего на нелегкий путь противостояния рейдеру, в том числе и патентному, - неукоснительное соблюдение активной позиции и готовность инвестировать в нее значительные денежные средства. Однако, прежде чем начать наступательную оборону, необходимо убедиться, что компания имеет дело именно с патентным рейдером, а не с добросовестным, но заблуждающимся правообладателем. К основным характеристикам можно отнести следующее.

Рейдерами, как правило, выступают компании, самостоятельно не ведущие никакой реальной производственной деятельности. Если вы имеете дело с торговой организацией или фирмой, истинную активность которой установить не представляется возможным, вероятность того, что это патентный рейдер, достаточно высока.

Наличие большого количества патентов, свидетельств на товарные знаки, оформленных на одну компанию или ее аффилированных лиц, свидетельствует в пользу рейдерской деятельности.

Наиболее часто патентные рейдеры действуют не в отношении одной отдельно взятой компании, а выделяют целый сегмент рынка для наступательных действий.

Оспаривание патентов, свидетельств в Палате по патентным спорам (Роспатент)

Подача возражений на регистрацию объекта интеллектуальной собственности - важнейший метод противостояния патентному рейдерству. В случае их удовлетворения регистрация аннулируется со дня подачи заявки, а у рейдера пропадает основной инструмент воздействия. Основания для прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) установлены ст. 1398 ГК РФ. В частности, в отношении рассматриваемых ситуаций возможно использование следующих оснований для оспаривания:

несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, - как правило, речь идет о том, что техническое или художественно-конструкторское решение не обладает признаком новизны, т.е. известно из уровня техники;

выдача патента осуществлена с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым (существование ранее выданных другим лицам патентов будет являться наилучшим доказательством).

Оспаривание товарного знака допускается ст. 1512 ГК РФ в случае, если правовая охрана была предоставлена ему с нарушением требований ГК РФ, т.е. при наличии оснований к отказу в государственной регистрации. В частности, возражения могут быть представлены против обозначений:

способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ);

тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в России фирменным наименованием или коммерческим обозначением, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета товарного знака (п. 8. ст. 1483 ГК РФ);

тождественных промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета товарного знака (п. 9 ч. 3 ст. 1483 ГК РФ);

правовая охрана которым предоставлена на имя агента или представителя лица, являющегося обладателем права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без его согласия (п. 2 ч. 5 ст. 1512 ГК РФ) и др.

Особый интерес в связи с патентным рейдерством представляет такое основание для оспаривания товарного знака, как недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом (п. 2 ч. 6 ст. 1512 ГК РФ) при регистрации. Необходимо, однако, учитывать, что его применение должно предваряться признанием ФАС действий по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией (по основанию, предусмотренному ч. 2. ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. "О защите конкуренции"). Руководствуясь решением ФАС, Роспатент может признать правовую охрану товарного знака недействительной.

Подача и рассмотрение возражений в Палате по патентным спорам осуществляется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56. Весь процесс оспаривания, от патентно-технической экспертизы, без которой невозможно составить возражения, и до принятия решения заседанием Коллегии Палаты по патентным спорам, занимает в среднем от 8 до 18 мес. При этом по результатам рассмотрения может быть принято решение как об аннулировании регистрации объекта интеллектуальной собственности, так и об отказе в прекращении его правовой охраны. В последнем случае оно может быть обжаловано в судебном порядке.

Уголовное и административное преследование

В настоящее время УК РФ содержит только три статьи, непосредственно предусматривающие уголовную ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность:

ст. 146 УК РФ за нарушение авторских и смежных прав - до 6 лет лишения свободы, штраф до 500 тыс. руб.;

ст. 147 УК РФ за нарушение изобретательских и смежных прав - до 5 лет лишения свободы, штраф до 300 тыс. руб.;

ст. 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара - до 6 лет лишения свободы, штраф до 500 тыс. руб.

Рейдерское давление часто основывается на апеллировании к данным составам. Однако ст. 147 УК РФ может использоваться как патентными рейдерами, так и пострадавшими от их действий, поскольку она предусматривает ответственность не только за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, но и за присвоение авторства. Пленум Верховного Суда РФ прямо указывает, что "присвоение авторства как способ нарушения изобретательских и патентных прав применительно к статье 147 УК РФ предполагает... получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных объектов интеллектуальной собственности"*(1). Основную сложность представляет собой доказывание авторства.

КоАП РФ содержит аналогичный ст. 147 УК РФ состав правонарушения (ст. 7. 12. "Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и смежных прав") и также предусматривает ответственность за присвоение авторства. К сожалению, размер установленных санкций (для граждан - административный штраф до 2 тыс. руб., для юридических лиц - административный штраф до 40 тыс. руб.) не может оказать на правонарушителей должного карательного воздействия. Дела по данной статье рассматриваются в судебном порядке на основании протоколов, составляемых должностными лицами органов внутренних дел и Роспатента.

Иски о защите деловой репутации

В ряде случаев компании, ставшие жертвами рейдерских атак, для защиты своих прав используют ст. 152 ГК РФ "О защите чести, достоинства и деловой репутации", по которой, в том числе, возможно взыскание убытков. К сожалению, как показывает судебная практика, получить удовлетворение по таким искам крайне непросто.

Право преждепользования

Пункт 1 ч. 5 ст. 1406 ГК РФ предусматривает возможность в судебном порядке предъявлять требования о признании так называемого "права преждепользования". Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (п. 1. ст. 1361 ГК РФ). Необходимо, однако, использовать данный способ защиты с осторожностью, поскольку фактически он равносилен признанию факта использования объекта интеллектуальной собственности, зарегистрированного патентным рейдером.

Многие специалисты, говоря о способах борьбы с патентным рейдерством, сосредотачивают внимание на усилении карательного воздействия уголовной ответственности. Однако, если обратиться к уголовно-правовой статистике, станет очевидно, что решение проблемы не кроется в механическом увеличении срока лишения свободы или размера штрафа. В тех немногочисленных уголовных делах, которые известны практике, назначаемые судами меры ответственности отнюдь не приближаются к высшему пределу. Это не может не свидетельствовать о полнейшем неприятии категории интеллектуальной собственности как имущественной. Заявленная уголовная ответственность за присвоение авторства будет оставаться "картонной страшилкой" до тех пор, пока не будет ликвидирован интеллектуально-правовой нигилизм во всех слоях общества.

Е. Васильцева,

старший юрист,

глава Incor Alliance Law Office в Санкт-Петербурге

"Корпоративный юрист", N 3, март 2010 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Пункт 7 Постановления Пленума Верхоного Суда РФ от 26.04.2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".