Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2010 г. N КГ-А41/15184-09 по делу N А41-18533/09 При новом рассмотрении дела об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки суду необходимо выяснить, какой вид деятельности осуществляет ответчик в качестве коммерческой организации и обусловлена ли регистрация домена осуществлением такой деятельности, а также установить, направлены ли действия ответчика на неправомерное удержание домена, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, либо действия ответчика, зарегистрировавшего домен до регистрации товарных знаков, являются добросовестными

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 15 февраля 2010 г. N КГ-А41/15184-09 по делу N А41-18533/09

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 3 февраля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Петровой Е.А.,

судей Тихоновой В.К и Тарасовой Н.В.

при участии в заседании:

от истца - Зуйков С.А. по дов. от 20.04.09 г., Марканов Д.Ю. по дов. от 20.04.09 г.;

от ответчика - Солдатов Е.Э. по дов. от 01.11.09 г.

рассмотрев 27 января - 3 февраля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО "ЭкспертСистемс" на решение от 12 августа 2009 года Арбитражного суда Московской области, принятое судьёй Гарькушовой Г.А., по иску ООО "ДиДжей Рус" о запрете незаконного использования обозначения "автоэксперт" и запрете администрирования доменного имени autoexpert.ru к ООО "ЭкспертСистемс", установил:

ООО "ДиДжей Рус" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ЭкспертСистемс" о запрете незаконного использования обозначения "автоэксперт" в доменном имени "autoexpert.ru" и запрете ответчику осуществлять администрирование доменного имени autoexpert.ru.

Исковые требования заявлены на основании ст. 10, п.п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ, ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и мотивированы тем, что, осуществляя администрирование доменного имени autoexpert.ru, ответчик нарушает исключительные права истца на товарные знаки по свидетельствам NN 32623, 341719, объединенные словесным обозначением "автоэксперт".

Истец в иске указал на то, что доменное имя autoexpert.ru ответчиком зарегистрировано ранее товарного знака, но фактически не используется, поэтому его регистрация за ответчиком препятствует истцу в реализации исключительных прав на товарные знаки в сети Интернет, является незаконным использованием охраняемого обозначения и актом недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12 августа 2009 г. исковые требования удовлетворены в полном объёме. Решение мотивировано тем, что регистрация спорного доменного имени, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, является злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку препятствует правообладателю осуществлять исключительные права на товарный знак в сети Интернет. Суд первой инстанции посчитал, что действия ответчика в силу п.п. 3, 4 ст. 1515 ГК РФ являются использованием чужого товарного знака без разрешения правообладателя.

В порядке апелляционного судопроизводства законность и обоснованность решения не проверялись.

В кассационной жалобе ООО "ЭкспертСистемс" просит решение Арбитражного суда Московской области 12 августа 2009 года отменить, поскольку считает, что суд нарушил (неправильно применил) нормы материального права: п. 1 ст. 1482, п. 2 ст. 1484 ГК РФ, п.п. 7, 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N135-ФЗ "О защите конкуренции", нарушил нормы процессуального права, рассмотрев дело в отсутствие представителя ответчика, который не был извещен о времени и месте рассмотрения дела (ч. 2 п. 4 ст. 288 АПК РФ). Кроме того, заявитель считает, что в действиях ответчика отсутствуют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку ответчик не осуществляет хозяйственную деятельность, идентичную той, которую осуществляет истец, не реализует товаров и услуг, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки.

По мнению ответчика, нарушением исключительных прав на товарный знак может признаваться только использование охраняемого обозначения в отношении однородных товаров и услуг, однако доказательств подобного использования ответчиком доменного имени autoexpert.ru в материалы дела истцом не представлено.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, указывая, что ответчик осуществляет деятельность по автооценке, представители истца просили в удовлетворении жалобы отказать и оставить решение без изменения, ссылаясь на то, что сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком, независимо от использования или неиспользования доменного имени, является нарушением исключительных прав правообладателя.

В отзыве на кассационную жалобу истец просил оставить обжалуемое решение без изменения, считая, что выводы суда основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по делу, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что обжалуемое решение подлежит отмене в связи со следующим.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав истца на товарный знак путем запрета ответчику осуществлять администрирование доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком.

Удовлетворяя исковые требования, суд сделал вывод о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом, недобросовестной конкуренции, а также о том, что регистрация доменного имени ответчиком нарушает права истца на использование товарного знака.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы суда достаточно обоснованными и сделанными при правильном применении норм права.

Согласно свидетельствам N 326231 и 341719 истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "автоэксперт", зарегистрированного в отношении 35 и 37 классов товаров и услуг по МКТУ, с приоритетом от 13 июля 2006 г., дата регистрации товарных знаков - 15.05.07 г. и 22.01.08 г. соответственно (л.д.17-20).

Исключительное право на товарный знак охраняется в силу закона. Гражданский кодекс РФ устанавливает исключительное право владельца товарного знака использовать товарный знак по своему усмотрению любым не запрещенным законом способом, а также запрещать любое использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения правообладателя (ст. 1229, 1484, 1515).

Вместе с тем ответчик, согласно данным АНО "РСИЦ", является администратором домена autoexpert.ru, которое зарегистрировано за ответчиком 18.02.2005 г. (л.д.14). При чем в иске сам истец указывает на то, что домен за ответчиком зарегистрирован еще раньше - 30.09.2002 г., т.е. раньше приоритета и регистрации товарных знаков истца.

Мотивируя решение об удовлетворении иска тем, что действия ответчика в силу ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" являются актом недобросовестной конкуренции в отношении истца, т.е. направлены на неправомерное получение конкурентных преимуществ, суд первой инстанции не дал оценку тому обстоятельству, что доменное имя зарегистрировано за ответчиком более, чем на два года ранее регистрации товарных знаков за истцом.

Норма ст. 10 ГК РФ, которую применил суд при рассмотрении спора, содержит презумпцию разумности действий и добросовестность участников гражданских правоотношений, для опровержения которой заинтересованное лицо должно представить соответствующие доказательства (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в мотивировочной части решения арбитражного суда должны быть указаны законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Однако в обжалуемом решении судом не приведены мотивы, которыми руководствовался суд, делая вывод о недобросовестности действий ответчика по отношению к истцу при регистрации спорного доменного имени в 2005 г., не указаны доказательства, на основании оценки которых суд сделал вывод о недобросовестности ответчика, при том, что на момент осуществления последним регистрации домена еще не существовало зарегистрированных за истцом товарных знаков "автоэксперт".

Делая вывод о том, что ответчик злоупотребляет правом, суд исходил из того, что ответчик зарегистрировал домен, сходный до степени смешения с товарным знаком истца, однако фактически его не использует.

Между тем указанный вывод не может быть признан достаточно обоснованным и соответствующим имеющимся в деле доказательствам.

Вывод суда о неиспользовании ответчиком домена autoexpert.ru основан на представленных истцом распечатках отображения интернет-страницы, в адресации которой содержится домен autoexpert.ru (том 1, л.д.12).

Между тем данная распечатка первой страницы сайта может свидетельствовать о том, что домен не используется для размещения какой-либо информации на сайте по состоянию на конкретную дату - 13.05.2009 г.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не подтверждает вывод о том, что домен не использовался ответчиком с момента его регистрации в 2005 г. (согласно письму АНО "РСИЦН").

Кроме того, учитывая технические особенности способа размещения информации на Интернет-сайтах, отсутствие таковой в определенный момент времени само по себе не свидетельствует о неиспользовании домена, поскольку может быть вызвано, в том числе, техническими проблемами, обновлением информации на сайте, просрочкой внесения платы за поддержание домена и другими причинами.

Поэтому вывод суда первой инстанции о том, что ответчик злоупотребил правом, поскольку, не используя домен, препятствует истцу в реализации исключительных прав на товарный знак, не может быть признан соответствующим фактическим обстоятельствам, установленным по делу, и имеющимся в деле доказательствам.

С целью установления обстоятельств использования домена суду следовало предложить ответчику представить доказательства, касающиеся использования домена до регистрации истцом товарного знака и целей такого использования, а также необходимо было выяснить, какой вид деятельности осуществляет ответчик в качестве коммерческой организации и обусловлена ли регистрация домена autoexpert.ru осуществлением такой деятельности.

Установление данных обстоятельств имело значение для вывода о том, направлены ли действия ответчика на неправомерное удержание домена, сходного до степени смешения с товарным знаком, либо действия ответчика, зарегистрировавшего домен до регистрации товарных знаков, являются добросовестными.

Неполное исследование фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, могло в данном случае привести к принятию судом неправильного решения (ч. 3 ст. 288 АПК РФ).

Кроме того, следует учитывать, что в случае, если домен зарегистрирован до даты регистрации и приоритета товарного знака, и в действиях владельца домена отсутствуют признаки недобросовестности, в защите исключительных прав на товарный знак может быть отказано применительно к подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.09 г. N 9833/09).

Согласно подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Указанная норма права не допускает регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на который возникли ранее.

Это означает, что в случае, если подобный товарный знак фактически был зарегистрирован, его регистрация не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя, при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать в будущем реализации исключительных прав на товарный знак, т.е. при добросовестности владельца домена.

Кроме того, при исследовании вопроса о нарушении прав истца на товарный знак, необходимо принять во внимание следующее.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пункт 2 той же статьи ГК РФ предусматривает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, и перечисляет некоторые виды использования товарного знака.

В материалах настоящего дела представлены свидетельства на два товарных знака, зарегистрированных за истцом.

Вместе с тем каких-либо доказательств, подтверждающих, что зарегистрированные за истцом товарные знаки фактически используются им для индивидуализации товаров и услуг, в деле не имеется.

Между тем, учитывая, что по делу по сути возник конфликт интересов владельца товарного знака и обладателя прав на доменное имя, зарегистрированных в различное время, в которых использовано тождественное обозначение, суду необходимо дать оценку также и действиям владельца товарного знака, с точки зрения добросовестности, путем исследования вопроса о том, используется ли фактически товарный знак для целей индивидуализации товаров и услуг, не направлена ли регистрация товарных знаков на получение доменного имени, права на которое у другого лица возникли ранее.

С учетом изложенного обжалуемое решение не может быть признано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, в полном объёме исследовать фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, предложить сторонам представить доказательства фактического использования товарных знаков и доменного имени. На основании установленного, при правильном применении норм права и учитывая, что права на домен возникли ранее регистрации товарных знаков, разрешить вопрос о наличии либо отсутствии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом, нарушающих исключительные права истца на товарные знаки.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции отмечает, что довод кассационной жалобы о наличии безусловного основания для отмены решения - в связи с неизвещением ответчика о времени и месте рассмотрения дела, является несостоятельным и опровергается материалами дела.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 12 августа 2009 года по делу N А41-18532/09 отменить, дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Петрова

Судьи

Н.В. Тарасова

В.К. Тихонова