Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 ноября 2011 г. N ВАС-11025/11 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Полубениной И.И., Поповой Г.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд."(ответчик), Индия от 10.08.2011 о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского от 19.05.2011 по делу N А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы,

по иску закрытого акционерного общества Научно-производственная компания "КОМБИОТЕХ" (далее - компания "КОМБИОТЕХ") к компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (далее - компания "Серум Инститьют оф Индия"), имеющей представительство на территории Российской Федерации в г. Москве, о признании незаконным использования ответчиком без согласия патентообладателя изобретения, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, осуществляемого в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению названной вакцины, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. N 01-11.2-06; об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на указанное изобретение и запрещении использовать любым способом изобретение без согласия патентообладателя (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

СУД УСТАНОВИЛ:

решением от 28.06.2010 Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Постановлением от 11.01.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования компании "КОМБИОТЕХ" удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 19.05.2011 оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора судебных актов заявитель просит отменить постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение единообразия в применении и толковании норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что он не использует изобретение истца, поскольку при производстве вакцины рекомбинантной против гепатита В использует по лицензионному договору патенты США и Германии 1994, 1995, 1999, 2001 и 2002 годов, принадлежащие компании "Rhein Biotech GmBH" (Германия). Заявитель полагает, что в вакцине, производимой его компанией, не используются признаки изобретения компании "КОМБИОТЕХ", приведенные в независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к штаммам дрожжей. Кроме того, по мнению заявителя, он не совершал действий, которые согласно российскому законодательству могут свидетельствовать об использовании изобретения истца.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, компания "КОМБИОТЕХ" является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение - рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита B, охраняемое по патенту Российской Федерации RU 2238105 с датой приоритета изобретения от 14.03.2003.

В качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к рекомбинантной вакцине для профилактики вирусного гепатита B, содержащей эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающееся тем, что в качестве антигена вируса гепатита B рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPMY-2412, или HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2924D.

Компания "Серум Инститьют оф Индия Лтд." с 2000 года производит на территории Индии вакцину вирусного гепатита В рекомбинантную (рДНК) на основании лицензионного договора от 08.09.1999, заключенного между правопредшественником компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (лицензиат) и немецкой компанией "Rhein Biotech GmBH" (лицензиар). Согласно этому договору лицензиат производит поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) подтипа adw из штамма Hansenula Polimorpha c использованием ноу-хау и принадлежащих лицензиару патентов (европейский патент ЕР 0299108 В1 от 18.05.1995, аналог - патент США US patent 5389 525 от 14.02.1995; патент ФРГ DE 19918619 от 23.04.1999, аналоги - европейский патент EP 1088076 (А1) от 04.04.2001 с приоритетом от 23.04.1999 и патент США US patent 6428984 от 06.08.2002 с приоритетом от 23.04.1999).

Вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) (суспензия для внутримышечного введения, 20 мкг/мл) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." зарегистрирована 19.01.2006 Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития в Государственном реестре лекарственных средств за номером ЛС-001140 в соответствии с Федеральным законом от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах".

Согласно инструкции по применению, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2006 N 01-11.2-06, вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК), производимая компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд.", содержит очищенный поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg), полученный путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula polymorpha, в которые встроен ген антигена (HBsAg). Продуцируемый клетками дрожжей поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) очищается физико-химическими методами в несколько этапов и адсорбируется на алюминия гидроксиде, консервант - тиомерсал. Вакцина представляет собой гомогенную суспензию белого с серым оттенком цвета, без видимых посторонних включений, при отслаивании разделяющуюся на 2 слоя: верхний - бесцветная прозрачная жидкость, нижний - белый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

На основании договоров, заключенных с российскими компаниями, в частности Контракта N EXP/EPID/01-2007 от 15.03.2007, подписанного между компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС", ответчик поставлял указанную вакцину покупателю, что не отрицается им.

Компания "КОМБИОТЕХ" полагая, что ее исключительные права на изобретение по патенту N 2238105 нарушены действиями компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." по введению названной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации, предложению ее к продаже, продаже и хранению, обратилась в суд с иском о защите исключительных прав.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно пункту 2 названной статьи использованием изобретения считается в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Судом первой инстанции в рамках рассматриваемого дела определением от 19.10.2009 была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза. Перед экспертами судом был поставлен вопрос о наличии в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте N 2238105 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему, ставший известным в области техники до 19.01.2006. Для проведения экспертизы в распоряжение экспертов были предоставлены: патент и описание изобретения к патенту РФ N 2238105 "Рекомбинантная вакцина для проифилактики вирусного гепатита В (варианты); вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) производства компании ответчика с сопутствующей документацией; вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная (рДНК) производства компании "Комбиотех", изготовленная по патенту N 2238105.

Согласно тексту экспертного заключения от 23.11.2009, сведения, изложенные в инструкции по применению вакцины ответчика, позволили экспертам без дополнительного химического анализа установить состав компонентов лекарственного средства, способ его действия и провести сопоставительный анализ вакцин. Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и признаки, описывающие вакцину ответчика, изложенные в инструкции по ее применению, и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца.

Суд первой инстанции руководствуясь положениями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследовал экспертное заключение наряду с другими представленными доказательствами, но не согласился с выводами, изложенными в нем. При этом повторная или дополнительная экспертиза не назначались.

Суд первой инстанции на основании представленного ответчиком нормативного документа НД 42-13956-05, одобренного решением фармацевтической экспертной группы ФГУ "НЦ ЭСМП" Росздравнадзора от 16.12.2005 (протокол N 35), в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula Polymorpha K-3/8-1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца штамма, признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины.

Суд исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).

Кроме того, суд также признал, что введение спорной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось российскими компаниями, а не ответчиком. Доказательства того, что ввоз, предложение к продаже, продажа и хранение указанной продукции на территории Российской Федерации осуществлены ответчиком, по мнению суда, истцом не представлены.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции.

С целью установления факта использования в вакцине, производимой ответчиком, изобретения истца судом апелляционной инстанции определением от 30.09.2010 была назначена повторная комплексная судебная патентно-техническая экспертиза, которая подтвердила выводы первоначальной экспертизы от 23.11.2009 об использовании в продукте ответчика, всех, за исключением одного, признаков указанных в формуле изобретения истца. При этом для проведения указанной экспертизы была также предоставлена новая Инструкция по применению вакцины против гепатита В рекомбинантной (рДНК), суспензия для внутримышечного введения, производства компании ответчика, утвержденная Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.04.2010 N 01-11/66-10, в которой были уточнены характеристики штамма дрожжей, используемого при производстве вакцины ответчика. Однако для экспертов остался спорным вопрос об эквивалентности одного из признаков независимого пункта формулы изобретения, в результате чего в суд апелляционной инстанции были представлены два экспертных заключения от 26.10.2010: одно, выполненное экспертом Тарантулом В.З., утверждавшим, что в вакцине ответчика использованы все признаки, приведенные в независимых пунктах изобретения, и другое - совместное заключение экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А., которыми сделан вывод о неиспользовании одного признака.

С учетом выводов эксперта Тарантула В.З. по поставленным вопросам, суд апелляционной инстанции признал, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения по патенту N 223105, то есть изобретение истца используется в спорной вакцине ответчика.

Исходя из того, что вакцина, производимая ответчиком, зарегистрирована Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития, что между ответчиком и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС" был заключен Контракт N EXP/EPID/01-2007 от 15.03.2007 на поставку названной вакцины в Россию, суд апелляционной инстанций признал, что ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации вакцину гепатита В (рДНК) собственного производства.

Поскольку право на использование патента истца у ответчика отсутствует, соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось, суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Вместе с тем, судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Компания "КОМБИОТЕХ", обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что в изобретении используются новые, ранее не известные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." против предоставления правой охраны изобретению по патенту N 2238105. Эти возражения против патента были мотивированы несоответствием патента признакам "новизна" и "изобретательский уровень" вследствие известности патентов, используемых компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." для производства своей вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности. При этом оценивалось наличие "мировой новизны" изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками. Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

При таких обстоятельствах, вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту N 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения, противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Кроме того, следует согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что поставка ответчиком товара в Российскую Федерацию осуществлялась на условиях CIP Moscow Международных правил толкования торговых терминов "Инкотермс 2000".

Согласно указанным условиям поставки в обязанности компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (поставщика) входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории Индии. При этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику. Действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию Российской Федерации осуществляются покупателем (российская компания). Других доказательств совершения ответчиком действий по ввозу, предложению к продаже, продаже и хранению указанной продукции на территории Российской Федерации истцом не представлено.

Регистрация Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития вакцины гепатита В производства компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." также не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу статьи 1350 Гражданского кодекса и не является нарушением исключительных прав. Указанный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 16.06.2009 N 2578/09.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права.

Исходя из изложенного, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 05.12.2011.

Председательствующий судья

Е.М. Моисеева

Судьи

И.И. Полубенина Г.Г. Попова