Нельзя использовать чужие средства индивидуализации в доменных именах и названиях компаний (С. Кидяев, журнал "Российский налоговый курьер", N 24, декабрь 2015 г.)

Нельзя использовать чужие средства индивидуализации в доменных именах и названиях компаний

С. Кидяев,

адвокат, партнер юридической фирмы "Скрябин и партнеры"

Журнал "Российский налоговый курьер", N 24, декабрь 2015 г., с. 78-83.

Как компании защищают права на товарный знак? Что делать, если фирменное наименование юрлица уже занято? Включать в имя сайта наименование другой организации рискованно?

В настоящее время компании активно используют в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности. Делается это в целях продвижения продукции на рынке. В том числе в сети интернет с использованием сайтов, блогов, контекстной и медийной рекламы. Из-за большой конкуренции между организациями возрастают риски нарушения исключительных прав организаций на принадлежащие им средства индивидуализации.

Рассмотрим, как компании защищают свои права на товарный знак, фирменные наименования, коммерческие обозначения. Почему наименования места происхождения - оренбургский пуховый платок или тульский пряник - вправе использовать несколько лиц. И что делать, если о сходстве в наименовании организация узнала уже при ведении деятельности.

Средства индивидуализации приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности, но, по сути, это отдельный объект прав

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК РФ). Соответственно к ним в равной степени применяются общие положения главы 69 ГК РФ. А также предоставляется соответствующая правовая охрана.

К средствам индивидуализации относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. В отличие от результатов интеллектуальной деятельности средства индивидуализации предназначены только для использования в коммерческом обороте и охраняются исключительно в целях защиты прав юридических лиц и предпринимателей, за исключением наименования места происхождения товара.

Способы защиты прав на товарный знак

Товарный знак подлежит государственной регистрации (см. также врезку справа). Соответственно его правовая охрана возникает с момента такой регистрации (ст. 1480 и 1481 ГК РФ). В качестве товарного знака компании регистрируют словесные, изобразительные, объемные, звуковые, а также комбинированные обозначения в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ). Практика показывает, что права на товарный знак часто нарушают. И отстаивать их организациям приходится в суде.

Способы защиты прав на товарный знак указаны в статье 1252 ГК РФ:

- признание права;

- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещение убытков;

- изъятие материального носителя, признанного контрафактным по причине нарушения исключительных прав;

- публикация решения суда о нарушении прав с указанием действительного правообладателя.

В случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб. - по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Размер компенсации суд определяет исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Учитывается характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки (п. 43.3 постановления Пленума Верховного суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.09).

Примечание. Правовая охрана товарного знака может прекратиться, если им не пользовались три года.

Компании достаточно доказать вероятность смешения двух конкурирующих обозначений

В спорах о нарушении прав компании на товарный знак основным критерием доказывания является использование тождественного обозначения или сходного до степени смешения с товарным знаком, что вводит потенциального потребителя в заблуждение о производителе товаров и услуг. Никто без разрешения правообладателя не вправе использовать сходные с его товарным знаком обозначения. Кроме того, права нарушаются, если в отношении однородных товаров возникает вероятность смешения обозначений (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Например, в деле об использовании товарного знака KAMAZ Президиум ВАС РФ пришел к следующему выводу. Правообладатель не обязан доказывать факт введения потребителей в заблуждение. Достаточно доказать вероятность смешения двух конкурирующих обозначений (постановление от 28.07.11 N 2133/11).

Причем вопрос о сходстве до степени смешения обозначений суд может решить и без назначения экспертизы (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 N 122).

Норма закона. Что такое товарный знак

Это наиболее распространенное средство индивидуализации. Обозначение, индивидуализирующее товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Нормы ГК РФ о товарном знаке применяются к знакам обслуживания, индивидуализирующим работы и услуги компаний и ИП (ст. 1477 ГК РФ).

Основной функцией товарного знака является отличие продукции одного производителя от других. Делают это с помощью маркировки соответствующим обозначением такой продукции. Это позволяет покупателю отождествлять товар с конкретным производителем, вызывает представление о качестве продукции. И в итоге влияет на выбор потенциального покупателя.

Своевременная защита исключительных прав на товарный знак способствует пресечению актов недобросовестной конкуренции, распространению контрафактных изделий и товаров, а также недопущению ситуации, когда потребитель вводится в заблуждение относительно производителя товаров.

Незаконность использования своих товарных знаков в доменных именах правообладатели успешно оспаривают в судах

Например, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 02.10.13 N А40-111177/2012 признал незаконным использование обозначения NIKE в доменном имени nike.ru. Было установлено, что компания NIKE International Ltd не давала согласия на использование своего товарного знака. Следовательно, это нарушает ее права. Доводы ответчика сводились к тому, что спорное доменное имя не используется в коммерческой деятельности. Мол, это информационный сайт о древнегреческой богине победы Нике.

Суд решил, что регистрация ответчиком на свое имя доменного имени nike.ru создает угрозу нарушения исключительного права истца на фирменное наименование и товарный знак. Использование в доменном имени nike.ru обозначения nike тождественно товарному знаку истца. Это нарушает исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

В другом деле компании спорили о доменном имени www.samsung-repair.ru. Истец приводил довод о том, что такое обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием Samsung. Правообладатель - компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" - на использование такого обозначения разрешение не давал (постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.15 N А40-24449/2015).

Защищая право на свой товарный знак, компании также ссылаются на Закон о защите конкуренции

Организации, которые ведут деятельность в рамках одного товарного рынка, часто сталкиваются с проблемой, когда недобросовестные конкуренты используют обозначения, сходные с их товарными знаками и иными средствами индивидуализации. В такой ситуации правообладатель приводит в свою защиту положения подпункта 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.06 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции). В нем указано, что продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица, признаются актом недобросовестной конкуренции. Что недопустимо (п. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции).

Если так произошло, то правообладатель сообщает об этом в антимонопольный орган. Если будет установлен акт недобросовестной конкуренции, то возбудят производство по факту нарушения статьи 14 Закона о защите конкуренции. Здесь также важно учитывать положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883. Она гласит, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах (постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.11.15 N А28-14030/2014 и от 30.10.15 N А40-13252/2015).

Когда охрана товарного знака прекращается

Предоставление правовой охраны товарному знаку можно оспорить и признать недействительным, если правообладатель злоупотребляет своим правом или создает недобросовестную конкуренцию (п. 6 ст. 1512 ГК РФ).

Также правовая охрана товарного знака прекращается, если товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (ст. 1486 ГК РФ). По истечении этого времени заинтересованное лицо подает в арбитражный суд заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При условии, что до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованным лицом может быть любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). В частности, это производители однородных товаров, работ, услуг, у которых есть реальное намерение использовать обозначение в своей деятельности и они готовятся к этому заранее (п. 38-42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного суда РФ 23.09.2015).

В споре за фирменное наименование компании победит та, которую первой включили в ЕГРЮЛ

Одно из средств индивидуализации - фирменное наименование юридического лица. Это, собственно, название коммерческой организации, под которым она выступает в гражданском обороте (ст. 1473 ГК РФ). Право на фирменное наименование возникает с момента регистрации компании в ЕГРЮЛ и прекращается на дату его исключения из реестра.

Проблема в том, что при регистрации компаний налоговики не проверяют наличие уже зарегистрированных фирменных наименований. Поэтому часто регистрируют компании с одинаковыми названиями. В судебном споре о правах на фирменное наименование победит та организация, которая прошла государственную регистрацию первой.

Что делать, если название юрлица оказалось схожим с обозначением другой организации

Часто бывает так, что в название компании включают элемент слова, который является зарегистрированным товарным знаком или иным средством индивидуализации другой организации. Компания, которая использует фирменное наименование, тождественное наименованию другого юрлица или сходное с ним до степени смешения, обязана по своему выбору сделать одно из следующих действий (п. 3 и 4 ст. 1474 ГК РФ):

- прекратить использование своего фирменного наименования, являющегося тождественным фирменному наименованию правообладателя или сходным с ним до степени смешения;

- изменить свое фирменное наименование;

- возместить правообладателю причиненные убытки.

При этом правообладатель может заявить только требование прекратить использовать название, тождественное его фирменному наименованию или сходное с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных тем, что осуществляет он. А также потребовать возместить причиненные ему убытки (п. 4 ст. 1474 ГК РФ, п. 60 постановления Пленума Верховного суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.09, постановления Суда по интеллектуальным правам от 12.03.15 N А41-10630/2014 и от 10.09.14 N А68-129/2014).

Правообладатели защищают исключительные права на фирменное наименование, если третьи лица используют схожие обозначения в доменных именах

Это иллюстрируют указанные выше дела компаний NIKE и SUMSUNG, где говорилось в том числе о нарушении прав на фирменное наименование.

Также в одном из дел суд запретил использовать обозначение в доменном имени O2.ru, так как оно было схоже с фирменным наименованием правообладателя - ООО "ОДВА". ВАС РФ указал, что "действиями ответчика по администрированию доменного имени О2.ru вызвана невозможность использования истцом своего фирменного наименования путем указания его в доменном имени, то есть невозможность использовать свою интеллектуальную собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом" (определение от 26.08.13 N ВАС-11328/13).

В другом деле иск подала компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" к администратору доменного имени traktornye-zavody.ru. Суд запретил использовать такой домен, поскольку это нарушает исключительные права истца на фирменное наименование (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.13 N А79-10130/2012).

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав в отношении фирменного наименования, в отличие от товарных знаков, не предусмотрена (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Термин ГК РФ. Что такое НМПТ

Наименование места происхождения товаров (НМПТ) - это обозначения, характеризующие особенности природных условий или человеческих факторов конкретного географического объекта. Например, вологодское кружево, тульский пряник, минеральный источник "нарзан", оренбургский пуховый платок (см. также врезку слева).

НМПТ - это обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или человеческими факторами (ст. 1516 ГК РФ).

Право использовать НМПТ могут зарегистрировать сразу несколько лиц

НМПТ регистрируются в Роспатенте с указанием географических границ производства товара и его особых свойств. Гражданину или юридическому лицу, зарегистрировавшему на свое имя НМПТ, предоставляется исключительное право изготавливать и сбывать товары, обозначенные НМПТ. Однако регистрация НМПТ дает только ограниченное право, не препятствующее пользованию им другими лицами, которые также правомерно зарегистрировали и применяют аналогичное НМПТ.

Таким образом, право на использование НМПТ не является исключительным в полном смысле этого слова. И не несет такого широкого функционала, как, например, право на товарный знак.

Коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение - средство индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, не включенное в ЕГРЮЛ и не подлежащее государственной регистрации (ст. 1538 ГК РФ).

Как правило, коммерческое обозначение используют в начале предпринимательской деятельности с целью проверить, будут ли потребители различать продукцию под таким обозначением. После чего решается вопрос о том, регистрировать коммерческое обозначение в качестве товарного знака или нет.

Вместе с тем коммерческие обозначения допускаются только для индивидуализации предприятий - единых имущественных комплексов, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности и зарегистрированных объектов недвижимости, а не работ, услуг или конкретных товаров.

Право на коммерческое обозначение возникает с момента начала его использования путем размещения на вывесках, этикетках, бланках, упаковках, в рекламе и т.п. Правообладатель должен непрерывно использовать коммерческое обозначение в течение года. Иначе исключительное право на него прекращается (ст. 1540 ГК РФ).

При защите прав на коммерческое обозначение нужно учитывать следующее. Если не зарегистрировать такое средство индивидуализации, то при возникновении спора суд будет проверять, кто из компаний раньше начал использовать коммерческое обозначение, тождественное или сходное до степени смешения (постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.10.15 N А60-934/2015 и ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.13 N А43-15155/2012).