Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 октября 2015 г. по заявке N 0000846849 Об оставлении в силе решения Роспатента в отношении знака по международной регистрации "DISCOVERY"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 21 октября 2015 г. по заявке N 0000846849
(Заключение по результатам рассмотрения возражения)

Заявка:	0000846849
Название:	DISCOVERY
Объект охраны:	международная регистрация
Дата обращения:	12.01.2015
Дата коллегии:	11.08.2015
Дата утверждения:	21.10.2015
Заявитель:	Maasland N.V.
Вид обращения:	Возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны ТЗ, осуществляемой в рамках Мадридской системы

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.01.2015, поданное компанией Maasland N.V., Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N846849, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за N846849 на имя заявителя 05.11.2004 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было произведено 27.01.2012 в отношении ограниченного перечня товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации N846849 представляет собой словесное обозначение "DISCOVERY", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N846849 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации N846849 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком "DISCOVERY" по свидетельству N298842 с приоритетом от 27.02.2003 (срок действия регистрации продлен до 27.02.2023), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Вывод экспертизы основан на сходстве сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства. В сопоставляемых знаках товары являются однородными, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, в этой связи вероятность смешения знаков в гражданском обороте очень велика.

В рассматриваемом случае, основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой группе товаров, а именно "машины и оборудование специального назначения" и "оборудование контрольное, измерительное и сигнальное".

Также экспертиза указывает на невозможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 ввиду наличия фонетического и семантического тождества сопоставляемых знаков и однородности товаров 07, 09 классов МКТУ.

В возражении от 12.01.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 07, 09 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации N846849, и товары 07, 09 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, не являются однородными;

- перечень товаров 07, 09 классов МКТУ противопоставленного товарного знака не содержит таких товаров как "машины и оборудование специального назначения", а включает в свой состав иные товары;

- в связи с предоставлением письма-согласия правообладатель противопоставленного товарного знака исключил из перечня товары, которые могли быть признаны однородными товарам, указанным в международной регистрации N846849, а именно "сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы";

- правовая охрана международной регистрации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к сфере животноводства, а именно чистки помещений для крупного рогатого скота, уборки навоза и замены подстилочных материалов в помещениях для крупного рогатого скота. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ "машины и станки, двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)". Таким образом, сравниваемые товары являются различными;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является автомобилестроительной компанией, специализирующейся на производстве автомобилей класса "люкс" и не производящей сельскохозяйственную технику и оборудование;

- заявитель является фирмой, производящей только оборудование для коровников и не производящей автомобили, поэтому потребители не могут смешать товарные знаки в связи с разными рынками их реализации, различным функциональным назначением, различием материалов, из которых они изготовлены;

- товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, ограничены сферой применения, так как формулировка перечня указывает на их использование со специфическими товарами 07 класса МКТУ, а именно: измерительная, регулирующая, отслеживающая и контролирующая аппаратура и приборы для использования с вышеуказанными товарами 07 класса МКТУ;

- сопоставляемые знаки не являются тождественными, поскольку они выполнены разными шрифтами и буквами разной толщины. Сравниваемые товары не являются однородными в силу разных условий реализации, круга потребителей и применения товаров. В этой связи смешение сопоставляемых знаков невозможно.

В дальнейшем к ранее поданным материалам заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации N846849 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ с переводом на русский язык.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N846849 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- статья о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 из Википедии (2);

- копия буклета с информацией о продукции заявителя (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (27.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации N846849 представляет собой словесное обозначение "DISCOVERY", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству N298842 представляет собой словесное обозначение "DISCOVERY", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации N846849 и противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 показал, что они являются тождественными.

Словесный элемент "DISCOVERY" в переводе с английского языка означает "открытие, обнаружение, находка" (смотри http://slovari.yandex.ru).

Анализ однородности товаров 07, 09 классов МКТУ международной регистрации N846849 и противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации N846849, содержат следующие позиции "роботы и системы для удаления, перемещения и освежения соломы, древесных опилок и/или иных основных подстилающих материалов для настилов помещений для крупного рогатого скота; механизированные или роботизированные устройства для очистки от навоза и установки для очистки от навоза; мобильные устройства очистки коровников".

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации N846849, включают в себя такие позиции как "измерительная, регулирующая, отслеживающая и контролирующая аппаратура и приборы для использования с вышеуказанными товарами 07 класса".

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 действует в отношении товаров 07 класса МКТУ "машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)"; товаров 09 класса МКТУ "приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня".

Таким образом, сравниваемые товары 07 класса МКТУ являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей. Так, товары 07 класса МКТУ "роботы, системы, устройства (мобильные устройства)", приведенные в перечне международной регистрации, представляют собой автоматические устройства, которые являются частным случаем машин.

"Машина" (лат. machine - "механизм, устройство, конструкция" - техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации (смотри slovari.yandex.ru).

При этом в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 указано общее родовое понятие "машины", к которым могут относиться машины различного назначения, в том числе, "машины для сельского хозяйства". Следует отметить, что в представленных заявителем материалах (3), продукция под обозначением "DISCOVERY" приведена как "машина для чистки хлева", что дополнительно служит аргументом в пользу того, что заявитель специализируется на продукции "машины".

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации N846849, являются однородными товарам 09 класса МКТУ "приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)", указанным в противопоставленном товарном знаке, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации N846849 является тождественным противопоставленному товарному знаку по свидетельству N298842 в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 на имя заявителя безотзывное письмо-согласие (1) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N846849 в отношении товаров 07 класса МТУ, за исключением "мобильные устройства очистки коровников", 09 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, не может быть принято во внимание ввиду тождества сопоставляемых знаков и высокой степени однородности товаров 07, 09 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству N298842 специализируется на производстве автомобилей и не занимается выпуском сельскохозяйственной техники и оборудования, является неубедительным на основании следующего.

Действительно, правообладателем противопоставленного товарного знака является британская автомобилестроительная компания "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед", производящая автомобили класса "люкс" (2). Вместе с тем, данная компания на территории Российской Федерации является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству N298842, действующий, в частности, в отношении товаров, 07, 09 классов МКТУ. В этой связи, сравнению подлежали перечни, указанные в сравниваемых регистрациях, в отношении которых действует исключительное право на товарные знаки.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации N846849 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 26.08.2015 поступило обращение, в котором он просит направить на повторное рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N846849. Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2014.