Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 февраля 2016 г. по заявке N 0005010394/63

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 февраля 2016 г. по заявке N 0005010394/63
(Заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения)

Заявка:	0005010394/63
Объект охраны:	изобретение
Дата обращения:	23.07.2015
Дата коллегии:	22.01.2016
Дата утверждения:	15.02.2016
Заявитель:	Канонфарма Продакшн, Россия
Вид обращения:	Возражение против выдачи патента на ИЗ, ПМ, ПО

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 г. по делу N СИП-295/2016, оставленным без изменения Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2017 г. N С01-84/2017, настоящее решение признано не противоречащим действующему законодательству

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Граж-данского кодекса Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом N35-ФЗ от 12 марта 2014 г. (далее - Ко-декс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Пала-те по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "Канонфарма продакшн", Россия (далее - лицо, подавшее возражение), по-ступившее 23.07.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2114838, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации N 2114838 на группу изобретений "Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты" выдан по заявке N 5010394/04 на имя компании "Пфайзер Инк.", США (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения.

1. Триазольные производные общей формулы I:

где R-фенил, замещенный 1-3 галоидзаместителями; R1-C1-4-алкил; X-CH или N; Y-F или Cl, или их фармацевтически приемлемая соль.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что R представляет фенил, замещенный 1 или 2 галоидными заместителями.

3. Соединение по п.1, отличающееся тем, что R представляет фенил, замещенный 1 или 2 заместителями, каждый независимо выбранный из фтора и хлора.

4. Соединение по п.3, отличающееся тем, что R представляет 2-фторфенил, 4-фторфенил, 2,4-дифторфенил, 2-хлорфенил или 2,4-дихлорфенил.

5. Соединение по п.4, отличающееся тем, что R представляет 2-фторфенил, 2,4-дифторфенил, 2-хлорфенил или 2,4-дихлорфенил.

6. Соединение по пп.1 - 5, где R1 - метил.

7. Соединение по любому из пп.1 - 6, где X - N. 8. Соединение по любому из пп.1 - 7, где Y - F.

9. Соединение по любому из пп.1 - 8, отличающееся тем, что имеет 2R,3S-конфигурацию 10. Соединение по п.1, представляющее собой 2R,3S-2-(2,4-дифторфенил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1- ил)бутан-2-ол или его фармацевтически приемлемая соль.

11. Фармацевтическая композиция, проявляющая противогрибковую активность, включающая активный ингредиент и фармацевтическим прием-лемый носитель, отличающаяся тем, что в качестве активного ингредиента содержит эффективное количество соединения формулы I или его фармацев-тически приемлемой соли по любому из пп.1 - 10.

12. Композиция по п.11, отличающаяся тем, что содержит соединение формулы I в виде комплекса с гидроксиалкильным производным циклодекст-рина.

13. Композиция по п.12, отличающаяся тем, что гидроксиалкильное производное представлено гидроксипропильным производным, а циклодекст-рин представлен альфа- или бета-циклодекстрином.

14. Соединение формулы I или его фармацевтически приемлемая соль по любому из пп.1 - 10, обладающее противогрибковой активностью.

15.Соединение формулы где Q представляет группу формулы где R, R1, X и Y имеют значения, определенные в п.1;

Z - отщепляемая группа.

16. Соединение формулы VI по п.15, где Z - хлор, бром или С1-4-алкансульфонилокси.

17. Соединение формулы где R, R1 и Y имеют значения, указанные в п.1; Z2 и Z3 каждый независимо выбран из водорода и группы, которая может быть селективно удалена восстановлением, при условии, что Z2 и Z3 не могут оба быть водородом.

18. Соединение по п.17, где группой, селективно удаляемой восстанов-лением, является галоид.

19. Соединение по п.17, где Z2 - хлор и Z3 - водород. 20. Соединение общей формулы где L - означает Н или хлор ".

В настоящее время патент N 2114838 действует в отношении пунктов 1-14 формулы изобретения.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", и не обладающей существенными отличиями.

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, представлены сле-дующие материалы:

- европейская патентная заявка ЕР N 89307920.2, дата публикации 07.03.1990 (далее - [1]);

- патентный документ RU N 2095358 (далее - [2]); - патентный документ SU N 1836366 (далее - [3]);

- решение арбитражного суда г. Москвы и постановление ФАС МО по де-лу N 40-3946/08 (далее - [4]).

В возражении отмечено, что охарактеризованные в независимых пунк-тах 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности "новизна", согласно пункту 1.04 Инструкции по государ-ственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденную государственным Комитетом СССР по делам изобретений и открытий, введенная в действие с 01.01.1974 с учетом изменений и дополнений, внесенных приказа-ми Госкомизобретений от 4 августа 1979 г. N 87, в редакции от 20.10.1982 (да-лее - Инструкция), исходя из сведений, представленных в европейской заявке [1], а также в патентных документах [2], [3].

По мнению лица, подавшего возражение, основанием для включения в уровень техники заявки [1] с даты ее публикации (07.03.1990), послужило вы-явление неверно установленной даты (02.02.1990) приоритета заявки на изо-бретение N5010394, по которой был выдан оспариваемый патент.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что веществу, как одному из объектов в группе изобретений по оспариваемому патенту не может быть представлена правовая охрана с указанной выше датой приорите-та (02.02.1990), поскольку оно не было заявлено в качестве объекта изобрете-ния в первоначальной заявке, в соответствии с действовавшими на момент по-дачи заявки нормативно-правовыми актами.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретения, охарактеризо-ванные в независимых пунктах 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту также не имеют существенных отличий от технических решений, раскрытых в документах [1]-[3], то есть, не соответствуют требованию охраноспособно- сти "изобретательский уровень".

В частности, в возражении говорится о том, что соединения, входящие в структурную формулу I по оспариваемому патенту, известны из заявки [1] и при их использовании достигаются положительные эффекты, которые указа-ны в описании к оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, в заявке [1] раскрыт способ и условия синтеза противогрибковых соединений, в частности, вориконазола, представляющего собой 2R,3S-2-(2,4-дифторфенил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1- ил)бутан-2-ол или его фармацевтически приемле-мую соль. При этом сущность процесса получения энантиомеров вориконазо-ла раскрыта как в заявке [1], так и в патентном документе [2].

В возражении отмечено, что из формулы изобретения по патентному документу [2] также известны триазольные производные общей формулы I, где R-фенил, замещенный 1-3 галоидзаместителями; R1-C1-4-алкил; X-CH или N; Y-F или Cl, или их фармацевтически приемлемая соль.

При этом, как указано в возражении, в случае, если X= N; Y=F, R1= CН3 (являются вариантами C1-4-алкила); R=фенил, замещенный 1-3 галоидза-местителями (а именно , 2,4-дифторфенил, как указано в зависимом пункте 4 формулы к патентному документу [2], то получается соединение 2R,3S-2-(2,4-дифторфенил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1- ил)бутан-2-ол по оспариваемому патенту.

В возражении отмечено, что в патентном документе [3] также раскры-ты триазольные соединения, охарактеризованные в формуле по оспаривае-мому патенту, обладающие противогрибковым действием и используемые для создания фармацевтических композиций.

В частности, в данном документе [3], раскрыт способ получения 1,2,4-триазола общей формулы I по оспариваемому патенту, где R-фенил, необяза- тельно замещенный 1-3 заместителями, каждый из которых независимо вы- бирается из галоида и C F3; R1-C1- C4 алкил; R2-метил; "Het" -присоединен к соседнему атому углерода через атом углерода ядра, представляет собой пиридинил, пиридазинил, пи- римидинил, и пиразинил, каждый из которых может быть замещенным или незамещенным галоидом.

При этом, в случае, если R2 =H, а "Het" = пиридинил или пиримидинил, замещаются галоидом, то получается соединение, защищенное в оспаривае-мом патенте, а именно - соединение 2R,3S-2-(2,4-дифторфенил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1- ил)бутан-2-ол.

В возражении отмечено, что свойства соединений по оспариваемому патенту идентичны свойствам соединений как по документу [2], так и по до-кументу [3], а в описании к оспариваемому патенту не указано, какими неиз-вестными ранее новыми свойствами обладают соединения по оспариваемому патенту и не подтверждена активность против грибков вида Aspergillus spp (более длительные периоды полураспада).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит при-знать оспариваемый патент недействительным.

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложе-нием экземпляра вышеупомянутого возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладателем были представлены материалы (отзыв от 09.10.2015 и дополнения от 14.01.2016), содержащие доводы по мотивам воз-ражения.

Патентообладатель отмечает, что дата приоритета (02.02.1990) указана в официальной справке из Государственного реестра изобретений, полученной из Роспатента, а проверка правомерности установления этой даты не является основанием для оспаривания патента и не входит в компетенцию коллегии при рассмотрении возражения.

Патентообладатель подчеркивает, что указанная дата приоритета (02.02.1990) для изобретения по оспариваемому патенту является правильной и установлена в соответствие с нормами Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883. При этом дата подачи (02.02.1990) заявки GB 9002375 в Великобритании, являющейся государст-вом-участником Парижской конвенции, является конвенционным приоритетом заявки N 4894374/04. В дальнейшем из заявки N 4894374/04 была выделена заявка N 50103984/04, по которой выдан оспариваемый патент РФ N 2114838. В связи с этим, заявка [1] не может быть включена в уровень техники, поскольку дата ее публикации (07.03.1990) является более поздней, чем дата установленного приоритета (02.02.1990) изобретения по оспариваемому па- тенту.

При этом группа изобретений по оспариваемому патенту, с испраши-ванием правовой охраны на химические соединения, получения на их основе эффективных композиций, используемых в качестве противогрибковых ве-ществ, не была известна из противопоставленных источников информации [1]-[3] до даты приоритета (02.02.1990).

В частности, ни одно из узкой группы соединений по оспариваемому патенту не было специально получено или описано в документах [2] и [3]. При этом совокупность признаков независимого пункта 1 формулы по оспа-риваемому патенту придает указанным соединениям дополнительные полез-ные качества и существенные преимущества перед соединениями, известны-ми из документов [2] и [3]. Информация из документов [2] и [3] не дает осно-ваний специалистам предполагать неожиданное повышение активности в слу-чае определенного положения F или Cl заместителей Het в соединениях (I).

Патентообладатель акцентирует внимание на том, что соединения фор-мулы I по оспариваемому патенту демонстрируют существенно более высо- кую и обусловленную их структурой (в частности, обязательным замещением в положении Y атомом галогена), активность против Aspergillus sp. fungi, в сравнении с близкородственными соединениями примеров 2 и 3 ЕР 0357241 (соответствующих соединениям примеров 2 и 3 документа [2] и примера 2 до-кумента [3]), то есть обеспечивают положительный эффект.

По мнению патентообладателя, приведенные им доводы являются су-щественными и позволяют оставить оспариваемый патент в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возраже-ния, коллегия установила следующее.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1398 Кодекса выдача патента на изобре-тение может быть оспорена путем подачи возражения в палату по патентным спорам, в течение срока действия патента.

На дату подачи возражения (23.07.2015) оспариваемый патент действо-вал в отношении пунктов 1-14 формулы изобретения, приведенной выше (см. извещение, опубликованное 10.04.2005 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 33 -2004, код раздела ND4A).

Таким образом, оценка патентоспособности изобретения по оспаривае-мому патенту проводится в отношении пунктов 1-14 формулы.

Заявка N 5010394/04 (далее - выделенная заявка), по которой был вы-дан оспариваемый патент, поступила в национальное патентное ведомство (Госпатент) 20.12.1991. Эта заявка выделена из заявки N 4894374/04, которая, в свою очередь, была подана в национальное патентное ведомство Госпатент СССР 01.02.1991 (далее - первоначальная заявка).

На момент поступления (20.12.1991) выделенной заявки в Госпатент, в соответствии с пунктом 2 Постановления Верховного Совета СССР от 31.05.91г. N 2213-1 (далее - Постановление) действовал Закон СССР "Об изобретениях в СССР" (далее -Закон СССР). Закон СССР "Об изобретениях в СССР" применялся к правоотношениям, возникшим после введения в дей-ствие Закона СССР.

Также на момент поступления выделенной заявки действовали Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобрете-ние, утвержденные приказом Госпатента СССР от 2 июля 1991 года N49 (да-лее - Правила СССР).

Таким образом, оценка охраноспособности, с учетом вышеуказанных по-ложений Постановления, проводится с учетом действующих на момент по-ступления выделенной заявки нормативно - правовых актом, а именно Закона СССР и Правил СССР.

Данный вывод подтверждается положениями пункта 10 Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдель-ные законодательные акты Российской Федерации" и пункта 2.3 Постановле-ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-ного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, воз-никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодек-са Российской Федерации" Группе изобретений по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в пунктах 1-14 формулы изо-бретения по оспариваемому патенту.

Вопрос о приоритете изобретения по выделенной заявке N 5010394/04, по которой выдан оспариваемый патент, рассматривается коллегией для целей определения возможности включения в уровень техники источников инфор-мации для оценки патентоспособности группы изобретений.

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона СССР при нарушении требований пункта 4 статьи 8 настоящего Закона СССР (касающихся единства изобрете-ния), а также при наличии в первоначальных материалах заявки других изо-бретений заявитель вправе подать выделенную заявку (заявки). Заявка, выде-ленная по инициативе заявителя, должна быть подана до выдачи патента по первоначальной заявке. Если выделенная заявка (заявки) подана в установ-ленные сроки и не изменяет сущности заявленного изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки, то по выделенной заявке устанавлива-ется приоритет первоначальной заявки.

Датой поступления в Госпатент выделенной заявки N 5010394/04, по которой был выдан оспариваемый патент, является дата 20.12.1991. Данная заявка была выделена из конвенционной заявки N 4894374/04, являющейся первоначальной по отношению к выделенной из нее заявки N 5010394/04.

Первоначальная заявка 4894374/04 подана в Госпатент СССР 01.02.1991. По данной заявке установлен испрашиваемый конвенционный приоритет по дате подачи 02.02.1990 первой заявки N 9002375.5, поданной 02.02.1990 в Патентное ведомство GB (Великобритании), в соответствии со статьей 4G Парижской конвенции, согласно которой при разделении заявок сохраняются даты подачи и приоритета.

Соответствующий порядок установления приоритета в случае выделе-ния заявки из конвенционной заявки установлен также пунктом 3 статьи 12 Закона СССР.

При этом, если выделенная заявка подана в установленные сроки и не изменяет сущности заявленного изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки (в данном случае заявки 4894374/04), то по выделен-ной заявке устанавливается приоритет первоначальной заявки (пункт 3 ста-тьи 12 Закона СССР).

Таким образом, с учетом указанных норм датой приоритета изобрете-ния по выделенной заявке (по которой был выдан оспариваемый патент) в от-ношении независимых пунктов 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту является дата 02.02.1990. Данная дата также указана в оспариваемом патенте (код ИНИД 30).

Дополнительно коллегия считает возможным отметить, что приоритет с датой 02.02.1990 в отношении независимого пункта 20 формулы изобрете-ния по оспариваемому патенту правомерен только в отношении соединения общей формулы, приведенной в независимом пункте 20 формулы по оспари-ваемому патенту, где L-означает хлор.

Что касается соединения общей формулы приведенной в независи-мом пункте 20 формулы по оспариваемому патенту, где L означает Н, то при-оритет 02.02.1990 установлен неверно, поскольку данное соединение не было раскрыто в первой заявке GB 9002375, послужившей основанием для уста-новления приоритета. При этом указанное соединение было раскрыто в пер-воначальной конвенционной заявке N 4894374/04, поданной 01.02.1991.

Соответственно, приоритет изобретения по независимому пункту 20 формулы по оспариваемому патенту в части указанного соединения не сов-падает с конвенционным.

При этом, данный вывод не влияет на оценку патентоспособности изо-бретений, охарактеризованных в пунктах 1-14 формулы по оспариваемому патенту, в связи с тем, что на дату подачи возражения действие пункта 20 формулы прекращено.

Как отмечалось ранее, мотивом возражения является несоответствие группы изобретений, охарактеризованных в пунктах 1-14 формулы по оспари-ваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и отсутствие суще-ственных отличий в свете информации раскрытой в источниках [1]-[3].

Что касается указанного в возражении источника информации [1], то европейская заявка [1] не может быть включена в уровень техники, поскольку данный документ опубликован 07.03.1990, то есть позднее указанной даты приоритета (02.02.1990) изобретения по оспариваемому патенту.

Согласно пункту 19.8. 3 Правил СССР проверка соответствия заявлен-ного изобретения требованию новизны проводится с учетом всех ранее по- данных, не отозванных заявок, кроме заявок тех же авторов, и признанных па-тентоспособными в СССР изобретений с даты их приоритета (независимо от даты публикации сведений о них).

Таким образом, патентные документы [2] и [3] с датой приоритета 13.08.1988 могут быть рассмотрены при оценке новизны.

Согласно пункту 2 Закона СССР объектами изобретений могут являть-ся устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, спо-соба, вещества, штамма по новому назначению.

В силу этого объектам, отраженным в независимых пунктах формулы по оспариваемому патенту, могла быть предоставлена правовая охрана Также, с учетом положений пункта 1 Закона СССР, изобретению пре-доставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретатель-ский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специали- ста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники определя-ется по всем видам сведений, общедоступных в СССР или зарубежных стра-нах до даты приоритета изобретения.

Раскрывая данные положения Закона СССР, пункт 19.8.3 Правил СССР указывает, что заявленное изобретение не признается соответствую-щим требованию новизны, если обнаружен аналог, характеризующийся при-знаками, идентичными всем существенным признакам изобретения.

В соответствии с пунктом 19.8.5 вышеуказанных Правил СССР, провер-ка соответствия заявленного изобретения требованию изобретательского уровня проводится в отношении совокупности его существенных признаков. Изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, если из последнего не выявляется влияние предписываемых этим изобретением преобразований, характеризуемых отличительными от прототи-па существенными признаками, на достижение технического результата.

Требованию изобретательского уровня соответствует, в частности, ин-дивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную форму группы известных соединений (селективное изобретение), но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые не известные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Как следует из независимого пункта 1 формулы по оспариваемому па-тенту, им охраняются триазольные производные общей формулы I (см. струк-турную формулу).

Сравнительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту и понятий, раскрытых в источниках информации [2] и [3], показал, что соединения, которые характеризуются структурной фор-мулой I по оспариваемому патенту, подпадают под общую структурную фор-му группы соединений известных из документа [2] (независимый пункт 1 и зависимые пункты 2, 3 формулы), а также соединений, способы получения которых описаны в документе [3].

Однако, соединения, характеризуемые структурной формулой I по ос-париваемому патенту, не были описаны в патентных документах [2] и [3] как специально полученные и исследованные.

В изобретении по оспариваемому патенту приведены способы получе-ния соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 и зависимых пунктах 2-10 формулы изобретения.

В описании изобретения к оспариваемому патенту приведены экспери-ментальные данные (см. табл. 4), свидетельствующие о том, что соединения, замещенные галоидом в определенном положении (заместитель Y в струк-турной формуле в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патен- ту) обладают неожиданно высоким уровнем противогрибковой активности (против грибков вида Aspergillus spp) по сравнению с аналогичными соеди-нениями, раскрытыми в документе [2], но не имеющими вышеуказанного за-местителя.

Таким образом, триазольные производные общей формулы I по неза-висимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, проявляют новые свойства, выраженные в количественном отношении, по сравнению с соеди-нениями, описанными в патентных документах [2] и [3] как специально полу-ченные и исследованные.

Что касается документа [4], то содержащаяся в нем информация не влияет на оценку охраноспособности изобретения по оспариваемому патенту.

С учетом нормативно-правовых актов, действовавших на момент по-ступления (20.12.1991) выделенной заявки, представленные в возражении мотивы не являются убедительными для признания независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патенто-способности "новизна" и "изобретательский уровень".

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении изобретений, оха-рактеризованных в независимых пунктах 11, 14 формулы по оспариваемому патенту, поскольку данные пункты включают признаки независимого пунк-та 1 формулы по оспариваемому патенту в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии ос- нований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2015, патент Российской Федерации на изобретение N 2114838 оставить в силе.