Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17 октября 2016 г. по заявке N 2014736516 О признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "ПОТАПЫЧ"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17 октября 2016 г. по заявке N 2014736516
(Заключение по результатам рассмотрения возражения)

Заявка:	2014736516
Название:	ПОТАПЫЧ
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	04.03.2016
Дата коллегии:	12.09.2016
Дата утверждения:	17.10.2016
Заявитель:	ООО "Потапыч"

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2017 г. по делу N СИП-21/2017 настоящее решение признано не противоречащим действующему законодательству

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.03.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Потапыч", г. Белгород (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 562851, при этом установила следующее.

Словесный товарный знак " ", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, по свидетельству N 562851 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.01.2016 по заявке N 2014736516 с приоритетом от 29.10.2014 в отношении товаров 32, 33, услуг 43 классов МКТУ на имя Ибатуллина А.В. (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.03.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 562851. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, 16.10.2015 была подана заявка N 2015733421 на регистрацию товарного знака "ПОТАПЫЧ" в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- основным направлением деятельности лица, подавшего возражение, с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица в 2006 г. является деятельность сети кафе-пиццерий "Потапыч", которых в г. Белгороде на настоящий момент насчитывается 14 единиц;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;

- факт заинтересованности лица, подавшего возражение, также был подтвержден Судом по интеллектуальным правам в решении от 21.01.2016 по делу N СИП-558/2015;

- в ходе рассмотрения судом по интеллектуальным правам дела N СИП-558/2015 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 540497 в связи с его неиспользованием было установлено, что действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству N 540497 были признаны Судом по интеллектуальным правам злоупотреблением правом;

- исследованные обстоятельства дела дали Суду по интеллектуальным правам возможность сделать вывод о преднамеренном получении ИП Ибатуллиным А.В. исключительных прав на сходный до степени смешения товарный знак N 540497 с целью дальнейшего получения материальной выгоды за счет лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-558/2015 - (1); - копия страницы с официального сайта http://potapych-pizza.ru/ - (2);

- копии лицензий на продажу алкогольной продукции и санитарно-эпидемиологических заключений - (3);

- копии благодарственных сертификатов, писем, дипломов и т.д. - (4); - данные запроса по тегу "ПОТАПЫЧ" - (5).

Лицо, подавшее возражение, испрашивает признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 562851 полностью в течение всего срока ее действия, поскольку действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 562851 было принято к рассмотрению в экземплярах документов, совпадающих друг с другом, поскольку часть представленных лицом, подавшим возражение, документов противоречат требованиям пунктов 2.6, 2.5, 3.1 Правил ППС, о чем лицо, подавшее возражение, было извещено в уведомлении от 09.06.2016.

В последующем лицом, подавшим возражение, 02.08.2016 были представлены: решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016 по делу N А08-8741/2015; Постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 01.07.2016 по делу N А08-8741/2015 (6). Данные документы еще раз подтверждают изложенные в возражении доводы о злоупотреблении правообладателем товарного знака N 562851 ИП Ибатуллиным А.В. правом, связанным с регистрацией данного товарного знака. А именно, суды установили:

- решение по делу N СИП-558/2015 является преюдициальным для настоящего дела;

- суд установил в действиях ИП Ибатуллина А.В. признаки злоупотребления гражданскими правами;

- готовность Ибатуллина А.В. произвести отчуждение товарного знака в пользу ООО "Потапыч" и ООО "ВТС" свидетельствуют об отсутствии собственной заинтересованности в самостоятельном использовании товарного знака;

- ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем большого количества товарных знаков в разных сферах, имеются сообщения в СМИ о том, что он занимается регистрацией товарных знаков в целях их последующей перепродажи;

- единственной целью приобретения ИП Ибатуллиным А.В. исключительных прав является попытка получения каких-либо выплат от предпринимателей, ведущих активную деятельность с использованием сходных коммерческих обозначений и не желающих ввязываться в судебный процесс;

- действия ИП Ибатуллина А.В. по приобретению товарного знака N 540497 и предъявлению требований к ООО "Потапыч" и ООО "ВТС" были квалифицированы в качестве злоупотребления правом, что в силу статьи 10 Кодекса влечет отказ в защите прав ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него 16.08.2016 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что Судом по интеллектуальным правам действия по регистрации товарного знака были признаны злоупотреблением правом, являются надуманными;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу N СИП-558/2015 отсутствует вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 562851 признана злоупотреблением правом;

- по мнению правообладателя, "президиум Суда по интеллектуальным правам признал неправомерным оценку Судом первой инстанции факта злоупотребления правом со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака" (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016);

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена при наличии у правообладателя исключительного права на почти тождественный товарный знак по свидетельству N 540497;

- правообладателю оспариваемого товарного знака по свидетельству N 562851 на дату приоритета этого товарного знака (29.10.2014), а также на дату вынесения оспариваемого решения о государственной регистрации товарного знака (15.12.2015), принадлежало исключительное право на товарный знак N 540497, предоставление правовой охраны которому не оспорено в установленном порядке;

- для признания неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку необходимо установление не просто злоупотребления правом со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака в отношении какой-либо деятельности, а злоупотребление при государственной регистрации этого товарного знака;

- неиспользование товарного знака само по себе не является злоупотреблением правом со стороны правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области оборота алкогольной продукции, тогда как деятельность в области организации кафе осуществляет индивидуальный предприниматель Потапов А.В.

Исходя из этих обстоятельств, правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были приобщены к материалам дела комментарии на отзыв правообладателя, основная суть которых сведена к тому, что сделанный Судом по интеллектуальным правам вывод о злоупотреблении правообладателем своим правом в дальнейшем был подтвержден судебными актами (6). При этом, приведенные правообладателем доводы не убедительны или не имеют отношения к рассматриваемому вопросу, в связи с чем, они не могут быть приняты в качестве подтверждения отсутствия в действиях правообладателя злоупотребления правом при регистрации товарного знака по свидетельству N 562851. В обоснование своей позиции лицом, подавшим возражение, были приложены: Судебное Постановление от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", Определения Верховных Судов РФ по делам NN 310-ЭС15-12683, 310-ЭС15-2555, распечатка с сайта http://www1.fips.ru/ в отношении товарного знака по свидетельству N 540497.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, на заседаниях коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО "Потапыч". Исходя из представленных документов (1-6), ведение хозяйственной деятельности, а, следовательно, и заинтересованность лица, подавшего возражение, усматривается только в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом". В отношении других услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении тем, что в ходе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-558/2015 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 540497 в связи с его неиспользованием было установлено, что действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству N 540497 были признаны Судом по интеллектуальным правам злоупотреблением правом. Изложенные в возражении доводы о злоупотреблении правом правообладателем товарного знака N 562851 также подкреплены судебными актами (6).

В рамках дела N СИП-558/2015 (1) при рассмотрении вопроса неиспользования товарного знака по свидетельству N 540497 отмечено, что "проверяя наличие факта злоупотребления правом, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака (приобретения исключительного права на него), реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано". В том же судебном акте отмечено, что судом установлена и материалами дела подтверждена заинтересованность ООО "Потапыч", а также ООО "ВТС" (истцы) в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 540497, в то время как действия ответчика (ИП А.В. Ибатуллин) направлены исключительно на воспрепятствование использованию участниками гражданского оборота товарного знака, который им фактически не используется. Согласно решению N СИП-558/2015 (1) правовая охрана товарного знака по свидетельству N 540497 была прекращена досрочно в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками", о чем имеется запись в Госреестре от 08.02.2016.

В решении Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016 по делу N А08-8741/2015 (6) по рассмотрению дела по исковому заявлению ИП Ибатуллина А.В. к ООО "Потапыч" о признании неправомерным использование товарного знака "ПОТАПЫЧ" установлено следующее. ООО "Потапыч" является заявителем заявки на товарный знак N 2014736516 с приоритетом от 29.10.2014 (в настоящее время оспариваемый товарный знак в рамках настоящего возражения). Вышеуказанное решение N СИП-558/2015 (6) в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ является преюдициальным для настоящего дела, а также для дела N А08-8742/2015. Суд "установил в действиях ИП Ибатуллина А.В. признаки злоупотребления гражданскими правами, что в соответствии со статьей 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в защите его прав и имущественных интересов. Действия ИП Ибатуллина А.В. по приобретению товарного знака по свидетельству N 540497 и предъявлению требований к ООО "Потапыч" и ООО "ВТС" были квалифицированы в качестве злоупотребления правом, что в силу статьи 10 ГК РФ влечет отказ в защите прав ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак". Для Суда было очевидно, "что единственной целью приобретения ИП Ибатуллиным А.В. исключительных прав на товарные знаки является попытка получения каких-либо выплат от предпринимателей, ведущих активную деятельность с использованием сходных коммерческих обозначений и не желающих ввязываться в судебный процесс". Постановлением Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 01.07.2016 по делу N А08-8741/2015 (6) решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016 по делу N А08-8741/2015 (6) оставлено без изменения.

Таким образом, Суды квалифицировали действия правообладателя товарного знака по свидетельству N 540497 по его приобретению и предъявлению требований к лицу, подавшему возражение, как злоупотребление правом.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 (далее - Справка СИП), при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Кодекса по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с пунктом 3.2 Справки СИП злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 Кодекса является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак. Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты (1,6) свидетельствуют о факте признания Судами действий правообладателя, связанных с приобретением права на товарный знак N 540497, злоупотреблением правом. Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Правовая норма подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса распространяет свое действие и на товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками, действия правообладателей которых, связанные с предоставлением правовой охраны, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией. Таким образом, коллегия полагает, что товарный знак по свидетельству N 540497 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству N 562851. Данные товарные знаки различаются только шрифтовым исполнением заглавных букв русского алфавита.

Таким образом, не имеется никаких оснований для отказа в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 562851 недействительным частично, а именно в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Ссылка правообладателя на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу N СИП-558/2015 в части того, что Президиум признал неправомерным оценку Судом первой инстанции факта злоупотребления правом со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, не соответствует действительности. В данном судебном постановлении закреплено, что "вывод суда первой инстанции о том, что злоупотребление правом со стороны правообладателя является самостоятельным основанием для удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, является неправильным, не соответствующим нормам материального права. Вместе с тем, ошибочный вывод суда не повлек принятие необоснованного решения". Таким образом, решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу N СИП-558/2015 (1) оставлено без изменений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 562851 недействительным частично.