Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 декабря 2016 г. по заявке N 2012743814 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "SPEYBURN"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 декабря 2016 г. по заявке N 2012743814

Заявка:	2012743814
Название:	SPEYBURN
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	20.10.2016
Дата коллегии:	09.12.2016
Дата утверждения:	26.12.2016
Заявитель:	Энерджи Бевериджиз ЛЛК, Соединенные Штаты Америки
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны ТЗ

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2017 г. по делу N СИП-163/2017 настоящее решение признано не противоречащим действующему законодательству

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2017 г. N С01-967/2017 по делу N СИП-163/2017 названное решение Суда по интеллектуальным правам отменено

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2016, поданное по поручению компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 557169, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке N 2012743814 с приоритетом от 14.12.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.11.2015 за N 557169 на имя компании Инвер Хауз Дистиллерз Лимитед, Великобритания (далее -правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ "вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски".

Товарный знак по свидетельству N 557169 представляет собой словесное обозначение "SPEYBURN", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 557169 произведена с нарушением требований пунктов 6 (2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение:

- - регистрация N 243314 [1];

- - регистрация N 238576 [2];

- - регистрация N 303699 [3];

- - регистрация N 303779 [4];

- - регистрация N 328383 [4];

- - регистрация N 329857 [6];

- - регистрация N 337134 [7];

- - регистрация N 342566 [8];

- - регистрация N 381055 [9];

- - регистрация N 389833 [10];

- - регистрация N 410357 [11];

- - регистрация N 416764 [12];

- - регистрация N 412129 [13];

- - регистрация N 431749 [14];

- - регистрация N 500169 [15];

- - регистрация N 510493 [16];

- - регистрация N 509436 [17].

Все противопоставленные товарные знаки имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] - [17], по мнению лица, подавшего возражение, определяется тем, что все они содержат в своем составе тождественный сильный словесный элемент "BURN", несущий основную смысловую нагрузку и привлекающий внимание потребителя.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что включение словесного элемента "BURN" в основу огромного количества товарных знаков, правообладателем которых он является, позволяет говорить о серии товарных знаков. В силу указанного оспариваемый товарный знак, который также включает в себя элемент "BURN", сходен до степени смешения с хорошо узнаваемой серией товарных знаков, зарегистрированных для товаров и услуг широкого потребления, и может восприниматься как продолжение серии знаков и расширение ассортимента продукции.

Лицо, подавшее возражение, предполагает, что первая часть SPEY- в слове "SPEYBURN" относится к указанию на место производства алкогольных напитков - долину Speyside, которая известна своими винокурнями, производящими виски, в силу чего делает вывод о том, что этот элемент является слабым, указывающим на географическую область места производства.

Лицо, подавшее возражение, не отрицает, что словесное обозначение "SPEYBURN" в целом не имеет семантического значения и является фантазийным, однако оно относится к длинным словам, прочтение которых на одном дыхании затруднительно, что обуславливает при произношении возникновение логической паузы между частями, т.е. воспринимается как сложносоставное слово, разбиение которого на части очевидно с точки зрения смыслового критерия.

Лицо, подавшее возражение, выражает уверенность в том, что, благодаря широкой известности и популярности товарного знака "BURN" российскому потребителю и возможной известности слова "SPEY" любителям односолодового виски, сложносоставное слово "SPEYBURN" будет восприниматься как обозначение нового продукта, возможно производимого с использованием воды из долины Спейсайд, или предназначенного для коктейлей с виски.

Доказывая однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, лицо, подавшее возражение, аргументирует это тем, что у потребителей большой популярностью пользуются коктейли на основе энергетических напитков "BURN" в сочетании с крепкими алкогольными напитками, в силу чего потребитель будет ассоциировать алкогольную продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией, маркированной знаком "BURN", предполагая, что данная продукция выпущена специально для изготовления коктейлей с напитком "BURN", что не соответствует действительности.

В возражении представлены сведения об известности лица, подавшего возражение, и его продукции (энергетических напитков, маркированных обозначениями со словом "BURN") в России.

По мнению лица, подавшего возражение, принимая во внимание популярность и известность обозначения "BURN" на российском рынке для различных напитков, в частности для энергетических напитков, потребители привыкли ассоциировать все обозначения, содержащие это слово, именно с продукцией лица, подавшего возражение, в силу чего появление на российском рынке товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком "SPEYBURN" будет вызывать в сознании потребителя ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, и вводить тем самым потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 557169 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков из базы данных Роспатента, упомянутых в возражении [18];

- распечатка из онлайн-словаря Мультитран [19];

- распечатка информации о продукции лица, подавшего возражение, из сети Интернет [20];

- распечатка с сайта www.marketing.spb.ru [21];

- распечатки из поисковых систем и социальных сетей [22];

- распечатки статей из Википедии о Спейсайде и о реке Спей [23]. Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами.

Несмотря на определенное сходство в деталях словесных элементов сопоставляемых обозначений, при восприятии в целом они вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте.

В графическом плане оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленные комбинированные товарные знаки создают разное общее зрительное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия сравниваемых обозначений в сознании потребителя.

Противопоставленные словесные товарные знаки "BURN" по свидетельству N 243314 и "БЁРН" по свидетельству N 238576 визуально несходны с оспариваемым товарным знаком, так как обладают разной визуальной длиной, при этом отличаются в графическом исполнении за счет дополнительного элемента "SPEY-", кроме того, в оспариваемом товарном знаке "SPEYBURN" и в противопоставленном товарном знаке "БЁРН" использованы буквы разных алфавитов.

Оставшиеся противопоставленные словесные товарные знаки также существенно отличаются в графическом плане от оспариваемой регистрации с учетом того, что в их состав входят словесные элементы, значительно увеличивающие визуальную длину по сравнению с оспариваемым товарным знаком, состоящим из одного словесного элемента.

Графическое несходство усугубляется фонетическим несходством сравниваемых обозначений, которое обусловлено разной звуковой длиной и разным звуковым составом сопоставляемых обозначений, а также совершенно разным произношением их начальных элементов, за счет включения дополнительного элемента "SPEY-", содержащего дополнительные звуки.

Сопоставляемые обозначения воспринимаются по-разному и с точки зрения семантики, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из изобретенного слова, не имеющего смыслового значения, при этом доводы лица, подавшего возражение, о возможных вариантах интерпретации, подтверждают фантазийный характер обозначения "SPEYBURN". Напротив, слово "BURN", включенное в состав противопоставленных знаков, имеет вполне определенное смысловое значение и может употребляться в значениях ожог, клеймо, выжигать и т.д.

Правообладатель также обращает внимание на отсутствие однородности между товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] - [17].

В отзыве также указано на известность, узнаваемость и репутацию товарного знака "SPEYBURN", в доказательство чего приведены факты широкого и длительного использования знака на мировом рынке, а также на территории России.

В частности, указано, что правообладатель является владельцем вискикурни "SPEYBURN", основанной в 1897 году, производящей шотландский виски под этим обозначением, что подтверждается материалами, приложенными к отзыву.

В России виски под обозначением "SPEYBURN" появился ранее, чем энергетические напитки "BURN", при этом виски "SPEYBURN" относится к классу элитных алкогольных напитков с минимальной выдержкой 10 лет, высокая ценовая категория которых обуславливает внимательность потребителя при выборе интересующего его товара.

По мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, вышеуказанные аргументы свидетельствуют о ничтожности вероятности смешения продукции, маркированной оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, при этом материалы возражения не содержат никаких фактических данных, свидетельствующих о смешении товарных знаков и, соответственно, о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя, в том числе данных, позволяющих сделать однозначный вывод о том, что оспариваемый товарный знак вызывает устойчивую ассоциацию в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение.

В отзыве также приведены данные об исключительном праве правообладателя на обозначение "SPEYBURN", которые ранее возникли во многих странах мира, в том числе в Европейском Союзе (регистрация N 767798, приоритет от 10,03,1998) и в Великобритании (регистрация N 605656, приоритет от 28.03.1939).

Указанные регистрации сосуществуют с товарными знаками "BURN", зарегистрированными в тех же странах с более поздним приоритетом, что свидетельствует в пользу отсутствия даже гипотетического риска смешения обозначений и введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 557169.

К отзыву приложены следующие материалы:

- словарная статья из Большой советской энциклопедии о слабоалкогольном напитке пиво [24];

- копия карты местонахождений производств, предприятий на территории Шотландии по данным Ассоциации шотландского виски [25];

- статьи, в которых упоминается компания "SPEYBURN" по производству виски, с переводом на русский язык [26];

- информация о вискикурне Speyburn и ее продукции [27];

- копия декларации Джиллиан Гибсон, бренд-менеджера компании Инвер Хаус Дистиллерз Лимитед, с переводом на русский язык [28];

- копии наград, полученных виски "SPEYBURN" и компанией правообладателя, с переводом на русский язык [29];

- сведения о регистрациях товарных знаков "BURN" и "SPEYBURN" в Европейском союзе и Великобритании [30].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.12.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются: - со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 557169 представляет собой словесное обозначение "SPEYBURN", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово "SPEYBURN" не имеет лексического значения, что позволяет отнести его к фантазийным словам, не имеющим смыслового значения. Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не отрицает фантазийный характер этого слова.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Из материалов [26] - [29], приложенных к отзыву правообладателя, следует, что спиртные напитки (виски), маркированные оспариваемым товарным знаком, относятся к дорогостоящим элитным алкогольным напиткам (от 15000 рублей), имеющим не менее 10 лет выдержки, что определяет специальные условия реализации через специализированные магазины или отделы, торгующие элитным алкоголем, высокая стоимость этого товара определяет также узкий круг потребителей, обладающих уровнем доходов, достаточным для его приобретения.

В части соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

При отсутствии в оспариваемом товарном знаке каких-либо прямых указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно будет восприниматься как вводящее потребителя в заблуждение, возникновение у потребителя ассоциаций с иным производителем или свойствами товаров может бытьрезультатом его предшествующего опыта.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, стало правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] - [17] в результате регистрации 15.08.2016 в Роспатенте договора NРД0203855 об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки. Соответственно на дату приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2012) в сознании потребителя энергетических напитков, маркированных обозначением "BURN", не могли в принципе возникнуть какие-либо ассоциации с лицом, подавшим возражение, как изготовителем алкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаков.

Соответственно, доводы возражения о введении российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству N 557169, и о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара базируется на предположении о возможной опасности такого заблуждения в силу смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Однако анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1] - [17] не дает оснований для возможности смешения сравниваемых товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [2] представляют собой словесные обозначения "BURN" и "БЁРН", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Указанные товарные знаки охраняются в отношении товаров 32 класса МКТУ "минеральные и газированные воды; газированные и негазированные безалкогольные напитки; напитки фруктовые; соки фруктовые; сиропы, концентраты для изготовления напитков; порошки для изготовления напитков; составы для изготовления напитков", которые нельзя признать однородными с товарами 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации, так как указанные товары 32 класса МКТУ относятся к товарам повседневного спроса, с низкой ценовой категорией, доступной широкому кругу российского потребителя.

Несмотря на фонетическое вхождение словесного товарного знака "BURN" [1] в оспариваемый товарный знак "SPEYBURN", сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные наличием в начальной части оспариваемого товарного знака визуально и фонетически отличающейся части "SPEY-", содержащей дополнительные буквы и звуки, за счет чего у потребителя не могут возникнуть сходных ассоциаций при произношении и зрительном восприятии этих знаков.

Сравниваемые словесные обозначения "SPEYBURN" и "BURN" обладают также семантическими различиями, поскольку, в отличие от фантазийного характера оспариваемого товарного знака, слово "burn" является лексической единицей английского языка и переводится как ожог, гореть, сжигать, пылать, обжигать, выгорать и т.п. (см. Яндекс.Переводчик).

В целом, принимая во внимание неоднородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегия делает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

В отношении противопоставленного cловесного товарного знака "БЁРН" [2] можно сделать тот же вывод об отсутствии сходства с оспариваемым товарным знаком, при этом визуальное различие между этими товарными знаками усугубляется использованием в них букв разного алфавита (русского и латинского).

Сравнительный анализ оспариваемого словесного товарного знака с противопоставленными товарными знаками [5], [7], [10] показал следующее.

С учетом того, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и других особенностей, можно сделать вывод о том, что в целом оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленные комбинированные товарные знаки [5],[7],[10] создают разное общее зрительное впечатление, поскольку в комбинированных товарных знаках доминирует изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пламени на черном фоне, что дополнительно способствует выделению этого яркого элемента, расположенного в удобном для восприятия месте, занимающего основное пространство в композиции товарных знаков, в отличие от оспариваемого словесного товарного знака, лишенного каких либо графических элементов, вызывающих сходные ассоциации.

Кроме того, как указано выше, сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе словесные элементы "SPEYBURN" и "burn", обладающие фонетическим, графическим и семантическим различием, при этом графические различия усиливаются использованием букв разного характера (заглавные и строчные).

В целом указанные различия делают невозможным появление каких-либо ассоциаций между сравниваемыми товарными знаками.

Сравнение оспариваемого товарного знака с противопоставленными словесными товарными знаками:

- "Зарядись энергией Burn" [3],

- "Узнай себя. Попробуй Burn" [4],

- "Берн максимальный заряд" [6],

- "Burn - энергия твоей ночи" [8],

- "Берн Цитрусовый заряд BURN INTENSE CITRUS ENERGY" [9],

- "Заправься энергией burn!" [11],

- "ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN" [12],

- "Это огонь в крови. Это burn" [13],

- "Это огонь в тебе. Это burn" [14],

- "burn освежающий заряд" [15],

- "burn Мокка" [16],

- "burn ягодный заряд" [17] также показало отсутствие между ними сходства до степени смешения. Сравниваемые словесные обозначения имеют существенные фонетические различия, обусловленные использованием совершенно разных словесных элементов, обладающих иным составом звуков, букв и слов.

Все противопоставленные знаки представляют собой достаточно длинные фразы на русском языке, смысл которых понятен российскому потребителю, которые также включают слово "burn" или его транслитерацию буквами русского алфавита. Указанное определяет также семантические и визуальные различия между оспариваемым словесным товарным знаком, включающим фантазийное слово, состоящее из двух слогов, выполненного буквами латинского языка, и противопоставленными словесными товарными знаками, включающими различный набор слов на русском и английском языке.

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ, включают такой товар как "пиво", коллегия не может признать этот товар однородным с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Как указано выше, оспариваемым товарным знаком маркируется элитный алкоголь, обладающий высокой ценовой категорией, недоступной среднему российскому потребителю.

Несмотря на то, что формально пиво и алкогольные напитки относятся к одной родовой группе, отсутствует реальная возможность смешения товаров, маркированных оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, на российском рынке, так как, учитывая высокий статус и ограниченный объем продаж алкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком (в период с 2000 до 2002 года на территории России было реализовано около 600 коробок по 6 бутылок в каждой [27]), они не могут оказаться на одной полке магазинов, реализующих пиво и безалкогольные напитки рядовым российским потребителям, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят российским потребителем как продолжение серии товарных знаков, включающих словесный элемент "burn", поскольку оспариваемый словесный товарный знак "SPEYBURN" образован по иному принципу и содержит сходный элемент "-BURN" в конечной части слова, зарегистрирован в отношении неоднородных товаров 33 класса МКТУ, в силу чего не вызывает сходных ассоциаций с серией противопоставленных товарных знаков [1] - [17].

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 557169 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса нельзя признать обоснованными.

Коллегия также приняла во внимание информацию о длительной истории и известности вискикурни SPEYBURN, основанной в 1897 году, на мировом рынке, о высоком качестве продукции, произведенной правообладателем под товарным знаком "SPEYBURN", о чем свидетельствуют многочисленные награды [29], а также о том, что исключительные права на обозначение "SPEYBURN" возникли у правообладателя значительно ранее, чем у лица, подавшего возражение, в частности, в Европейском Союзе (регистрация N 767798, приоритет от 10,03,1998) и в Великобритании (регистрация N 605656, приоритет от 28.03.1939) [30].

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 557169.