Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17 декабря 2013 г. по заявке N 0092013536 О наименовании места происхождения товара "САРОВА"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 17 декабря 2013 г. по заявке N 0092013536

Заявка:	0092013536
Название:	САРОВА
Объект охраны:	наименование места происхождения товара
Дата обращения:	25.07.2013
Дата коллегии:	03.12.2013
Дата утверждения:	17.12.2013
Заявитель:	ОАО "Минеральная вода и напитки"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления, поданного в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 03.12.2013, повторно рассмотрела возражение, поданное Открытым акционерным обществом "Минеральная вода и напитки", г. Саров (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара (далее - НМПТ) "САРОВА" N 4 по заявке N 92013536, при этом установлено следующее.

Регистрация наименования места происхождения товара "САРОВА" произведена по заявке N 92013536, поданной 09.12.1992. Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр наименований) указанное наименование зарегистрировано 25.05.1994 в отношении товара - минеральная вода.

Возражение от 04.04.2012, поданное в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. N3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), обосновано предоставлением правовой охраны НМПТ с нарушением требований Закона.

Позиция лица, подавшего возражение, основана на следующем:

- действовавшей на дату приоритета оспариваемого НМПТ редакцией Закона не предусмотрено предоставление охраны в качестве НМПТ производным наименованиям;

- приложенные к заявке на регистрацию НМПТ заключения содержат лишь указания на свойства минеральной воды без обоснования их зависимости от места происхождения товара (г. Саров);

- кроме того, обозначению "САРОВА" в настоящее время предоставлена "двойная охрана": в качестве НМПТ и товарного знака, при этом знак зарегистрирован ранее НМПТ. Правовая природа НМПТ и товарного знака совершенно различна и существование данных средств индивидуализации одновременно приводит к их смешению на рынке безалкогольных напитков;

- следует отметить, что товарный знак "САРОВА" охраняется и может быть использован правообладателем в отношении любых безалкогольных напитков (товары 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки) вне зависимости от особых свойств;

- товарный знак "САРОВА" активно использовался, в результате чего для минеральной воды и иных безалкогольных напитков он приобрел дополнительную различительную способность среди потребителей именно как знак производителя - лица, подавшего возражение (далее по тексту возражения приведен подробный анализ деятельности по производству и маркировке минеральной воды "САРОВА");

- наличие НМПТ "САРОВА" приводит к реальному смешению на рынке. Третьи лица оформляют право пользования оспариваемого НМПТ именно с целью нарушения исключительных прав на товарный знак. Так, например, ООО "Гринтаун" (свидетельство N 4/3) начало использовать его на лимонадах и в Постановлении арбитражного суда (по иску лица, подавшего возражение) было установлено, что в действиях ООО "Гринтаун" имеются признаки недобросовестной конкуренции;

- основная коммерческая ценность обозначения "САРОВА" связана не с особыми свойствами или местом его происхождения, а с огромными финансовыми затратами ОАО "Минеральная вода и напитки" на продвижение знака на рынке безалкогольных напитков;

- заинтересованность лица, подавшего возражения, обусловлена тем, что использование третьими лицами НМПТ нарушает права на товарный знак, принадлежащий ОАО "Минеральная вода и напитки". При этом лица, получившие право пользования НМПТ, получают необоснованные преимущества и наносят значительный ущерб лицу, подавшему возражение, размывая различительную способность принадлежащего ему товарного знака. Кроме того, оспариваемое НМПТ создает препятствия и самому лицу, подавшему возражение, поскольку ограничивает его право на пользование и распоряжение товарным знаком "САРОВА".

К возражению приложены материалы, подтверждающие изложенные в нем доводы.

На основании представленных доводов и материалов лицом, подавшим возражение, изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны НМПТ "САРОВА" (регистрация N 4).

Возражение было рассмотрено на заседании Экспертной комиссии, по результатам которой Роспатентом было принято решение от 05.09.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 04.04.2012 и сохранении правовой охраны наименования места происхождения товара N4.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы, решением которого от 19.03.2013 по делу NА40-145745/12 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.09.2012 было признано незаконным.

Решение Арбитражного суда от 19.03.2013 было подтверждено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2013 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 04.04.2012 является нерассмотренным, в связи с чем было проведено повторное рассмотрение.

Изучив материалы дела, Экспертная комиссия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2012) поступления возражения и даты (09.12.1992) поступления заявки N92013536 правовая база для его рассмотрения включает в себя вышеуказанные Закон и Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1535 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара означает оспаривание решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, а также выдачи свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Признание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным влечет отмену решения о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и свидетельства об исключительном праве на такое наименование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1535 Кодекса предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1535 Кодекса заинтересованное лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1535 Кодекса, может подать возражение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее - географический объект) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В возражении от 04.04.2012 было выражено мнение о том, что на дату приоритета оспариваемого НМПТ "САРОВА" был зарегистрирован товарный знак "САРОВА" по свидетельству N109114, который активно, в течение длительного времени использовался правообладателем в гражданском обороте для маркировки товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем товарный знак приобрел дополнительную различительную способность. Существование двух идентичных средств индивидуализации одновременно приводит к их смешению на рынке безалкогольных напитков и к столкновению прав на товарный знак и наименование места происхождения товара. Кроме того, судебным актом было установлено, что в действиях ООО "Гринтаун" (свидетельство N 4/3) имеются признаки недобросовестной конкуренции. Также, в возражении указано, что в НМПТ "САРОВА" не приведены свойства, обусловленные природными условиями, характерными для данного географического объекта.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2013 было установлено, что регистрация НМПТ N4 "САРОВА" была осуществлена с нарушением Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном решении отражено следующее: "Учитывая, что товарный знак "САРОВА" по свидетельству N109114/1 и НМПТ N4 "САРОВА" являются полностью идентичными и абсолютно тождественны друг другу, то определяющим для установления возможности правовой охраны одному из средств индивидуализации товаров является дата регистрации в качестве средства индивидуализации, его приоритет и наличие различительной способности.

Как следует из материалов дела, на дату регистрации и приоритета НМПТ N4 "САРОВА" (25.05.1994 г.) обозначение "САРОВА" уже было зарегистрировано как словесный товарный знак по свидетельству N109114 с приоритетом от 10.09.1991 г., дата регистрации 22.12.1992 г.

На основании договора о частичной уступке товарного знака его правообладателем по 32 классу МКТУ стало ОАО "Минеральная вода и напитки", при этом обозначение "САРОВА", зарегистрированное в качестве товарного знака, абсолютно тождественно оспариваемому НМПТ.

Кроме того, товарный знак "САРОВА" по свидетельству N109114 активно использовался его правообладателем и в результате чего для минеральной воды и иных безалкогольных напитков оно приобрело различительную способность среди потребителей именно как товарный знак производителя - ОАО "Минеральная вода и напитки". Указанное обстоятельство было установлено решением Роспатента от 17.12.2010 г., а также вступившим в законную силу судебными актами по делу NА4027991/11-51-243.

Двойная регистрация одного и того же обозначения в качестве товарного знака и НМПТ приводит к реальному смешению на рынке".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2013 подтверждено решение суда первой инстанции и в мотивировочной части указано: "необходимо отметить, что регистрация товарного знака в качестве НМПТ противоречит ст. 30 Закона о товарных знаках, согласно которой обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве НМПТ, если оно представляет собой название географического объекта, используемое исключительно для обозначения товара, особые свойства которого обусловлены происхождением из указанной местности.

Очевидно, что товарный знак не может обладать указанными признаками, поскольку на основании ст. 1 Закона о товарных знаках является средством индивидуализации юридического лица, а не места происхождения товара.

Кроме того, согласно ст. 22 Закона о товарных знаках правообладатель может использовать свой товарный знак для товаров, в отношении которых он зарегистрирован, вне зависимости, обладают ли они какими-либо особыми свойствами или нет.

Таким образом, поскольку обозначение "САРОВА" было ранее зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству N109114, его регистрация в качестве НМПТ противоречит статье 30 Закона о товарных знаках, на которую также указывает суд первой инстанции".

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 изложено следующее: "Ни указанное заключение, ни оспариваемое решение Роспатента не содержат данных о том, какие особые свойства обуславливают уникальность товара и его отличие от аналогичных товаров. В том числе уникальность добываемой исключительно в данной местности воды, состав которой обусловлен местом ее расположения и особенностями природных условий, к которым относятся: климат, конфигурация местности, состав почвы, среднегодовое количество солнечных дней, среднегодовая температура воздуха, географические координаты, расположение географического объекта относительно уровня моря и другие условия, влияющие на установление особых свойств товара".

В вышеуказанном судебном акте содержится вывод: "что вывод судов о несоответствии оспариваемого решения Роспатента Закону о товарных знаках является обоснованным".

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 04.04.2012 и признать предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара "Сарова" недействительным.