Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10 октября 2008 г. по заявке N 2004727929/50 О товарном знаке "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 10 октября 2008 г. по заявке N 2004727929/50

Заявка:	2004727929/50
Название:	СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	29.10.2007
Дата коллегии:	20.08.2008
Дата утверждения:	10.10.2008
Заявитель:	ООО "Фармацевтические технологии", г. Санкт-Петербург
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны товарного знака

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Граж- данского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Феде- ральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержден- ными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 рассмотрела возражение от 29.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Фармацевтические технологии", г. Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возра- жение), против предоставления правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству N 328829 по заявке N 2004727929/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N 2004727929/50 с приоритетом от 02.12.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2007 в отношении товаров 03, 16, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", г. Николаев, Украина (далее - правообла- датель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано сло- весное обозначение, выполненное заглавными буквами, при этом элемент "СУЛЬСЕ- НА" исполнен буквами кириллицы, а элементы "SULSENA", "SYLSENA" исполнены буквами латинского алфавита. Знак исполнен с дизайнерской проработкой.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328829, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ, (далее - Закон).

2 Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении, а также в дополнении к нему за N 265/08-2008 от 19.08.2008, следующими доводами:

- обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" воспроизводит буквами рус- ского и латинского алфавита наименование известного лекарственного средства "сульсен" (латинское название "sulsenum");

- обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" вошло во всеобщее употреб- ление для обозначения товаров определенного вида и не ассоциируется с производите- лем;

- обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" указывает на свойства и на- значение товара, маркируемого этим обозначением;

- обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, не обладающего определенными свойствами;

- "сульсен" представляет собой аморфный порошок желто-оранжевого цвета, не- растворимый в воде, спирте, эфире; является активно действующим началом моющих смесей (мыло, паста, шампунь), применяемых для лечения себореи;

- в Государственном реестре лекарственных средств России зарегистрировано лекарственное средство "сульсен" (субстанция), с действующим веществом "селена сульфид" (selenium sulfide);

- торговым названием препаратов с действующим веществом "селена сульфид" является "сульсен" ("sulsenum"). Аналогичный препарат выпускается за рубежом под названием "selenium sulfide" (selsun sulfide);

- препарат "сульсен" указан в перечне лекарственных средств, зарегистрирован- ных до 1992 года (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации за - 2510/4805-99-15 от 28.04.1999). Данный перечень является по существу националь- ным списком непатентованных названий лекарственных средств;

- результаты поиска в системе Интернет по запросу "сульсен" выявил 8226 доку- мента (Rambler) и 2048 (Яndex);

- лицу, подавшему возражение, было отказано Федеральной службой по интел- лектуальной собственности, патентам и товарным знакам в предоставлении самостоя- 3 тельной правовой охраны обозначению "СУЛЬСЕНА" по заявке N 2006701166/50 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- сведения о товарном знаке "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетель- ству N 328829 - на 1 л. (1);

- распечатка выписки из Большой советской энциклопедии (определение понятия "Сульсен"), электронная версия - на 1 л. (2);

- распечатка выписки из Государственного реестра лекарственных средств Рос- сии - на 1 л. (3);

- распечатка выписки из Регистра лекарственных средств России с информацией о лекарственном средстве "Сульсен" - на 1 л. (4);

- распечатка выписки из справочника "Лекарственные средства" И.Д. Машков- ского - на 1 л. (5);

- распечатка результатов поиска по запросу "сульсен" в системе Яndex - на 2 л. (6);

- распечатка результатов поиска по запросу "сульсен" в системе Rambler - на 2 л. (7);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта www.sls.e- help.ru - на 2 л. (8);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта ХиМиК.ru - на 1 л. (9);

- распечатка информации о лекарственном средстве "Сульсен" с сайта aorta.ru - на 1 л. (10);

- копия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, па- тентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) - на 4 л. (11);

- копия страниц из справочника "Лекарственные средства" Машковского М.Д., содержащие информацию о препарате "сульсен" и пасте "сульсен" - на 2 л. (12);

4 - выписка фармакопейной статьи "сульсен" издания Министерства здравоохра- нения СССР от 1988 года - на 1 л. (13).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недей- ствительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328829 полностью.

Правообладатель представил отзыв за N 1-01/08 от 08.01.2008 на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству N 328829, а также дополнение к нему за N 1С-01/08-08 от 15.08.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак представляет собой композицию из трех расположенных один под другим рядов надписей "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", которые выполнены характерным шрифтом. В композиционном решении знака использован принцип осевой симметрии;

- надписи "SULSENA" (горизонтальное направление надписи) и "SYLSENA" ис- полнены буквами латинского алфавита, а надпись "СУЛЬСЕНА" буквами кирилличе- ского алфавита. Слова "SYLSENA", "СУЛЬСЕНА" расположены в виде вогнутых и выпуклых условных дуг над и под словом "SULSENA". При написании знака исполь- зован характерный шрифт. В целом знак представляет собой своеобразную графиче- скую композицию;

- исполнение знака, учитывая его восприятие, значительно отличается от наиме- нования вещества "сульсен". Знак является ассоциативным, не несет в себе прямой характеристики товаров и услуг;

- знак по свидетельству N 328829 длительно использовался и устойчиво связан в сознании потребителя с высокой репутацией производителя, приобретенной вслед- ствие продолжительной коммерческой деятельности на потребительском рынке;

- согласно историческим данным ОАО НПКК "Алые Паруса" начал в первой по- ловине 60-х годов производство и продажу на территории бывших союзных республик, средства против перхоти и ухода за волосами - пасты "СУЛЬСЕНА";

5 - на основании договора от 07.02.2005 за N ПП-523, заключенного между право- обладателем и ОАО НПКК "Алые Паруса" и решения от 13.10.2005 Государственного департамента Украины ООО "Амальгама люкс" является собственником на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294. При этом ООО "Амальгама люкс" также принадлежат права на товарный знак "SULSENA SYLSENA" согласно свидетельству Украины за N 59781 и на знак "СУЛЬСЕНА" в отношении товаров 05 класса МКТУ по свидетельству Украины N 73948;

- согласно соответствующему договору и разрешительной документации ООО "Амальгама люкс" принадлежит исключительное право на использование произведе- ния: техническая документация, касающаяся технологического процесса и состава пасты "Сульсена", технические условия, технология изготовления, оригинал художест- венного оформления;

- с 23.03.2006 знак "СУЛЬСЕНА" зарегистрирован за N 902240 в Международ- ном Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в качестве между- народного знака;

- с 2007 года правообладатель выпускает всю парфюмерно-косметическую про- дукцию, в том числе маркированную знаком "СУЛЬСЕНА" на производственных линиях, право собственности на которые, перешло к организации правообладателя от ОАО НПКК "Алые Паруса" на основании договоров;

- правообладатель является правопреемником ОАО НПКК "Алые Паруса" отно- сительно изготовления и продажи товаров по уходу за волосами, маркированных обозначением "СУЛЬСЕНА";

- правообладатель использует знак "СУЛЬСЕНА" на территории Российской Фе- дерации, при этом он устойчиво связан в сознании потребителя с товарами, для которых он используется. Использование знака подтверждается сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, грузовыми таможенными декларация- ми, рекламными продуктами, бухгалтерскими справками об объемах продаж, инфор- мационными данными сети Интернет;

6 - ОАО НПКК "Алые Паруса" начал выпуск и продажу пасты "СУЛЬСЕНА" с первой половины 60-х годов. Вместе с этим название "сульсен" отсутствует во многих справочных, в том числе специализированных изданиях, энциклопедиях;

- возможность введения в заблуждение зависит от многих факторов и носит субъективный характер;

- знак воспринимается потребителями как обозначение товаров правообладателя, является узнаваемым и популярным.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих ма- териалов:

- копия выписки из Государственного архива Николаевской области от 01.09.2004 N 01-19/468 - на 1 л. (14);

- копия решения апелляционной палаты Государственного департамента интел- лектуальной собственности МОН Украины от 27.09.2004 - на 8 л. (15);

- торговые предложения российских компаний и компаний СНГ, относительно купли-продажи пасты для волос "СУЛЬСЕНА" - на 21 л. (16);

- копия определения хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу N 16/107-05 об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005 - на 9 л. (17);

- копия договора от 07.02.2005 N ПП-523 - на 5 л. (18);

- копия решения от 13.10.2005 Государственного департамента интеллектуаль- ной собственности МОН Украины - на 3 л. (19);

- копия свидетельства Украины на знак "СУЛЬСЕНА" N 45294 - на 15 л. (20);

- копия авторского договора от 28.12.2003 за N ПП-86 - на 11 л. (21);

- копия решения от 03.06.2004 N 288 Государственного департамента интеллек- туальной собственности МОН Украины - на 3 л. (22);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59781 - на 3 л. (23);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 73948 - на 3 л. (24);

- копия международной регистрации N 902240 - на 8 л. (25);

- копия договора контрактного производства готовой продукции от 03.01.2005 - на 5 л. (26);

7 - копия свидетельства Украины на товарный знак N 37347 - на 4 л. (27);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 38712 - на 4 л. (28);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59875 - на 3 л. (29);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59876 - на 3 л. (30);

- гарантийное письмо за N 811 от 10.03.2006 - на 1 л. (31);

- копии сертификатов соответствия и гигиены "РСТ" - на 8 л. (32);

- копии грузовых таможенных деклараций за 2004-2007 - на 212 л. (33);

- копии рекламных материалов относительно товарного знака N 328829 - на 27 (34);

- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.10.2007 - на 8 л. (35);

- футляры для упаковки пасты "СУЛЬСЕНА" - 2 экз. (36);

- CD - диск - 1 экз. (37);

- распечатки информации из сети Интернет - на 23 л. (38);

- бухгалтерская справка и приложения к ней - на 2 л. (39);

- фотографии продукции, изготовленной с использованием знака "СУЛЬСЕНА" - на 5 л. (40).

На основании изложенного правообладатель просит отказать лицу, подавшему возражение, в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарно- го знака по свидетельству N 328829.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Пала- B. по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2004) поступления заявки N 2004727929/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистра- цию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под N 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила ТЗ).

8 Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве то- варных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отноше- нии обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

- указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

1. обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее упот- ребление для обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результа- B. его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (пункт 2.3.2.2 Правил ТЗ).

2. обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

- указанных в пункте 3 статьи 6 Закона, в том числе, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответству- ет действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, 9 если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 328829 представляет собой словесное обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA". Знак состоит из двух словесных элементов "SULSENA", "SYLSENA", выполненных заглавными буквами латинского алфавита и одного элемента "СУЛЬСЕНА", исполненного заглавными буквами кириллического алфавита. По своему композиционному расположению словесный элемент "СУЛЬСЕНА" выполнен вогнутым, а составляющая "SYLSENA" исполнена выпуклой. По центру знака исполнен элемент "SULSENA". Шрифтовое исполнение знака является оригинальным. Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении товаров 03, 16, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистра- ции.

Предоставление правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYL- SENA" оспаривается из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным пунк- тами 1, 3 статьи 6 Закона.

Согласно материалам (21,22) правообладателю принадлежат все исключительные права на техническую документацию на технологический процесс и состав пасты "СУЛЬСЕНА" с использованием ноу-хау (технические условия, технология изготовле- ния, аннотация, оригинал художественного оформления и т.п.). Территорией, на которую передано право, является страны СНГ и другие государства. Согласно доку- ментам (26,31) ОАО НПКК "Алые паруса" изготавливает продукцию по нормативной документации правообладателя. При этом право собственности на сырье и изготовлен- ную из него продукцию принадлежит самому правообладателю. Согласно материалам (33) правообладатель осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных обозначением "СУЛЬСЕНА", в том числе и до даты подачи заявки N 2004727929/50. Таким образом, документы (14-40), представленные правообладателем, свидетельствуют о его производственной деятельности в отношении выпуска и реали- зации товаров гигиенического ухода, что обуславливает вывод о приобретении знаком, в состав которого входит составляющая "СУЛЬСЕНА", дополнительной различитель- ной способности.

10 Оспариваемый знак в силу дизайнерской проработки, заключающейся в опреде- ленном композиционном расположении в пространстве словесных элементов "СУЛЬ- СЕНА", "SULSENA", "SYLSENA", воспринимается как единая фантазийная комбина- ция.

Довод лица, подавшего возражение, о воспроизведении знаком "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" буквами русского и латинского алфавита наименования извест- ного лекарственного средства "сульсен" признан коллегией неубедительным. Латин- ское название "sulsenum" препарата "сульсен" отлично по своему написанию от латинских составляющих "SULSENA", "SYLSENA" знака, которые являются фанта- зийными и не имеют семантического значения. Слово "СУЛЬСЕНА" не является прямым воспроизведением препарата "сульсен", который упомянут в справочной литературе, сети Интернет как определенное лекарственное средство (2-5, 8-10, 12), а лишь фонетически с ним созвучно.

Довод лица, подавшего возражение, о вхождении знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида признан коллегией необоснованным. Данный вывод обусловлен тем, что представлен- ные документы (1-13) не содержат фактических данных о длительном применении обозначения "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" различными производителями в качестве маркировки для одного и того же товара.

Следует также отметить, что включение препарата "сульсен" в перечень лекарст- венных средств, зарегистрированных до 1992 года (Письмо Министерства здравоохра- нения Российской Федерации за N 2510/4805-99-15 от 28.04.1999) не является доказа- тельством того, что обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида в силу отмечен- ных выше существенных отличий.

Следовательно, знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" способен ассоцииро- ваться с товарами/услугами конкретного производителя, а именно, правообладателя.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, об указании обозначения "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" на свойства и назначение товара коллегия Палаты 11 по патентным спорам отмечает следующее. В оспариваемом знаке отсутствует непо- средственное указание на свойство, либо назначение товара, применяемого с целью лечения себореи и содержащего в своем составе вещество "сульсен". В связи с этим, указанный знак не может однозначно ассоциироваться у потребителя с какой-либо описательной характеристикой товара, поскольку в данном случае, чтобы сформулиро- вать описательную характеристику товара/услуги, нужны дополнительные рассужде- ния, домысливания, ассоциации.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспари- ваемого товарного знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" требованиям, регламен- тированным пунктом 1 статьи 6 Закона, как вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, указывающего на свойства и назначение товара, является неправомерным.

Таким образом, оспариваемый товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, обладает различитель- ной способностью, способен отличать товары и услуги одного лица от однородных товаров и услуг другого лица.

В связи с отсутствием у оспариваемого знака описательного характера, а также прямого указания на свойства и назначение, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

В данном случае в отношении зарегистрированных товаров и услуг оспариваемый знак обладает фантазийным характером.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся наличия реше- ния об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) обозначения "СУЛЬСЕНА" (11) по заявке N 2006701166/50, Палата по патентным спорам сообщает, что в силу независимости делопроизводства по различным заявкам данное решение не может служить основанием для удовлетворения возражения от 29.10.2007. Кроме того, следует отметить, что решение экспертизы, являясь ненорма- 12 тивным актом государственного органа, выносится в отношении конкретного обозна- чения, что не позволяет распространить его выводы на иные случаи, заявки.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мне- нии, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2007, оставить в силе пра- вовую охрану товарного знака по свидетельству N 328829.