Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 марта 2009 г. по заявке N 2004727929/50 О товарном знаке "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 24 марта 2009 г. по заявке N 2004727929/50

Заявка:	2004727929/50
Название:	СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	15.05.2008
Дата коллегии:	04.02.2009
Дата утверждения:	24.03.2009
Заявитель:	ООО "МИРРА", г. Санкт-Петербург
Вид обращения:	Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами по- дачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, ут- вержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 рассмотрела возражение от 15.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МИРРА", г. Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возра- жение), против предоставления правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству N 328829 по заявке N 2004727929/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N 2004727929/50 с приоритетом от 02.12.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2007 в отношении товаров 03, 16, ус- луг 35, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограни- ченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", г. Николаев, Украина (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, выполненное заглавными буквами, при этом элемент "СУЛЬСЕНА" исполнен буквами кириллицы, а элементы "SULSENA", "SYL- SENA" исполнены буквами латинского алфавита. Знак исполнен с дизайнерской проработкой.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328829, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным абз. 1 пункта 1 статьи 6 Закона Рос- сийской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслужи- вания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополне- ниями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ, (далее - За- кон).

2 Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении, следующими доводами:

- словесные элементы "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", образую- щее в совокупности товарный знак по свидетельству N328826, являются сходны- ми до степени смешения, отличаясь лишь единственной буквой "А", стоящей в конце слова, с общепринятым наименованием широко известного лекарственного средства "СУЛЬСЕН", применяемого в виде пасты или мыла для лечения волоси- стой части головы;

- оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе для товаров 03 класса МКТУ, что является нарушением требований За- кона;

- обозначение "СУЛЬСЕН" вошло во всеобщее употребление для обозначе- ния лекарственного препарата "Селена сульфид", который производился в тече- ние десятилетий многими фармацевтическими предприятиями Советского Союза и широко применялся в медицинской практике для лечения себореи;

- название "сульсен" вошло во всеобщее употребление и стало общеизвест- ным для специалистов и потребителей;

- с 1971 г. название "СУЛЬСЕН" Приказом МИНЗДРАВА СССР включено в Государственный реестр лекарственных препаратов в качестве средства, приме- няемого для лечения себореи;

- факт всеобщего употребления названия "СУЛЬСЕН" для обозначения то- варов определенного вида (селена сульфид) и отсутствие различительной способ- ности этого названия подтвердил И.о. генерального директора ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" С.В. Буданов, а также све- дения из многих печатных источников.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило ко- пии следующих материалов:

- копия претензии правообладателя товарного знака N328829, (1);

- копия Постановления УВД на проверку объекта сферы потребительского рынка, (2);

3 - копия письма ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения РОСЗРАВНАДЗОРА, (3);

- копия Приказа МИНЗРАВА СССР от 31.12.1971 N946 "О разрешении к медицинскому применению лекарственных средств", (4);

- копия выписки из Регистра лекарственных средств, (5);

- копия выписки из БЭС, (6);

- копия выписки из Краткой медицинской энциклопедии, (7);

- копия выписки из Медицинской библиотеки, (8);

- копия выписки из Большого толкового словаря русского языка. НОРИНТ., Санкт-Петербург, 2000, (9).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свиде- тельству N 328829 полностью.

Правообладатель представил отзыв за N -03/10-08/ТМ от 29.10.2008 на воз- ражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству N 328829, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак представляет собой композицию из трех расположен- ных один под другим рядов надписей "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", кото- рые выполнены характерным шрифтом. В композиционном решении знака ис- пользован принцип осевой симметрии;

- надписи "SULSENA" (горизонтальное направление надписи) и "SYL- SENA" исполнены буквами латинского алфавита, а надпись "СУЛЬСЕНА" буква- ми кириллического алфавита. Слова "SYLSENA", "СУЛЬСЕНА" расположены в виде вогнутых и выпуклых условных дуг над и под словом "SULSENA". При на- писании знака использован характерный шрифт. В целом знак представляет собой своеобразную графическую композицию;

- название фармацевтического препарата "сульсен" в латинице представляет собой слово "sulsenum", которое очевидным образом отличается от "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", входящих в состав оспариваемого знака;

4 - оспариваемый знак значительным образом отличается от наименования вещества "сульсен", т.е. знак является ассоциативным, не несет в себе прямой ха- рактеристики товаров и услуг;

- знак по свидетельству N 328829 длительно использовался и устойчиво связан в сознании потребителя с высокой репутацией производителя, приобре- тенной вследствие продолжительной коммерческой деятельности на потребитель- ском рынке, которая включает продажу высококачественных товаров, изготовлен- ных с использованием оспариваемого знака, их активную рекламу;

- согласно историческим данным ОАО НПКК "Алые Паруса" начал в первой половине 60-х годов производство и продажу на территории бывших союзных республик, средства против перхоти и ухода за волосами - пасты "СУЛЬСЕНА";

- на основании договора от 07.02.2005 за N ПП-523, заключенного между правообладателем и ОАО НПКК "Алые Паруса", и решения от 13.10.2005 Госу- дарственного департамента Украины ООО "Амальгама люкс" является собствен- ником на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294. При этом ООО "Амальгама люкс" также принадлежат права на товарный знак "SULSENA SYLSENA" согласно свидетельству Украины за N 59781 и на знак "СУЛЬСЕНА" в отношении товаров 05 класса МКТУ по свидетельству Украины - 73948;

- согласно соответствующему договору и разрешительной документации ООО "Амальгама люкс" принадлежит исключительное право на использование произведения: техническая документация, касающаяся технологического процесса и состава пасты "Сульсена", технические условия, технология изготовления, ори- гинал художественного оформления;

- с 23.03.2006 знак "СУЛЬСЕНА" зарегистрирован за N 902240 в Междуна- родном Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в качестве международного знака;

- с 2007 года правообладатель выпускает всю парфюмерно-косметическую продукцию, в том числе маркированную знаком "СУЛЬСЕНА", на производствен- 5 ных линиях, право собственности на которые, перешло к организации правообла- дателя от ОАО НПКК "Алые Паруса" на основании договоров;

- правообладатель является правопреемником ОАО НПКК "Алые Паруса" относительно изготовления и продажи товаров по уходу за волосами, маркиро- ванных обозначением "СУЛЬСЕНА";

- правообладатель использует знак "СУЛЬСЕНА" на территории Российской Федерации, при этом он устойчиво связан в сознании потребителя с товарами, для которых он используется. Использование знака подтверждается сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, грузовыми таможенными деклара- циями, рекламными продуктами, бухгалтерскими справками об объемах продаж, информационными данными сети Интернет;

- знак воспринимается потребителями как обозначение товаров правообла- дателя, является узнаваемым и популярным.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следую- щих материалов:

- копия решения Палаты по патентным спорам 10.10.2008 г., (10);

- оригинал бухгалтерской справки об объемах продаж на территории РФ то- варов, изготовленных с использованием оспариваемого знака, (11);

- копии рекламных материалов о товаре, маркированном оспариваемым зна- ком, (12);

- фотографии товаров с использованием оспариваемого знака, (13);

- сведения из Интернет о продукции правообладателя, (14);

- копия выписки из Государственного архива Николаевской области от 01.09.2004 N 01-19/468, (15);

- копия решения апелляционной палаты Государственного департамента ин- теллектуальной собственности МОН Украины от 27.09.2004, (16);

- копия определения хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу N 16/107-05 об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005 - на 9 л. (17);

- копия договора от 07.02.2005 N ПП-523, (18);

6 - копия решения от 13.10.2005 Государственного департамента интеллекту- альной собственности МОН Украины, (19);

- копия свидетельства Украины на знак "СУЛЬСЕНА" N 45294, (20);

- копия авторского договора от 28.12.2003 за N ПП-86, (21);

- копия решения от 03.06.2004 N 288 Государственного департамента ин- теллектуальной собственности МОН Украины, (22);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59781, (23);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 73948, (24);

- копия международной регистрации N 902240, (25);

- копия договора контрактного производства готовой продукции от 03.01.2005, (26);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 37347, (27);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 38712, (28);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59875, (29);

- копия свидетельства Украины на товарный знак N 59876, (30);

- копии сертификатов соответствия и гигиены "РСТ", (31);

- копии грузовых таможенных деклараций за 2004-2007, (32);

- запись CD - диск мультипликационного фильма "СУЛЬСЕНА", (33);

- футляры для упаковки пасты "СУЛЬСЕНА", (34);

- оригиналы футляров, предназначенных для упаковки товаров с оспаривае- мым знаком, (35).

На основании изложенного правообладатель просит отказать лицу, подав- шему возражение, в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую ох- рану товарного знака по свидетельству N 328829.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2004) поступления заявки N 2004727929/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 7 Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под N 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозна- чения товаров определенного вида. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доми- нирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в от- ношении обозначений, которые приобрели различительную способность в резуль- тате их использования.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, не обладающим различи- тельной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представ- ляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, даю- щих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, состоящим только из эле- ментов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров опреде- ленного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкрет- ного вида товара (пункт 2.3.2.2).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 328829 представляет со- бой словесное обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA". Знак состоит из двух словесных элементов "SULSENA", "SYLSENA", выполненных заглавными буквами латинского алфавита и одного элемента "СУЛЬСЕНА", исполненного за- главными буквами кириллического алфавита. Шрифтовое исполнение знака явля- 8 ется оригинальным. Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении това- ров 03, 16, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Предоставление правовой охраны товарному знаку "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" оспаривается по основаниям несоответствия его требованиям, преду- смотренным абзацем первым пункта 1 статьи 6 Закона.

Исходя из смысла заложенного в термине "различительная способность" понятия, под обозначением, не обладающим различительной способностью, по- нимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызы- вать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для инди- видуализации товара или его производителя.

Оспариваемый знак в силу дизайнерской проработки, заключающейся в оп- ределенном композиционном расположении в пространстве словесных элементов "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", "SYLSENA", воспринимается как единая фантазий- ная комбинация. Кроме того, согласно материалам отзыва (21, 22) правообладате- лю принадлежат все исключительные права на техническую документацию на технологический процесс и состав пасты "СУЛЬСЕНА" с использованием ноу-хау (технические условия, технология изготовления, аннотация, оригинал художест- венного оформления и т.п.). Территорией, на которую передано право, является страны СНГ и другие государства. Согласно документам (26), ОАО НПКК "Алые паруса" изготавливает продукцию по нормативной документации правообладате- ля. При этом право собственности на сырье и изготовленную из него продукцию принадлежит самому правообладателю. Согласно материалам (32) правооблада- тель осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркиро- ванных обозначением "СУЛЬСЕНА", в том числе и до даты подачи заявки N 2004727929/50. Таким образом, документы (11-34), представленные правооблада- телем, свидетельствуют о его производственной деятельности в отношении вы- пуска и реализации товаров гигиенического ухода, что обуславливает вывод о приобретении знаком, в состав которого входит составляющая "СУЛЬСЕНА", различительной способности.

9 Изложенное позволяет констатировать, что оспариваемый товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" способен ассоциироваться с товара- ми/услугами конкретного производителя, а именно, правообладателя.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения словесных элементов "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" оспаривае- мого знака с названием лекарственного средства "сульсен", вошедшим во всеоб- щее употребление как обозначение товара определенного вида, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Законом предусмотрен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребле- ние для обозначения товаров определенного вида.

Латинское название "sulsenum" препарата "сульсен" (селена дисульфид), на который ссылается лицо, подавшее возражение, отлично по своему написанию от латинских составляющих "SULSENA", "SYLSENA" оспариваемого знака, являю- щихся фантазийными и не имеющих семантического значения. Другой словесный элемент "СУЛЬСЕНА" оспариваемого знака также не является прямым воспроиз- ведением наименования препарата "сульсен", упомянутого в справочной литера- туре, сети Интернет лишь как торговое название лекарственного средства (5) на основе активного действующего вещества - селена дисульфида, (6 - 9), а только созвучно с ним.

Сходное звучание словесных элементов "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" оспариваемого обозначения с торговым наименованием лекарствен- ного средства "сульсен", не является достаточным для признания товарного зна- ка по свидетельствуN328829 несоответствующим требованиям Закона, упомяну- тым в возражении.

Иное материалами возражения и представленными к нему документами не доказано.

Таким образом, оспариваемый товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYL- SENA" выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, обладает 10 различительной способностью, способен отличать товары и услуги одного лица от однородных товаров и услуг другого лица.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2008, оставить в силе пра- вовую охрану товарного знака по свидетельству N 328829.