Энциклопедия судебной практики. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (Ст. 1232 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
(Ст. 1232 ГК)

Примечание

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ ст. 1232 ГК РФ изложена в новой редакции, вступившая в силу с 1 октября 2014 года.

1. Залог исключительного права может подлежать государственной регистрации

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 12)

Судам следует учитывать, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334-358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации.

2. Государственная регистрация изменений лицензионного договора возможна только в течение срока его действия

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 ноября 2012 г. по делу N А40-31560/12-27-283

Согласно зарегистрированного Дополнительного соглашения срок действия [лицензионного] договора продлен до 31 декабря 2010 года.

Между тем заявка на внесение изменений в части продления срока действия договора подана правообладателем только 11 октября 2011 года после истечения срока действия Лицензионного договора.

Вопреки доводам подателя кассационной жалобы внесение изменений в договор, действие которого уже прекращено, законодательно не предусмотрено.

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для отказа в регистрации изменений в Лицензионный договор, испрашиваемых обществом, по причине обращения заявителя в Роспатент за пределами срока действия договора.

3. Государственная регистрация доменных имен как условие признания права и его охраны действующим российским законодательством не предусмотрено

Постановление ФАС Поволжского округа от 28 февраля 2012 года по делу N А65-21520/2010

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не устанавливает требования о государственной регистрации доменных имен, как условия признания права и его охраны (статья 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. Момент перехода исключительного права по договору определяется датой регистрации такого договора Роспатентом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. N С01-183/2015 по делу N СИП-750/2014

Пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ установлено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с данным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или такое средство без договора также подлежат государственной регистрации.

Таким образом, момент перехода исключительного права по указанному договору, заключенному между А. и Т., определяется датой регистрации этого договора Роспатентом.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. N С01-368/2015 по делу N А40-107111/2014

Исходя из пункта 3 статьи 433, пункта 6 статьи 1232, пункта 2 статьи 1234, пункта 1 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и считается заключенным с даты его государственной регистрации.

5. Отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не является основанием для признания такой сделки недействительной

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-859/2015 по делу N А40-177319/2014

В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Указанная норма содержит положения о последствиях несоблюдения предусмотренного законом требования о государственной регистрации перехода, предоставления права, залога как обременения.

В отличие от признания недействительным договора, на основании которого происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами. В соответствии с действующим законодательством лицензионный договор является недействительным, если не соблюдена его форма. Отсутствие государственной регистрации договора не является основанием для признания такой сделки недействительной.

6. При отсутствии государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака такое право не может считаться переданным на основании лицензионного договора

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

Передача права использования товарного знака по лицензионному договору должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке. Момент предоставления права по лицензионному договору определяется датой его регистрации. В противном случае у лицензиата не возникает права использования этого товарного знака на основании лицензионного договора.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2016 г. N С01-1134/2015 по делу N А55-7721/2015

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 названного Кодекса (пункт 2 названной статьи).

Таким образом, в случае отсутствия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака такое право не может считаться переданным на основании лицензионного договора.

7. Не могут быть признаны содержащими признаки объективной стороны административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ действия лица по использованию товарного знака на основании согласия правообладателя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2016 г. N С01-1134/2015 по делу N А55-7721/2015

Положения действующего законодательства не ограничивают правообладателя в возможности распоряжаться своим исключительным правом путем представления другому лицу простого согласия на использование товарного знака без государственной регистрации предоставления права на его использование (пункт 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из изложенного следует, что не могут быть признаны содержащими признаки объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, действия лица по использованию товарного знака на основании согласия правообладателя.

Наличие такого согласия в рамках лицензионного договора правомерно установлено судами первой и апелляционной инстанций.

8. Наличие в незарегистрированных сделках пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионных соглашений

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 г. N 304-ЭС16-8563

Наличие в договорах пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях, не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионного договора.

9. Использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в т.ч. в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

При установлении факта использования Товарного знака другим лицом под контролем правообладателя следует оценивать все представленные доказательства в их совокупности и по результатам такой оценки определять, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Использование Товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе, в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

При этом суд отмечает, что бремя доказывания использования товарного знака по делу о досрочном прекращении его правовой охраны лежит на правообладателе (ответчике), а не на третьем лице.