Энциклопедия судебной практики. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору (Ст. 1371 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору
(Ст. 1371 ГК)

1. Создание объекта промышленной собственности: квалификация договора и авторское вознаграждение

1.1. Разрешение вопроса о принадлежности исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении опытно-конструкторских работ, не влияет на квалификацию данного договора как договора подрядного типа

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 мая 2012 г. N ВАС-2296/12

То обcтоятельство, что исключительные права на результат работ иностранному заказчику не передавались не может рассматриваться как основание для иной квалификации предмета контракта.

По договорам на выполнение опытно-конструкторских работ результат этих работ нередко представляет собой объект исключительных прав. В соответствии со статьей 772 Гражданского кодекса права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII данного Кодекса.

Согласно положениям статьи 1371 Гражданского кодекса исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при исполнении договора на выполнение опытно-конструкторских работ, предоставляются заказчику при условии наличия в договоре соответствующего условия об этом. При отсутствии такого условия исключительные права принадлежат исполнителю; в этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданное таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Таким образом, разрешение вопроса о принадлежности исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении опытно-конструкторских работ, не влияет на квалификации данного договору как договора подрядного типа.

1.2. При определении возможности пользоваться созданным на основании договора патентоохраняемым объектом сторона договора не вправе ссылаться на то, что положения п. 1 ст. 1371 ГК РФ не распространяются на отношения, возникшие до вступления в силу ч. 4 ГК РФ

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2009 г. N ВАС-7671/09

Суд установил, что абсорбционная установка использована истцом при модернизации комплекса по производству серной кислоты ответчика в рамках выполнения обязательств по договору на выполнение научно-технических работ, заключенному между истцом и ответчиком.

При указанных обстоятельствах суд отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из положений пункта 1 статьи 1371 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Довод истца о том, что указанные положения не распространяются на отношения, возникшие до вступления в силу части четвертой Кодекса, подлежат отклонению, поскольку применение статьи 1371 Кодекса в таких случаях прямо предусмотрено пунктом 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/26 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 772 Кодекса в ранее действовавшей редакции предусмотрено право заказчика использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране.

1.3. При создании объекта промышленной собственности заключение договора на выплату авторского вознаграждения не является добровольным для заказчика (работодателя)

Кассационное определение СК по гражданским делам Кировского областного суда от 14 июля 2011 г. по делу N 33-2416

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело, постановлено исковые требования удовлетворить: обязать ОАО заключить договор на выплату авторского вознаграждения за использование способа многократного изменения номинальной мощности частотно-регулируемого электродвигателя, описанного в формулы изобретения, защищенного патентом.

Доводы ОАО о том, что законом не предусмотрена обязанность ответчика заключить договор с истицей, что договор с истицей может быть заключен ответчиком только на добровольной основе, не соответствует системному толкования норм ст. ст. 1370, 1371 ГК РФ, согласно которым порядок выплаты определяется договором между работником и работодателем, а в случае спора данное право может быть защищено судом.

2. Права заказчика на объект промышленной собственности

2.1. Государственный заказчик, не являющийся патентообладателем, вправе безвозмездно использовать созданную подрядчиком при исполнении государственного либо муниципального контракта полезную модель вне зависимости от того, является ли создание полезной модели предметом контракта

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 мая 2012 г. N Ф06-2353/12 по делу N А57-9319/2010

С учетом пункта 1 статьи 1371 и пункта 4 статьи 1373 ГК РФ государственный заказчик, не являющийся патентообладателем, вправе безвозмездно использовать созданную подрядчиком при исполнении государственного либо муниципального контракта полезную модель вне зависимости от того, является ли создание полезной модели предметом контракта.

2.2. Право на получение патента и исключительное право на объекты промышленной собственности, созданные при выполнении договора подряда, могут принадлежать заказчику, если: 1) договор прямо предусматривал их создание; 2) либо, если их создание не было прямо предусмотрено, - в случаях и порядке, предусмотренном договором

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 г. N С01-505/2017 по делу N СИП-523/2016

Согласно пункту 1 статьи 1371 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Таким образом, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда, может принадлежать заказчику, если договор прямо предусматривал их создание либо если их создание не было прямо предусмотрено - в случаях и порядке, предусмотренном договором.

2.3. Возникновения у заказчика права пользования полезной моделью на условиях простой неисключительной лицензии не означает, что для возникновения такого права необходимо заключение лицензионного договора

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 мая 2012 г. N Ф06-2353/12 по делу N А57-9319/2010

Указание в пункте 1 статьи 1371 ГК РФ на возникновения у заказчика права пользования полезной моделью на условиях простой неисключительной лицензии не означает, что для возникновения такого права необходимо заключение лицензионного договора.

2.4. Лицензионный договор для простой неисключительной лицензии в рамках статьи 1371 ГК РФ может быть заключен по волеизъявлению сторон, а на основании ст. 1373 ГК РФ публично-правое образование наделено правом потребовать заключение лицензионного договора, обязательного для патентообладателя

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 мая 2012 г. N Ф06-2353/12 по делу N А57-9319/2010

Указание в пункте 1 статьи 1371 ГК РФ на возникновения у заказчика права пользования полезной моделью на условиях простой неисключительной лицензии не означает, что для возникновения такого права необходимо заключение лицензионного договора. Законодатель не ставит в данном случае возникновение права пользования в зависимость от заключения договора, он только определяет объем прав пользования - на условиях простой неисключительной лицензии, то есть с учетом пункта 1 части 1 статьи 1236 ГК РФ - предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за патентообладателем права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). Соответствующий лицензионный договор может быть заключен в данном случае по волеизъявлению сторон. Публично-правое образование наделено правом в соответствии со статьей 1373 ГК РФ потребовать от патентообладателя - исполнителя работ заключения лицензионного договора на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии, заключение такого договора для патентообладателя обязательно.

2.5. Если заказчик в лице публичного органа имеет по договору право использовать объект промышленной собственности, то такое право принадлежит любому иному органу в данном публично-правовом образовании, который не являлся стороной договора

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 ноября 2012 г. N ВАС-12749/12

Пункт статьи 1371 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо предусматривает право заказчика на использование созданной подрядчиком полезной модели при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Довод истца о том, что заказчиком по договору на выполнение проектных работ не являлся ответчик, но он распорядился результатом интеллектуальной деятельности, был рассмотрен судами и отклонен, со ссылкой на то, что муниципальные контракты в соответствии статьями 1, 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключаются для обеспечения потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Суд признал, что использование проектной документации в соответствии с ее назначением иным управлением муниципального образования, в ведение которого передана реализация проекта с наделением необходимыми финансовыми средствами, а не управлением - стороной по договору, не может быть расценена как неправомерная передача иному лицу права на результат интеллектуальной деятельности.

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 мая 2012 г. N Ф06-2353/12 по делу N А57-9319/2010

Судебная коллегия считает, что данный вывод о применении статьи 1373 ГК РФ не противоречит установленным судом обстоятельствам дела, с учетом пункта 1 статьи 1371 ГК РФ. Пункт статьи 1371 ГК РФ прямо предусматривает право заказчика на использование созданной подрядчиком полезной модели при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. С учетом пункта 1 статьи 1371 и пункта 4 статьи 1373 ГК РФ государственный заказчик, не являющийся патентообладателем, вправе безвозмездно использовать созданную подрядчиком при исполнении государственного либо муниципального контракта полезную модель вне зависимости от того, является ли создание полезной модели предметом контракта.

Довод истца о том, что заказчиком по договору на выполнение проектных работ явилось Управление капитального строительства по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи муниципального образования, а распорядилось результатом интеллектуальной деятельности иное лицо ходатайства - не может быть принят во внимание. Муниципальные контракты в соответствии статьями 1, 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключаются для обеспечения потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Передав государственному заказчику результат выполненных им по договору подряда проектных работ по проекту гидроинженерной защиты поселка, содержащий запатентованную впоследствии формулу полезной модели, истец тем самым распорядился принадлежащим ему исключительным правом на полезную модель. Проектная документация, содержащая формулу полезной модели, с момента передачи ее заказчику стала собственностью последнего. Использование проектной документации в соответствии с ее назначением иным органом муниципального образования, в ведение которого передана реализация проекта с наделением необходимыми финансовыми средствами, не может быть расценена как неправомерная передача иному лицу права на результат интеллектуальной деятельности.