Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 мая 2009 г. N КГ-А40/4028-09 При новом рассмотрении дела по иску о признании действий ответчика по подаче заявки на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, злоупотреблением правом суду необходимо установить, соответствует ли заявленное требование установленным способам защиты гражданских прав (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 15 мая 2009 г. N КГ-А40/4028-09
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 февраля 2010 г. N КГ-А40/182-10-П по делу N А40-2237/08-27-27

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2009 г.

Закрытое акционерное общество "Фирма "Информбюро" обратилось в арбитражный суд с требованиями к обществу с ограниченной ответственность "Информационно-издательский центр "Новый Арбат-21", Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании действий ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21", выразившихся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "Persona", сходного до степени смешения с товарным знаком "Персона", принадлежащего ЗАО "Фирма "Информбюро" на основании свидетельства о регистрации N 188659 от 18.05.2000 г. и дальнейшие действия по регистрации этого товарного знака (ненаправления отзыва своей заявки и получение свидетельства) злоупотреблением правом и нарушением Парижской конвенции о защите промышленной собственности и Закона "О защите конкуренции"; признании действий, выразившихся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "Persona", сходного до степени смешения с товарным знаком "Персона", и дальнейшие действия по регистрации этого товарного знака (ненаправление отзыва своей заявки и получение свидетельства) незаконными; в соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации восстановить положение, существовавшее до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, т. е. до незаконной регистрации товарного знака "Persona". То есть признать ненормативный правовой акт федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам - внесение в реестр товарных знаков о регистрации товарного знака "Persona" N 327824 от 8.06.2007 г. недействительным в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ: бланки, брошюры, буклеты, газеты, издания печатные, календари, периодика, продукция печатная, фотографии; признать недействительным свидетельство о регистрации товарного знака "Persona" N 327824 от 08.06.2007 г. полностью как полученное в результате действий являющихся злоупотреблением правом.

В обоснование требований ЗАО "Фирма "Информбюро" указало, в частности на то, что издает и реализует на территории Российской Федерации газету "Персона" - товар, маркированный товарным знаком "Персона", зарегистрированным в реестре товарных знаков (свидетельство N 188659 от 18.05.2000 с датой приоритета от 14.07.1998 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 15.02.2005 г. по делу Арбитражного суда г. Москвы N А40-55246/03-15-519 обязал ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21" прекратить незаконное использование товарного знака "Персона" (свидетельство N 188659) в издаваемом им журнале "Персона/Persona", зарегистрированном Госкомитетом по печати Российской Федерации от 22.12.1997 г. (свидетельство N 0114463).

Однако Роспатентом выдано ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21" свидетельство о регистрации товарного знака N 327824 "Persona".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2008 г. производство по делу N А40-2237/08-27-27 по требованию о признании недействительными регистрации товарного знака "Persona" N 327824 от 8.06.2007 г. и соответствующего свидетельства прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как не подлежащее рассмотрению в арбитражном суде.

Арбитражный суд г. Москвы 23.05.2008 г. приостановил производство по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-8877/07-5-94, производство по делу возобновлено 30.10.2008 г.

Согласно протоколу судебного заседания арбитражного суда первой инстанции от 26.11.2008 истец уточнил требование и просил признать действия ответчика, выразившиеся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "Persona" N 327824, сходного до степени смешения с товарным знаком "Персона" N 188659, принадлежащим истцу, злоупотреблением правом и нарушением Парижской конвенции и Закона "О защите конкуренции".

Арбитражный суд вынес решение от 23.12.2008 г., признав действия ООО ИИЦ "Новый Арбат-21", выразившиеся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "Persona", сходного до степени смешения с товарным знаком "Персона", принадлежащего ЗАО "Фирма "Информбюро" на основании свидетельства о регистрации N 188659, злоупотреблением правом.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2009 г. решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО ИИЦ "Новый Арбат-21" просит об отмене постановления апелляционного суда и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении требования, ссылаясь на законность своих действий при подаче заявки на товарный знак "Persona" с целью индивидуализации издаваемого им журнала под таким названием, указывает на то, что арбитражный суд не проводил детального анализа двух товарных знаков - "Persona" и "Персона" для установления их тождества, ссылается на постановление надзорной инстанции арбитражного суда, которое не было учтено арбитражным судом при рассмотрении дела.

По мнению ЗАО "Информбюро", изложенном в отзыве на кассационную жалобу, ее доводы направлены на пересмотр вступивших в законную силу судебных актов, в связи с чем в удовлетворении кассационной жалобы просит отказать.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель ООО ИИЦ "Новый Арбат-21" поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель ЗАО "Фирма "Информбюро" высказал несогласие по всем позициям кассационной жалобы.

Представитель Роспатента определенного мнения по делу не имеет, решение по спорным вопросам оставляет на усмотрение суда.

Проверив законность обжалуемого постановления, а также решения арбитражного суда, которое оставлено без изменения апелляционным судом, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что судебные акты подлежат отмене.

Арбитражными судами обеих инстанций установлено, что истцом предъявлено требование в защиту права на товарный знак.

Удовлетворяя требование, арбитражные суды признали его правомерным на основании ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная норма предусматривает пределы осуществления гражданских прав.

Согласно ст. 10 Кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения указанных требований, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Исходя из положений ст. 10 Кодекса суд может отказать в защите права в случае злоупотребления лицом этим правом.

Таким образом, предусматривается, в частности, обращение в суд за защитой этого права.

Однако, норма не содержит указаний на то, что на ее основе допускается предъявление требования о признании действий злоупотреблением правом и это не следует из ее смысла.

Согласно ст. 12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки, признания недействительным акта государственного органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Защита интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии со специальными нормами.

В связи с чем арбитражным судам следовало установить обоснованность предъявленного требования исходя из подлежащих применению норм права.

Признавая требование обоснованным, арбитражные суды не указали каким образом удовлетворение иска приведет к восстановлению права истца на товарный знак.

Учитывая, что судебные акты вынесены с неправильным применением нормы материального права, они подлежат отмене на основании ч. 2 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение.

Руководствуясь ст. ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2009 года по делу N А40-2237/08-27-27 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2009 года N 09АП-1931/2009-ГК отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.