Энциклопедия решений. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ноябрь 2024)

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца патентообладатель (лицензиар) предоставляет другому лицу (лицензиату) право использовать соответствующий вид интеллектуальной собственности (изобретение, полезную модель, промышленный образец) в предусмотренных договором пределах. Право использования такого результата интеллектуальной деятельности удостоверяется патентом (п. 1 ст. 1233, ст. 1367 ГК РФ).

Правообладателем объекта патентных прав (лицензиаром) и лицензиатом могут быть любые юридические лица и граждане (физические лица), как являющиеся индивидуальными предпринимателями (п. 1 ст. 2, ст. 23 ГК РФ), так и не осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Лицензионный договор должен предусматривать предмет договора (путем указания на соответствующий объект патентных прав, и номера патента) и способы использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности (п. 6 ст. 1235 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее - Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014).

Способами использования изобретения, полезной модели или промышленного образца могут быть, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение указанных действий в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению (п. 2 ст. 1358 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ).

Внимание

Лицензиат может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Если право использования соответствующей интеллектуальной собственности прямо не указано в лицензионном договоре, оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта патентных прав заключается в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность договора (п. 1 ст. 1369 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ).

Предоставление права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит государственной регистрации. При несоблюдении этого требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п.п. 1, 2, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1369 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ).

До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежал государственной регистрации и считался заключенным с момента его регистрации (п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 1233, ст. 1369 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ). Государственная регистрация таких договоров осуществлялась в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020.

В соответствии с Законом N 35-ФЗ из ГК РФ исключено требование о государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Лицензионный договор может предусматривать, что право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца предоставляется с сохранением за патентообладателем права выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия) или без сохранения указанного права (исключительная лицензия). Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (п.п. 1, 2 ст. 1236 ГК РФ).

Общие правила о размере вознаграждения или порядке его определения как существенном условии возмездного лицензионного договора (п. 5 ст. 1235 ГК РФ) относятся и к договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Если иное не следует из договора, лицензиар имеет право на вознаграждение независимо от того, использует ли лицензиат фактически объект патентных прав и имеет ли место использование того же объекта третьими лицами. Право лицензиара на получение вознаграждения обусловлено только предоставлением права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности (постановления ФАС Дальневосточного округа от 08.05.2009 N Ф03-1809/2009, Одиннадцатого ААС от 21.09.2009 N 11АП-7399/2009).

Срок действия договора не должен превышать срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (см. п. 1 ст. 1363 ГК РФ), в ином случае он будет считаться заключенным на срок действия исключительного права. Если срок действия в договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.5 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Срок действия исключительного права определяется по правилам ст. 1363 ГК РФ.

Тема

Лицензионный договор

См. также

Энциклопедия судебной практики

Формы документов

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца)

Договор о платежах между Патентообладателем и Пользователем изобретения (пpи открытой лицензии)