Анализ споров в судах об авторском праве на изобретения (Н. Александрова, "Административное право", N 1, I квартал 2012 г.)

Анализ споров в судах об авторском праве на изобретения

В связи с вступлением России в ВТО Правительство РФ решило унифицировать патентные пошлины за изобретения и товарные знаки, взимаемые с россиян и иностранцев. Регистрация товарного знака обойдется заявителю в 16,2 тыс. руб. В конце прошлого года в ГД РФ был внесен законопроект N 446365-5 о создании суда по интеллектуальным правам, разработанный в ВАС РФ. Новый суд будет выступать в качестве суда первой и кассационной инстанции и займется рассмотрением дел, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. Создание такого суда позволит повысить эффективность системы защиты интеллектуальных прав в РФ с учетом международных стандартов. Однако Правительство РФ законопроект раскритиковало.

В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, возникших в связи с введением в действие ч. IV ГК РФ, Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ своим постановлением дали судам разъяснения по ряду вопросов (постановление Пленума Верховного суда РФ, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, далее - Постановление).

Особое внимание в Постановлении уделено вопросам применения Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (ч. IV ГК РФ распространяется на права и обязанности, возникшие после 31.12.2007).

Определением ВАС РФ от 17.06.2009 N ВАС-7671/09 в передаче дела по иску об обязании ответчика прекратить применение установки, изготовленной с использованием изобретения по патенту, в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд отказал в удовлетворении иска, установив, что спорная установка использована при модернизации комплекса в рамках выполнения обязательств по договору, заключенному между истцом и ответчиком. Установка запатентована истцом с приоритетом от 12.10.1999. При указанных обстоятельствах суд отказал в удовлетворении исковых требований исходя из положений п. 1 ст. 1371 ГК РФ. Довод истца о том, что указанные положения не распространяются на отношения, возникшие до вступления в силу ч. IV ГК РФ, подлежат отклонению, поскольку применение ст. 1371 ГК РФ в таких случаях прямо предусмотрено п. 8 Постановления. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 772 ГК РФ в ранее действовавшей редакции предусмотрено право заказчика использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране.

Согласно Постановлению споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции, поскольку такие споры не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. При определении подведомственности споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, необходимо исходить из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Еще одно интересное замечание, содержащееся в Постановлении, касается спорных моментов, связанных с выдачей патента. Основания для признания процедуры выдачи патента недействительной суды должны определять исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи соответствующей заявки. В то же время при рассмотрении обращения о признании недействительным патента нужно руководствоваться порядком, действующим на момент данного обращения.

В качестве примера проанализируем дело N А40-121181/07-5-130, связанное с рассмотрением возражения против выдачи патента РФ на группу изобретений. Патент был выдан с формулой, содержащей четыре независимых пункта, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. В палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи патента, мотивированное несоответствием условию патентоспособности "новизна" изобретения по независимому п. 1 формулы. Коллегия палаты по патентным спорам нашла обоснованным названный довод возражения. Таким образом, в соответствии с подп. 3 п. 19.5.4 Правил ИЗ от 1998 г. (действовали на дату приоритета изобретения) палатой по патентным спорам было установлено, что патент был выдан неправомерно. Заявителю было предложено в соответствии с п. 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу изобретения. Заявитель не представил скорректированную формулу, а также отказался исключить непатентоспособный пункт из формулы изобретения, и решением Роспатента указанный патент был признан недействительным полностью. Патентообладатель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, поскольку посчитал, что непатентоспособность одного из охарактеризованных в формуле по указанному патенту группы изобретений является основанием для признания его недействительным частично и выдачи патента с новой формулой, содержащей патентоспособные изобретения группы. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, указав на то, что решение Роспатента не соответствует ст. 1398 ч. IV ГК РФ, в которой практически воспроизведена формулировка п. 3 ст. 29 Патентного закона, поскольку патент, по его мнению, должен быть признан недействительным частично. Роспатент обратился в суд кассационной инстанции с жалобой. Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу Роспатента, отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, оставил решение Роспатента в силе. Суд кассационной инстанции указал также, что в связи с тем, что при признании патента недействительным частично выдается новый патент, суд обязан был применить Правила ИЗ, действовавшие на момент рассмотрения возражения. Подпункт 4 п. 19.8 Правил ИЗ устанавливает, что в случае если одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения, признано не соответствующим условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. Суд кассационной инстанции указал, что патент не мог быть признан недействительным частично, решение Роспатента о признании его недействительным полностью правомерно. Правообладатель обратился в ВАС РФ с заявлением, в котором просил пересмотреть в порядке надзора постановление ФАС МО, которым вынесенные судебные акты были отменены, в удовлетворении его заявления отказано. Определением ВАС РФ в передаче дела в президиум для пересмотра в порядке надзора было отказано, суд не нашел оснований для пересмотра постановления, вынесенного в полном соответствии с действующим законодательством.

Следует добавить, что в ВС РФ оспаривалась норма п. 5.1 Правил ППС, в соответствии с которой установлено, что внесение изменений в формулу изобретения может быть произведено только с согласия всех обладателей патента. ВС РФ прямо указал, что норма названного пункта не противоречит ни Конституции Российской Федерации, ни ГК РФ. В решении суда отмечено, что в случае когда обладателями исключительного права на изобретение являются несколько лиц, правомерно требуется получение согласия каждого из них на внесение изменений в формулу изобретения. Волеизъявление всех правообладателей в равной степени защищают их права, поскольку осуществление прав одних лиц не должно нарушать права других. Таким образом, суд признал правомерными решения Роспатента, согласно которым признаны недействительными полностью патенты на группу изобретений в случае непатентоспобности одного из них. Решением ВС РФ от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 было установлено, что реализация данного права (установленного п. 4.9. Правил ППС), как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Предметом отдельного рассмотрения в Постановлении стал круг проблем, связанных с распоряжением исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. Возможность правообладателя распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом закреплена в ст. 1233 ГК РФ. Одна из форм реализации данного права - внесение исключительного права в уставной (складочный) капитал. В таком случае помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключить отдельный договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор.

Данная правовая позиция нашла свое подтверждение в совместном постановлении Верховного суда РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" ("Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством").

Зачастую на практике возникают спорные ситуации, связанные с соотношением срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и срока действия лицензионного договора. Суды однозначно высказались о том, что лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

В соответствии с определением КС РФ от 01.03.2011 N 269-О-О не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании невнесенных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным. Оспаривались нормы о последствиях признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Такой патент аннулируется со дня подачи заявки на него. При этом заключенные на его основе лицензионные договоры действуют в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности. По мнению заявителя, данные положения неконституционны, так как не позволяют взыскивать с лицензиата невнесенные платежи по лицензионному договору за период до признания патента недействительным. КС РФ отклонил эти доводы и разъяснил следующее. Лицензиату предоставляется право использовать техническое решение не иначе как с согласия лицензиара, имеющего исключительные права на изобретение. Эта суть не изменяется последующим признанием патента недействительным в той части, в которой соглашение было исполнено к указанному моменту. В оспариваемых нормах урегулирован один из аспектов отношений с конкретным лицензиатом, который использовал переданный ему бывшим патентообладателем результат интеллектуальной деятельности, защищавшийся патентом до признания его недействительным. Тем самым законодатель признал право изобретателя на сохранение вознаграждения за использование достигнутого им результата интеллектуальной деятельности, полученного от лица, которое воспользовалось таким достижением. Исходя из сформулированной в вышеуказанном Постановлении позиции Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ, требование лицензиара о взыскании невнесенных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, не подлежит удовлетворению.

Возвращаясь к Постановлению, отметим, что судам рекомендовано учитывать, что если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным. То есть отношение сторон лицензионного договора к теме возмездности в любом случае должно быть выражено.

Значимым является вывод, сделанный высшими судебными инстанциями в отношении оснований для выплаты вознаграждения по возмездному лицензионному договору. По смыслу п. 5 ст. 1235 и во взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение выплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Это значит, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по причине того, что лицензиат не использовал переданные ему результат или средство, даже если размер вознаграждения определяется исходя из полученного дохода от использования произведения, но при этом оно не использовалось и доход не приносило. В этом случае сумма вознаграждения исчисляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Так, определением от 02.09.2009 N ВАС-10977/09 в передаче дела по взысканию задолженности по лицензионному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов было отказано, так как лицензионным договором установлена обязанность лицензиата выплачивать лицензионное вознаграждение; условиями лицензионного соглашения оплата текущих отчислений не поставлена в зависимость от установления факта неправомерного использования патента третьими лицами.

В продолжение рассмотрения темы лицензионных договоров хотелось бы отметить, что, несмотря на заключенные и действующие лицензионные соглашения, правообладатель вправе без согласия лицензиата распорядиться своими исключительными правами в отношении объекта таких соглашений и заключить договор об отчуждении исключительного права. При этом в силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Помимо указанного права лицензиар, заключив договор о предоставлении исключительной или неисключительной лицензии, может пользоваться соответствующим результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, за исключением тех случаев, когда договором об исключительной лицензии предусмотрено, что за лицензиаром такое право не сохраняется.

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020 утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение. Конкретизирована государственная регистрация таких договоров Приказом Роспатента от 29.04.2003 N 64. Регистрация договора об отчуждении исключительного права может быть осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден первоначальный заявитель.

Часть IV ГК РФ допускает односторонний отказ лицензиара от заключенного лицензионного договора, если лицензиат нарушил установленные сроки уплаты вознаграждения. Такой отказ лицензиара с учетом положений п. 3 ст. 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

Исключительное право на служебное произведение, то есть произведение, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, согласно ст. 1295 ГК РФ принадлежит работодателю. Правда, при этом вводятся особые нормы относительно возникновения прав у работника в тех случаях, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне. Кроме того, работник вправе при использовании его служебного произведения претендовать на получение вознаграждения за такое использование.

ОАО "Нэфис Косметикс" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, учреждению РАН Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН и др. о признании частично недействительными патентов на изобретения; об обязании Роспатента выдать новые патенты на изобретения с указанием в качестве патентообладателей ОАО "Нэфис Косметикс" и Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН. Между ОАО "Нэфис Косметикс" (заказчик) и Институтом катализа СО РАН (исполнитель) были заключены договоры на выполнение научно-исследовательских работ. Согласно положениям заключенного договора результаты работ по договору будут принадлежать совместно исполнителю и заказчику. Право на получение патентов изобретения будет принадлежать обеим сторонам, если иного не будет оговорено сторонами. Патенты на изобретения были выданы на имя исполнителя, что и послужило основанием для предъявления рассматриваемого иска. Возможность признания патента недействительным установлена ст. 1398 ГК РФ. Поскольку авторы изобретений не состояли в договорных отношениях с истцом, оснований для перехода исключительных прав на получение патентов на изобретения от авторов к истцу не возникло. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2011 по делу А40-94051/10-27-821 исковые требования были удовлетворены.

Н. Александрова

"Административное право", N 1, I квартал 2012 г.