Об ответственности за нарушение патента в Российской Федерации (В.И. Еременко, "Адвокат", N 4, апрель 2012 г.)

Об ответственности за нарушение патента в Российской Федерации

Статья В.И. Еременко посвящена вопросам гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за нарушение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Автором проведен анализ некоторых решений высших судебных органов страны в указанной сфере.

Глава 72 части четвертой ГК РФ, в отличие от других глав этой части, содержит минимальное количество положений об ответственности за нарушение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Если в отношении других объектов интеллектуальной собственности в части четвертой ГК РФ предусмотрены специальные статьи об ответственности за нарушение соответствующих прав (ст. 1301 - авторское право, ст. 1311 - смежные права, ст. 1515 - право на товарный знак, ст. 1472 - право на секрет производства, ст. 1537 - право на наименование места происхождения товара), то в главе 72 ГК РФ отсутствует сходная по содержанию с перечисленными выше статья.

Помимо гражданско-правовой ответственности, традиционно считающейся основной в сфере нарушения патента, в ранее действовавшем Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3518-I (далее - Патентный закон РФ) были предусмотрены административная и уголовная ответственность за нарушение патента (ст. 32).

По вполне понятной причине в ГК РФ такой статьи нет, однако административная и уголовная ответственность предусмотрены другими нормативными правовыми актами, и особенности указанных видов ответственности также найдут отражение в настоящей статье.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение патента (или контрафакцию), будучи институтом гражданского права, входит в сферу частного права. Ответственность за нарушение патента является одним из видов деликтной (т.е. внедоговорной) ответственности. Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего в себя следующие основания (условия): причинение вреда, противоправность поведения правонарушителя, наличие причинной связи между противоправным поведением и причиненным вредом, вина правонарушителя, которая требуется не для всех видов гражданско-правовых санкций. Указанные основания (условия) считаются общими основаниями ответственности за причинение вреда, они установлены статьей 1064 ГК РФ (глава 59 "Обязательства вследствие причинения вреда"). Так, согласно пункту 1 указанной статьи вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Пункт 1 ст. 1064 содержит специальную норму по отношению к общей норме пункта 1 ст. 15 ГК РФ. В данной норме установлена диспозиция, согласно которой законом или соглашением сторон может быть ограничен размер подлежащих возмещению убытков. В случае, указанном в пункте 1 ст. 1064, требование императивно: вред должен быть возмещен в полном объеме. Более того, допускается увеличение объема ответственности на основании закона либо на основании соглашения сторон. Эта норма представляет собой исключение из общего принципа компенсаторной направленности гражданско-правовой ответственности.

Вред возмещается либо в натуре (например, предоставляется вещь того же рода и качества), либо в виде возмещения убытков, состоящих как из реального ущерба, так и упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а под убытками - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Убытки в форме упущенной выгоды наиболее распространены в сфере нарушения патента, поскольку при этом нарушается прежде всего монопольное положение патентообладателя на рынке вследствие появления на нем контрафактной продукции. Исчисление размера убытков, учитывая особенности объекта нарушения как нематериальной категории, - один из самых сложных в делах о нарушении патента. Размеры настоящей статьи не позволяют подробно исследовать указанный вопрос. Отмечу только самую простую и распространенную методику расчета убытков при нарушении патента - по цене лицензионного договора, обычной для соответствующих условий гражданского оборота.

Деликтная ответственность, как правило, наступает лишь за виновное причинение вреда. В соответствии со статьей 401 ГК РФ вина выражается в форме умысла или неосторожности. В любом случае - был вред причинен умышленно или по неосторожности - причинитель вреда обязан его возместить.

Если наличие вреда и его размер доказывается потерпевшим, то вина причинителя вреда предполагается. Иными словами, отсутствие вины доказывается лицом, причинившим вред. В пункте 2 ст. 1064 ГК РФ указано: лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Таким образом, в указанной норме закреплена опровержимая презумпция вины причинителя вреда. По общему правилу отступление от принципа вины, т.е. случаи, когда ответственность возлагается независимо от вины причинителя вреда, допускается только законом (например, ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, - статья 1079 ГК РФ).

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным рассмотреть особенности применения такого основания ответственности, как вина в делах о нарушении патента. Поскольку в главе 72 ГК РФ отсутствуют указания на основания ответственности за нарушение патента (кроме перечня видов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, осуществление которых без согласия патентообладателя может быть признано контрафакцией), необходимо ориентироваться на общие нормы гражданского права.

Как указывалось ранее, вина причинителя вреда презюмируется. И если нарушитель патента желает избежать ответственности, он должен доказать отсутствие вины в своих действиях. Однако доказать свою невиновность потенциальному нарушителю патента практически невозможно, поскольку все третьи лица оповещены о чужих исключительных правах на запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец. Согласно пункту 1 ст. 1394 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включая имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Следовательно, в делах о нарушении патента вина причинителя вреда, по крайней мере в форме неосторожности, презюмируется. При этом презумпция должна считаться неопровержимой, поскольку после публикации сведений о выдаче патента предполагается, что все лица, осуществляющие свою деятельность в той или иной области техники, ознакомлены с такой публикацией. Во всяком случае, опубликованные сведения о выдаче патента являются общедоступными и все третьи лица обязаны проявлять должную заботливость и осмотрительность в сфере своей профессиональной деятельности. Если они по той или иной причине этого не делают - налицо их вина в форме неосторожности.

Объектом правонарушения является исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, хотя почти повсеместно в литературе условно и для краткости изложения используется словосочетание "нарушение патента". Исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец посвящена статья 1358 ГК РФ*(1), в пункте 1 которой исключительное право понимается прежде всего как принадлежащее патентообладателю исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Кроме того, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Как следует из определения, в исключительном праве на первое место выдвигается его позитивная функция - правомочие использования запатентованного объекта, что теоретически исключает коллизию легальной патентной монополии с положениями антимонопольного законодательства (Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"*(2)). Ссылка на статью 1229 ГК РФ означает, что в понятие исключительного права включена его негативная функция, т.е. правомочие патентообладателя запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

Пределы (или границы) исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец следующие: территориальное действие; срок действия; объем охраны. Из указанных пределов целесообразно дополнительно рассмотреть срок действия исключительного права, поскольку относительно этой категории в части четвертой ГК РФ имеются новации, которые зачастую трактуются неверно.

Так, в одном из комментариев, составленном лицами, причастными к разработке проекта части четвертой ГК РФ*(3) внимание читателей обращается на то, что в Патентном законе указан срок действия патента (ст. 3), но нет, в отличие ГК РФ, прямого ответа на вопрос о сроке действия исключительного права, удостоверенного патентом, т.е. на вопрос о том, с какого момента вступает в действие само исключительное право патентообладателя. Правильно поставив вопрос, авторы комментария делают затем следующий ошибочный вывод: "Между тем вследствие того, что защита исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы может быть осуществлена лишь после их государственной регистрации и выдачи патента, нередко высказывалось мнение, что именно с этого момента и действует исключительное право; это, конечно, неверно". Однако неверным следует признать цитируемый вывод как в отношении ранее действовавшего Патентного закона РФ, так и особенно части четвертой ГК РФ, где эти вопросы четко определены в пункте 1 ст. 1363.

Более сложным являлся вопрос об определении начала действия патента согласно ранее действовавшему патентному законодательству, поскольку приходилось прибегать к системному толкованию нескольких положений Патентного закона РФ (ст. 3, 22, 25, 26).

По сути, единственное указание (и то косвенного характера) на дату возникновения запретительной (негативной) функции исключительного права - это пределы временной правовой охраны (с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента), установленной статьей 22 ранее действовавшего Патентного закона РФ. Вполне очевидно, что за пределами временной правовой охраны следует "постоянная" правовая охрана. Именно с даты публикации сведений о выдаче патента возникает негативная функция исключительного права, поскольку после такой публикации сведения о чьих-либо патентных правах становятся общедоступными для всех третьих лиц.

Зачастую ошибочные выводы относительно начала действия исключительного права, как в случае, например, с указанным выше комментарием, возникают вследствие непонимания самой природы исключительного права.

Следует иметь в виду, что исключительное право исходя из положений статей 1229 и 1358 ГК РФ включает в себя позитивную функцию (правомочие по использованию и распоряжению запатентованным объектом) и негативную функцию (правомочие по запрету третьим лицам использовать запатентованный объект).

Стоит особо отметить следующее: авторы упомянутого комментария не учитывают то обстоятельство, что со дня подачи заявки на выдачу патента начинает свое действие только позитивная функция исключительного права. Уместно напомнить, что исключительное право патентообладателя (т.е. правомочие по использованию запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца) выступает в форме легальной монополии, предоставляемой на основе публично-правового акта государства. Выдаваемый патентным ведомством патент, подтверждающий предоставление патентообладателю исключительного права (патентной монополии), представляет собой изъятие (исключение) такой монополии из сферы действия антимонопольного законодательства. Только этим обстоятельством можно объяснить начало действия исключительного права патентообладателя в его позитивной функции со дня подачи заявки на выдачу патента. Заметим, что срок действия негативной функции исключительного права меньше, поскольку начальный момент, с которого отсчитывается время действия патента (позитивная функция исключительного права), не совпадает с моментом возникновения исключительного права в форме запрета всем третьим лицам использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец (негативная функция).

В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства в части четвертой ГК РФ четко установлена точка отсчета негативной функции исключительного права. Так, норма абзаца второго п. 1 ст. 1363 ГК РФ снимает все сомнения относительно начала действия негативной функции исключительного права. В данной норме предписано: защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента. Иными словами, негативная функция исключительного права, т.е. правомочие по запрету третьим лицам использовать запатентованный объект, начинает действовать после выдачи патента. Следует иметь в виду: только лишь выдачи патента недостаточно, необходима параллельная публикация сведений о выдаче патента, уведомляющая всех о чужих патентных правах. В противном случае возможно наступление безвиновной (объективной) ответственности, что противоречит принципу возложения гражданско-правовой ответственности только за вину.

Нужно также отметить, что патентная монополия патентообладателя сопровождается рядом ограничений (изъятий), которые в принципе снижают абсолютный характер ее действия*(4). Делается это для содействия научно-техническому прогрессу в стране, решения ряда социальных проблем, выполнения международно-правовых обязательств. Большинство таких ограничений сконцентрированы в статье 1359 ГК РФ ("Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец"). Кроме того, ограничения исключительного права закреплены в статьях 1360 ("Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности"), 1361 ("Право преждепользования на изобретения, полезную модель или промышленный образец"), 1362 ("Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец"), а также в пункте 3 ст. 1400 ГК РФ, в котором предусмотрено право послепользования относительно изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В отношении возникновения права преждепользования интересен пункт 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо ВАС РФ)*(5). Спорная ситуация рассмотрена Президиумом ВАС РФ на основании положений ранее действовавшего Патентного закона РФ, однако эти положения претерпели самые незначительные изменения при их переносе в главу 72 ГК РФ, поэтому выводы Президиума актуальны и в настоящее время. Суд кассационной инстанции, подчеркнул Президиум, отменил состоявшиеся судебные акты и указал при этом, что утверждение суда апелляционной инстанции о том, что право преждепользования подлежит установлению исключительно в судебном порядке и возникает на основании решения суда, не соответствует Патентному закону, поскольку право преждепользования возникает не в силу статьи 31, а в силу статьи 12 Патентного закона при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.

В ранее действовавшем Патентном законе РФ имелась статья 14 ("Нарушение патента"), аналог которой отсутствует в главе 72 ГК РФ.

В пункте 2 указанной статьи был закреплен открытый перечень способов защиты прав патентообладателя. Последний был вправе требовать:

- прекращения нарушения патента;

- возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;

- публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;

- осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Из приведенных способов защиты в § 8 ("Защита прав авторов и патентообладателей") гл. 72 ГК РФ (ст. 1407) предусмотрена лишь публикация решения суда о нарушении патента (ранее публикация осуществлялась в целях защиты деловой репутации патентообладателя).

Законодатель увязал право патентообладателя на публикацию решения суда о нарушении патента с действием подпункта 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в котором одним из способов защиты исключительных прав обозначено требование к нарушителю исключительных прав о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В данной статье предусмотрено, что патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном пользовании изобретения, полезной модели или промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Чрезвычайная лаконичность статьи 1252 оставляет большой простор для толкования. Неясно, за чей счет следует публиковать решение суда о нарушении патента? Почему избран только один источник публикации - официальный бюллетень указанного федерального органа, а не любое средство массовой информации по выбору патентообладателя, как это принято в мировой патентной практике? Куда должно быть обращено требование патентообладателя - в суд или в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в официальном бюллетене которого должна быть осуществлена такая публикация? Следует полагать, что решение о публикации должен выносить суд одновременно с решением суда о нарушении патента с отнесением расходов за такую публикацию на ответчика.

В этой статье говорится также о публикации решения суда "об ином нарушении его (т.е. патентообладателя - В.Е.) прав". Самым распространенным видом нарушения прав патентообладателя, сопутствующим нарушению патента, является распространение ответчиком ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки патентообладателю, либо нанести ущерб его деловой репутации, что является одной из форм недобросовестной конкуренции, подпадающей под действие статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции".

В § 8 гл. 72 ГК РФ имеется также статья 1406, посвященная спорам, связанным с защитой патентных прав. Согласно пункту 1 указанной статьи к таким спорам, которые рассматриваются судом, относятся, в частности, споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Норма пункта 2 ст. 1406 ГК РФ является изъятием из общего правила рассмотрения патентных споров в судебном порядке, закрепленного в пункте 1 данной статьи.

Для определенной категории споров, связанной с выдачей патентов и признанием их недействительными, предусмотрен административный порядок их рассмотрения, называемый также досудебным порядком рассмотрения споров. Связано это с тем обстоятельством, что суды до сих пор не располагают достаточным количеством специалистов, компетентных в различных областях техники, а их привлечение крайне необходимо для правильного рассмотрения споров, связанных с защитой патентных прав. Вместе с тем, поскольку в указанном пункте сделана ссылка на подпункты 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ, решения федеральных органов исполнительной власти могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

Однако, поскольку законодатель установил, по сути, иерархичность, или последовательность, такого оспаривания, заинтересованные лица не могут непосредственно обращаться в суд, минуя административный порядок рассмотрения данной категории споров. Сказанное свидетельствует о нарушении конституционного принципа, согласно которому права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими (ст. 18 Конституции РФ), в том числе право на судебную защиту без каких-либо ограничений.

Таким образом, следует отметить, что в России невозможно, в отличие от практики многих государств с развитым правопорядком, предъявление встречного иска о недействительности патента в делах о контрафакции.

Вышеизложенное подтверждается выводами, содержащимися в пункте 10 информационного письма Президиума ВАС РФ, которые были приняты на основании положений ранее действовавшего Патентного закона РФ, но которые сохраняют актуальность и в настоящее время. Президиум указал, что, поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 п. 1 ст. 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам, в то время как арбитражные суды рассматривают дела о признании недействительными соответствующих решений Роспатента.

Как указывалось ранее, в главе 72 ГК РФ практически отсутствуют положения об ответственности за нарушение патента, в частности нормы о способах защиты исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Поэтому для полноты исследования представляется целесообразным обратиться к общим нормам о способах защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), а также к соответствующим общим положениям главы 69 ГК РФ.

В статье 12 ГК РФ изложены одиннадцать способов защиты гражданских прав, наиболее часто встречающиеся в судебной и хозяйственной практике. Только два из них включены в перечень впервые - компенсация морального вреда и самозащита.

Компенсация морального вреда установлена для защиты нематериальных благ (личных неимущественных прав граждан) и в других предусмотренных законом случаях. Юридическое лицо вправе воспользоваться указанным способом для опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию (п. 7 ст. 152 ГК РФ). Защита исключительного права, имеющего имущественный характер, путем компенсации морального вреда проблематична, поскольку в части четвертой ГК РФ нет прямого указания о таком способе защиты исключительного права.

Самозащиту в качестве способа защиты гражданских прав можно квалифицировать как реакцию на контрафактные действия нарушителя патента. Применение этого способа защиты в принципе должно освобождать от ответственности лицо, осуществляющее самозащиту своих исключительных прав, за вред, причиненный нарушителю патента. Причем патентообладатель должен быть полностью уверен в том, что его патент нарушен, иначе он сам рискует понести ответственность за свои действия.

В случае самозащиты патентообладатель защищает себя исключительно собственными силами, не прибегая к помощи суда или иных органов. В качестве примера можно привести публикацию патентообладателем в средствах массовой информации о контрафактных действиях нарушителя патента, рассылку писем контрагентам нарушителя патента, содержащих информацию о нарушении патента.

В пункте 1 ст. 1252 ГК РФ установлен примерный перечень способов защиты исключительных прав, насчитывающий пять позиций: о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о возмещении убытков; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи*(6); о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Первые три способа защиты исключительных прав из указанного выше перечня присутствуют также в перечне способов защиты гражданских прав согласно статье 12 ГК РФ. О способе защиты исключительных прав путем публикации решения суда о нарушении патента упоминалось ранее. Такие способы защиты исключительных прав, как пресечение действий, нарушающих право, и возмещение причиненных убытков, были известны ранее действовавшему патентному законодательству. При этом вместо "пресечения действий, нарушающих право", использовался близкий по содержанию термин "требование о прекращении нарушения".

Следует иметь в виду, что согласно пункту 3 ст. 1250 ГК РФ такие способы защиты, как публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (в том числе на изобретение, полезную модель или промышленный образец) либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

В пункте 3 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29)*(7) говорится: в силу пункта 3 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит учитывать, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возложение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ (т.е. при наличии вины. - В.Е.).

Что касается такой меры ответственности, как уплата компенсации за нарушение патента, то высшие судебные органы высказались по этому поводу следующим образом: "Согласно подпункту 8 пункта 1 ст. 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ" (п. 56 постановления N 5/29).

Важной новеллой части четвертой ГК РФ в отношении ответственности за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности является установление такого способа защиты исключительного права (в том числе на изобретение, полезную модель или промышленный образец), как изъятие материального носителя.

Изъятие материального носителя (например, контрафактного изделия, в котором выражены чужие изобретение, полезная модель, промышленный образец), несомненно, является гражданско-правовой санкцией, поскольку согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю. Иными словами, эта санкция применяется по заявлению правообладателя, а не по инициативе суда.

То обстоятельство, что такие материальные носители в соответствии с пунктом 4 ст. 1252 ГК РФ считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ, не колеблет вывод о гражданско-правовом характере указанной санкции.

Кажущаяся суровость данной гражданско-правовой санкции (изъятие и уничтожение без какой бы то ни было компенсации) оправдан самой жизнью, поскольку, как правило, контрафактная продукция представляет опасность для потребителей (скажем, использование контрафактных деталей для ремонта самолетов).

Кроме того, согласно пункту 5 ст. 1252 ГК РФ оборудование, прочие устройства и материалы (допустим, пресс-формы для изготовления изделий, в которых выражен чужой промышленный образец), главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. В части четвертой ГК РФ не предусмотрены случаи обращения оборудования (прочих устройств и материалов) в доход Российской Федерации.

Подчеркнем: изъятию из оборота и уничтожению подлежит не все оборудование (прочие устройства и материалы), а только то, что главным образом используется или предназначено для совершения правонарушения. Ключевым здесь является оценочный термин "главным образом", при толковании которого суды столкнутся с определенными трудностями в зависимости от обстоятельств того или иного дела (например, при использовании правонарушителем арендуемого оборудования). Хотя в пункте 5 ст. 1252 ГК РФ прямо не указано, что изъятие и уничтожение оборудования осуществляется по требованию патентообладателя, из существа правоотношений следует (гражданское судопроизводство инициируется патентообладателем, а не судом), что указанная санкция также имеет гражданско-правовой характер.

Особый способ защиты исключительных прав предусмотрен статьей 1253 ГК РФ: если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, суд может в соответствии с пунктом 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора, а если такие нарушения совершает гражданин, то его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Как следует из вышеизложенного, требование о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя может предъявить только прокурор, если у него имеются достаточные доказательства неоднократного или грубого нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Прежде всего, следует выразить обеспокоенность по поводу неопределенности критериев ликвидации юридического лица и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, в частности таких, как неоднократность нарушения исключительного права и грубость такого нарушения, а также о чрезмерности и неадекватности самой этой меры, которая не присуща гражданскому праву государств с развитым правопорядком. Не вызывает сомнения, что данная норма может быть использована в коррупционной схеме в целях недобросовестной конкурентной борьбы на рынке и принесет больше вреда, чем пользы.

Кроме того, до сих пор не созданы легальные условия практического применения указанной нормы, поскольку в перечне случаев, установленных частью 1 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при наличии которых прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском или заявлением, не указан случай, предусмотренный статьей 1253 ГК РФ. Поэтому в настоящее время данная норма имеет чисто теоретическое значение.

В статье 1254 ГК РФ изложены особенности защиты прав лицензиата, обладателя права использования по исключительной лицензии: если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, он может наряду с другими способами защиты отстаивать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. Иными словами, только обладатель исключительной лицензии располагает всем арсеналом способов защиты своих прав, вытекающих из договора исключительной лицензии. Сходное правовое регулирование, не учитывающее интересы других лицензиатов, было предусмотрено в ранее действовавшем Патентном законе РФ (п. 3 ст. 14), согласно которому требования к нарушителю патента могли быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

Таким образом, и в настоящее время обладатели неисключительных лицензий, в том числе принудительных, официальных, открытых, неправомочны предъявлять иски о нарушении патента. В таких случаях они вынуждены обращаться к патентообладателям с тем, чтобы последние предъявляли иски в судах. Указанный пробел в российском гражданском законодательстве ставит большинство лицензиатов в зависимое и неравноправное положение, но прежде всего - обладателей неисключительной лицензии, которые по закону не вправе предъявлять претензии к нарушителям патента в случае бездействия патентообладателя.

В патентных законодательствах государств с развитым правопорядком имеется норма, согласно которой любой лицензиат может предъявить иск о нарушении патента, если патентообладатель после обращения к нему лицензиата с ходатайством о предъявлении иска в месячный срок не предъявит претензий к нарушителю патента; при этом патентообладатель может принять участие в судебном разбирательстве о нарушении патента, возбужденному лицензиатом. Указанный подход учитывает баланс интересов между патентообладателем и всеми лицензиатами, что способствует развитию цивилизованных отношений на рынке.

За нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец к правонарушителям могут быть применены меры административной или уголовной ответственности, которые входят в сферу публичного права. Вследствие этого обстоятельства административная и уголовная ответственность, в отличие от ранее действовавшего Патентного закона РФ, не упоминаются в части четвертой ГК РФ.

За рубежом уголовная ответственность за нарушение патента менее распространена по сравнению с гражданско-правовой ответственностью. Что касается административной ответственности за контрафакцию, то такой вид ответственности практически отсутствует в патентных законодательствах государств с развитым правопорядком. В соответствии с частью 2 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 тыс. 500 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 до 40 тыс. рублей. Как представляется, обращение заинтересованных лиц к упомянутым выше довольно-таки скромным мерам административной ответственности будет сдерживаться вследствие сложности самих этих дел, особенно при доказывании фактов нарушения патента. Поэтому с сожалением приходится констатировать, что законодатель с подачи разработчиков в очередной раз принял пустые декларации, в данном случае в сфере административной ответственности за нарушение патента.

Уголовная ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусмотрена статьей 147 УК РФ ("Нарушение изобретательских и патентных прав"). Основным объектом преступления в соответствии с названной статьей выступают отношения, обеспечивающие изобретательские и патентные права. Предметом преступления являются изобретение, полезная модель и промышленный образец с учетом нематериального характера последних.

Объективная сторона преступления состоит в совершении одного из следующих деяний, указанных в части 1 ст. 147 УК РФ:

- незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (т.е. собственно нарушение патента)

- разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них;

- присвоение авторства или принуждение к соавторству.

При этом уголовная ответственность наступает лишь в случае, когда упомянутые выше деяния причинили крупный ущерб.

Указанные составы преступления - материальные, поскольку обязательными их признаками являются причинная связь и крупный ущерб. Понятие "крупный ущерб" не раскрыто в статье 147 УК РФ, оно является оценочным и в каждом конкретном случае должно устанавливаться судом. В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (далее - постановление N 14)*(8) разъяснено, что суды при установлении крупного ущерба должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела, например из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет. Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом: виновное лицо осознает общественную опасность совершаемого деяния, предвидит возможность или неизбежность причинения вследствие такого деяния крупного ущерба и желает этого либо сознательно допускает или относится к этому безразлично.

Уголовная ответственность за нарушение патента дифференцирована, поскольку в части 2 ст. 147 УК РФ установлены два квалифицирующих признака: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; организованной группой.

Уголовные санкции по части 1 указанной статьи следующие: штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. По части 2 указанной статьи могут быть назначены следующие уголовные санкции: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, максимальная уголовная санкция за нарушение патента - лишение свободы на срок до пяти лет, что не дает оснований для отнесения нарушения патента к разряду тяжких преступлений (до шести лет) со всеми вытекающими из этого обстоятельства правовыми последствиями. Вполне очевидно, что нарушение патента представляет собой не меньшую общественную опасность, чем нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) и незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), максимальный срок наказания за которые - лишение свободы до шести лет.

Представляется целесообразным рассмотреть еще одну проблему, связанную с уголовной ответственностью за нарушение патента.

Отличающийся от мировой патентной практики подход к перечню нарушающих патент (контрафактных) действий в российском гражданском законодательстве (речь идет о примерном перечне действий по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца согласно пункту 2 ст. 1358 ГК РФ) чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности за нарушение патента.

Указанное опасение подтверждается разъяснениями, которые дал судам Пленум ВС РФ в пункте 9 постановления N 14: "Нарушение изобретательских и патентных прав, ответственность за которое предусмотрена статьей 147 УК РФ, выразившееся в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, может состоять, в частности (здесь и далее выделено мной. - В.Е.), в использовании указанных объектов без согласия патентообладателя (за исключением случаев, когда законом такое использование допускается без согласия патентообладателя), выраженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке, а также при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые не определены федеральными законами, иными нормативными актами.

К использованию указанных объектов может относиться, например, их ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, а также совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; совершение таких же действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

В тех случаях, когда установление использования (в продукте, изделии и т.п.) виновным чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца требует специальных знаний в той области науки, техники или ремесла, в которой создан каждый из охраняемых объектов, суд должен располагать соответствующим заключением эксперта или мнением специалиста".

Использование в цитируемом тексте вводных слов "в частности" и "например" означает, что Пленум ВС РФ согласен с примерным (открытым) перечнем контрафактных действий в сфере уголовной ответственности за нарушение патента. Это открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые непосредственно не указаны в законе, что грубо нарушает принципы применения уголовной ответственности.

Однако уже в пункте 18 рассматриваемого постановления Пленум предлагает для судов исчерпывающий (закрытый) перечень контрафактных действий, но теперь в сфере уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака. При этом Пленум вполне закономерно не воспринял примерный (открытый) перечень действий по незаконному использованию товарного знака, закрепленный в пункте 2 ст. 4 ранее действовавшего Закона о товарных знаках (в настоящее время - п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Налицо противоречивая позиция Пленума ВС РФ, которая несомненно нуждается в корректировке в части разъяснения судам относительно установления исчерпывающего (закрытого) перечня контрафактных действий, нарушающих чужие исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В.И. Еременко,

доктор юридических наук,

начальник Отдела права

Евразийского патентного

ведомства

"Адвокат", N 4, апрель 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Подробнее см.: Еременко В.И. Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 7. С. 9-17.

*(2) СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434.

*(3) Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. - М.: Статут, 2008. С. 522.

*(4) Подробнее см.: Еременко В.И. Исключения из патентной монополии в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 8. С. 28-34.

*(5) Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

*(6) Здесь законодателем допущена очевидная ошибка в связи со ссылкой на пункт 5 ст. 1252, поскольку вопросы о материальных носителях урегулированы в пункте 4 этой статьи.

*(7) Российская газета. 2009. 22 апр.

*(8) Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 7.