Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2014 г. N 09АП-10187/14

г. Москва

14 мая 2014 г.

Дело N А40-77233/13

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 мая 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей Е.А. Птанской, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи С.А. Фемченковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "АВТОЭКСПЕРТ" и ООО "ДиДжей Рус"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 февраля 2014 года

по делу N А40-77233/13, принятое судьёй Козленковой О.В.

по иску ООО "АВТОЭКСПЕРТ" (ОГРН 106774605489); ООО "ДиДжей Рус" (ОГРН 106774607909)

к Бурдину А.С.; ООО "Эксперт Шин" (ОГРН 1127746547169)

третьи лица: Межрайонная ИНФС России No 46 по г. Москве, ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр",

о защите исключительных прав на коммерческое обозначение, фирменное наименование, товарные знаки

при участии в судебном заседании:

от истца: Юрьева О.Е. (доверенность от 29.03.13, доверенность от 29.03.13), Петухова Е.О. (доверенность от 29.03.13, доверенность от 29.03.13)

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика, от третьего лица.

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ" и общество с ограниченной ответственностью "ДиДжей Рус" обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эксперт шин" и ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" о защите исключительных прав на коммерческое обозначение, фирменное наименование, товарные знаки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09 сентября 2013 года принят отказ от требований, заявленных к ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр", ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2013 года в порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве соответчика привлечен Бурдин Андрей Сергеевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2013 года в порядке ст. 49 АПК РФ судом принято ходатайство истцов о запрете Бурдину А.С. незаконного использования обозначения "experttyres" в доменном имени "experttyres.ru", о взыскании с Бурдина А.С. компенсации в пользу ООО "Автоэксперт" в размере 200 000 руб., о запрете ООО "Эксперт Шин" незаконного использования обозначения "ЭКСПЕРТ ШИН", в том числе в фирменном наименовании, о взыскании с ООО "Эксперт Шин" в пользу ООО "Автоэксперт" компенсации в размере 1 300 000 руб., обязании ООО "Эксперт Шин" внести изменения в фирменное наименование путем подачи заявления в ФНС РФ о государственной регистрации данных изменений.

Решением суда от 03 февраля 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд, оценив сходство доменного имени "experttyres.ru" и товарных знаков ООО "ДиДжей Рус" - "автоэксперт", фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", а также сходство обозначения "ЭКСПЕРТ ШИН" ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", фирменного наименования ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", с товарными знаками "автоэксперт" истца, ООО "ДиДжей Рус", и фирменным наименованием истца, общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", суд пришел к выводу о том, что они не являются сходными до степени смешения и не могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов по причине отсутствия полного звукового (фонетического) сходства при их произношении.

Исходя из смыслового (семантического) сходства, суд посчитал, что не каждому рядовому потребителю может быть известен перевод с английского языка словесного элемента experttyres, состоящего из двух слов expert (в переводе с английского - эксперт) и tyres (в переводе с английского - шины), в связи с чем, суд не усматривает возможности введения потребителей и (или) контрагентов в заблуждение.

С решением не согласились истцы, подали апелляционную жалобу, в которой просят состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований истцов.

По мнению заявителей жалобы, суд пришел к неверному выводу об отсутствии у истца 1 права на коммерческое обозначение, отсутствии сходства коммерческого обозначения истца 1 с обозначением и форменным наименованием ответчика ООО "Эксперт шин" и доменным именем Бурдина А.С., отсутствие сходства фирменного наименования ООО "Автоэксперт" с фирменным наименованием ООО "Эксперт шин", сходства товарных знаков ООО "ДиДжей Рус" с обозначением, используемым ответчиком ООО "Эксперт шин", сходства фирменного наименования ООО "Автоэксперт", товарных знаков ООО "ДиДжей Рус" с доменным именем Бурдина А.С.

Ответчик и третье лицо отзыв на апелляционную жалобу не представили, представителей в заседание суда апелляционной инстанции не направили.

Заслушав доводы и возражения представителей истцов, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 03 февраля 2014 года и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, 16 января 2006 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ООО "АВТОЭКСПЕРТ".

19 января 2006 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ООО "ДиДжей Рус".

30 января 2006 года ООО "АВТОЭКСПЕРТ" было зарегистрировано доменное имя "shinaexpert.ru", на котором был размещен интернет-сайт www.shinaexpert.ru (согласно данным интернет-сервиса Whois https://www.nic.ru/whois).

15 мая 2007 года Роспатентом на имя ООО "ДиДжей Рус" был зарегистрирован товарный знак "автоэксперт" N 326231 (приоритет от 13 июля 2006 года) в отношении услуг 35 класса МКТУ: продвижение автомобильных принадлежностей [для третьих лиц], в том числе через Интернет, а именно оптовая и розничная торговля автомобильными принадлежностями.

22 января 2008 года Роспатентом на имя ООО "ДиДжей Рус" был зарегистрирован товарный знак "автоэксперт" N 341719 (приоритет от 13 июля 2006 года) в отношении услуг 37 класса МКТУ: восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протекторов на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; лакирование; лужение повторное; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств; установка" ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов; чистка транспортных средств.

16 октября 2009 года на ООО "ДиДжей Рус" было зарегистрировано доменное имя "autoexpert.ru", на котором был размещен Интернет-сайт www.autoexpert.ru (согласно данным Интернет-сервиса Whois https://www.nic.ru/whois).

ООО "Автоэксперт" оказывает услуги в области торговли автомобильными шинами, дисками, а так же иные автомобильные услуги - сервис, мойка машин, основным видом экономической деятельности по ОКВЭД является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Указанную деятельность ООО "Автоэксперт" осуществляет под коммерческим обозначением "shinaexpert", которое в том числе было отражено в отличительной части доменного имени истца - "shinaexpert.ru".

В 2006 году на ООО "АВТОЭКСПЕРТ" было зарегистрировано доменное имя "shinaexpert.ru", на котором был размещен Интернет-сайт www.shinaexpert.ru, посредством которого ООО "АВТОЭКСПЕРТ" ведет свою деятельность, рекламирует и продвигает свои услуги.

ООО "ДиДжей Рус" работает в области торговли шинами и дисками, а так же оказания различных автомобильных услуг - сервис, мойка машин, основным видом экономической деятельности по ОКВЭД является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

ООО "ДиДжей Рус" является правообладателем комбинированных товарных знаков N 326231 и N 341719 со словесным элементом "автоэксперт". Товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 и 37 классов услуг МКТУ соответственно и активно используются ООО "ДиДжей Рус" в его деятельности, в том числе на вьюесках, в рекламе, документации, в сети Интернет.

ООО "ДиДжей Рус" является администратором доменного имени "autoexpert.ru", на котором размещен и с 2009 года функционирует Интернет-сайт www.autoexpert.ru, посредством которого ООО "ДиДжей Рус" осуществляет свою деятельность, рекламирует и продвигает свои услуги (распечатки страниц сайта в приложении).

Как установлено судом, администратором домена "experttyres.ru" является Бурдин Андрей Сергеевич, данное доменное имя зарегистрировано им 03 апреля 2010 года.

В обоснование исковых требования истцами приведены следующие доводы:

- доменное имя "experttyres.ru" сходно с коммерческим обозначением ООО "АВТОЭКСПЕРТ" "shinaexpert" по фонетическому, визуальному и семантическому критериям;

- доменное имя "experttyres.ru" сходно до степени смешения с товарными знаками "автоэксперт" истца, ООО "ДиДжей Рус", и фирменным наименованием ООО "АВТОЭКСПЕРТ";

- обозначение "ЭКСПЕРТ ШИН" ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", и фирменное наименование ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", сходны с коммерческим обозначением истца "shinaexpert", общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ";

- обозначение "ЭКСПЕРТ ШИН" ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", и фирменное наименование ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", сходны с товарными знаками "автоэксперт" истца, ООО "ДиДжей Рус", и фирменным наименованием истца, общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ".

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Между тем, в силу 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с п. 3 ст. 1485 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В подтверждение известности коммерческого обозначения истца, общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", представлены рекламные материалы (открытки, купоны, карточки), договор на оказание услуг по размещению постеров на наружных рекламных носителях от 10 октября 2007 года.

В соответствии со ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два или более коммерческих обозначения.

Коммерческое обозначение представляет собой объект интеллектуальной собственности.

Коммерческим обозначением является символ, позволяющий отличать одно предприятие от другого. Для потребителя коммерческое обозначение - это внешнее проявление бизнеса, на которое он ориентируется, совершая покупки, обращаясь за оказанием услуг и т.д.

При соблюдении двух основных условий (различительная способность известность на определенной территории) ГК РФ наделяет правообладателя исключительным правом использования коммерческого обозначения любым способом, не противоречащим закону (п. 1 ст. 1539 ГК РФ). Исключительное право означает, что правообладатель может использовать коммерческое обозначение так, как он пожелает, а также вправе воспрепятствовать другим лицам использовать это обозначение без его разрешения, оформленного установленным законом способом.

Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение существует столько же времени, сколько и организация, которой он принадлежит. Однако, исключительное право прекращается, если обозначение не используется непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ" зарегистрировано в качестве юридического лица 16.01.2006, осуществляет предпринимательскую деятельность по оптовой и розничной торговли автомобильными шинами и дисками, и для индивидуализации своего предприятия использует коммерческое обозначение "shinaexpert", отраженное в доменном имени shinaexpert.ru.

Вместе с тем, по смыслу положений ст. 1538 ГК РФ, словесное обозначение "shinaexpert" может быть признано коммерческим обозначением общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", если оно используется для индивидуализации принадлежащему ему предприятию.

В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В состав предприятия входят права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания).

Установив, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о принадлежности обществу с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ" торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса, суд первой инстанции правомерно отказал в части иска, предъявленного в защиту права на коммерческое обозначение.

При этом не может быть принята во внимание ссылка истцов на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 г., так как иного толкования понятия "предприятие", чем дано судом первой инстанции, п.64 указанного Постановления не устанавливает.

Оценив сходство доменного имени "experttyres.ru" и товарных знаков ООО "ДиДжей Рус" - "автоэксперт", фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", а также сходство обозначения "ЭКСПЕРТ ШИН" ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", фирменного наименования ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Эксперт шин", с товарными знаками "автоэксперт" истца, ООО "ДиДжей Рус", и фирменным наименованием истца, общества с ограниченной ответственностью "АВТОЭКСПЕРТ", суд пришел к выводу о том, что они не являются сходными до степени смешения и не могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов по причине отсутствия полного звукового (фонетического) сходства при их произношении.

Исходя из смыслового (семантического) сходства, суд посчитал, что не каждому рядовому потребителю может быть известен перевод с английского языка словесного элемента experttyres, состоящего из двух слов expert (в переводе с английского - эксперт) и tyres (в переводе с английского - шины), в связи с чем, суд не усматривает возможности введения потребителей и (или) контрагентов в заблуждение.

Суд апелляционной инстанции соглашается с указанными выводами, так как доказательств столкновения результатов интеллектуальной деятельности, защищаемых истцами, с фирменным наименованием, обозначением, используемым ответчиком ООО "Эксперт шин", доменным именем "experttyres.ru" истцами действительно не приведено, в связи с чем наличие угрозы возможности, а тем более самого введения потребителей в заблуждение, истцы не доказали, в связи с чем в заявленном иске в полном объеме отказано правомерно.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 февраля 2014 года по делу А40-77233/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев Е.А. Птанская