Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2014 г. N 09АП-14193/14

г. Москва

22 мая 2014 г.

Дело N А40-44713/12-5-409

Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой,

судей Н.И. Левченко, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "Д Дистрибьюшен"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2014 года

по делу N А40-44713/12, принятое судьёй М.А. Ведерниковым,

по иску ЗАО "Д Дистрибьюшен" (ОГРН 1067746321059)

к ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (VLAKTOR TRADING LIMITED)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о досрочном прекращении охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Гришанова Г.И. по доверенности от 07.12.2012

от ответчика: Орлянский М.В. по доверенности от 02.09.2013

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещен

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Д Дистрибьюшен" (далее - ЗАО "Д Дистрибьюшен", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ N 176978 в отношении части товаров 32, 33 классов, услуг 43 класса МКТУ, N 373410 в отношении части товаров 32, 33 классов (в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 29.10.2012 г. по делу А40-44713/12 суд заявленные исковые требования удовлетворил, а именно: прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ N 176978 частично, а именно в отношении товаров 32 класса МКТУ "пиво", товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива", услуг 42 класса МКТУ "снабжение продовольственными товарами"; прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ N 1373410 частично, а именно в отношении товаров 32 класса МКТУ: "пиво; напитки с незначительным содержанием алкоголя и, в том числе вода подготовленная; коктейли с незначительным содержанием алкоголя; коктейли с незначительным содержанием алкоголя на натуральных соках (фруктовых, цитрусовых, овощных), в том числе со специями; напитки с незначительным содержанием алкоголя на натуральных соках (фруктовых, цитрусовых, овощных), на пряно-ароматическом растительном сырье, на ароматизаторах, идентичных натуральным; напитки с незначительным содержанием алкоголя на основе природных (в том числе минеральных) вод, овощные и фруктовые; напитки солодовые с незначительным содержанием алкоголя; соки овощные с незначительным содержанием алкоголя; соки фруктовые с незначительным содержанием алкоголя", а также товаров 33 класса МКТУ, а именно: алкогольные напитки (за исключением пива) и, в том числе алкогольные напитки различной органолептической и цветовой гаммы на растительном сырье; аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водки особые; коктейли алкогольные; коктейли алкогольные, содержащие различные водки и/или водки особые, и/или настойки горькие; коктейли алкогольные, содержащие фруктовые, цитрусовые и овощные соки; коктейли винные; коктейли слабоалкогольные, включающие вино (виноматериалы) и природную (в том числе минеральную) воду; коктейли винные слабоалкогольные, включающие вино и тоник; коктейли слабоалкогольные (на основе вермута, виски, водки, джина, ликеров, спиртовых настоек); ликеры (крепкие, десертные); ликерно-водочные изделия (в том числе слабоалкогольные); напитки винные; напитки десертные (алкогольные); напитки слабоалкогольные энергетические; напитки слабоалкогольные сокосодержащие (фруктовые, цитрусовые, овощные); напитки слабоалкогольные солодовые (за исключением пива); напитки алкогольные натуральные из виноматериалов, изготовленные без добавления этилового спирта и сырья, содержащего добавленный этиловый спирт; напитки спиртовые; напитки спиртовые солодовые; настойки спиртовые на фруктах и фруктовых соках, овощах и овощных соках, на пряно-ароматическом сырье (сладкие, полусладкие, горькие); алкогольный напиток гречишный; алкогольный напиток гречишный солодовый; пунши; спиртованные соки, настои, морсы.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30 января 2013 г. решение суда было оставлено без изменения.

Федеральный Арбитражный суд Московского округа постановлением от 20 июня 2013 г. вышеуказанные судебные акты отменил и передал дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции от 25 февраля 2014 года, ЗАО "Д Дистрибьюшен" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции вынесено нарушением норм материального права, изложенные в решении выводы не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Судом не были полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Третье лицо в суд не явилось, извещено надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания. Дело рассмотрено без участия представителей третьего лица в порядке статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе поддержал в полном объеме, просит удовлетворить апелляционную жалобу, отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2014 года.

Представитель ответчика с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2014 года по делу N А40-44713/12.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ЗАО "Д Дистрибьюшн" осуществляет деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что закреплено в пункте 3.2. Устава. Заявитель вправе осуществлять такого рода деятельность на основании Лицензии А62372, peг. N 19054 от 10 ноября 2010 г. (переоформление лицензии А 623854 от 25.10.2010).

Для продвижения на рынке нового алкогольного продукта истцом были поданы заявки на регистрацию товарных знаков со словесными элементами "ТИТУЛЪ" и "Смирновъ Титулъ", а именно: N N 2011729491, 2010728405, 2011711283, 2011712551, 2010715216 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива".

Истцом был заключен договор с ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА" N П-087/11 от 13 сентября 2010 г., которым определены правила, условия и обязательства Сторон, на основе которых должно осуществляться производство, хранение и поставка алкогольной продукции - водки "Смирновъ Титулъ". ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА" является лицензиатом Заявителя, при этом лицензионным договором от 01 октября 2010 г. между вышеуказанными лицами предусмотрено, что водка "Смирновъ Титулъ" входит в перечень Лицензионной продукции.

По заявке N 2010715216 было принято решение об отказе в регистрации, а по заявке N 2011711283 ЗАО "Д Дистрибьюшн" получено уведомление, в котором изложены мотивы предварительного отказа в регистрации заявленного обозначения по причине наличия товарных знаков компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, которые были признаны сходными до степени смешения с обозначениями по вышеуказанной заявке.

В уведомлении о результатах проверки обозначения "ТИТУЛЪ" по заявке N 2011711283 указаны следующие товарные знаки Ответчика, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, квалифицированные в качестве однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ: товарный знак "ТИТУЛЬНЫЙ" по свидетельству N 176978, дата регистрации 08 июля 1999 г.; товарный знак "Титульная" по свидетельству N 373410, дата регистрации 26 февраля 2009 г.

В силу вышеизложенного, как считает истец, он заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны данных товарных знаков, которые являются препятствием для получения исключительных прав на обозначения "ТИТУЛЪ" и "Смирновъ Титулъ" и беспрепятственном использовании данных обозначений в процессе производства, хранения и последующего введения в гражданский оборот водки "Смирновъ Титулъ".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно части 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N ВАС-14503/10 от 20 декабря 2010 года, заинтересованность лица по данной категории дел следует устанавливать по трем основным критериям: во-первых, лицо должно быть производителем товаров в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; во-вторых, лицо должно иметь намерение использовать сходное обозначение в отношении однородных товаров, причем это намерение должно быть реальным; и в-третьих, лицо должно осуществлять приготовление по такому использованию.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельной ссылку заявителя о том, что регистрация товарных знаков "Смирновъ Титулъ" стала возможной в результате досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков ответчика на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 29 октября 2012 г., вынесенного при первом рассмотрении настоящего дела и отклоняет на основании следующего.

Словесный товарный знак истца "Смирновъ Титулъ" по свидетельству N 464858 был зарегистрирован 21 июня 2012 г., т.е. за четыре месяца до вынесения решения от 29 октября 2012 г. Второй комбинированный товарный знак со словесным элементом "Смирновъ Титулъ" по свидетельству N 473876 был зарегистрирован 31 октября 2012 г., т.е. сразу же после вынесения решения суда от 29 октября 2012 г. и до его вступления в законную силу.

При таких обстоятельствах, предоставление правовой охраны товарным знакам истца "Смирновъ Титулъ" по свидетельству N 464858 и по свидетельству N 473876 не было обусловлено досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков ответчика.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод заявителя апелляционной жалобы о том, что на рынке уже более полутора лет присутствует водочная продукция под обозначениями "ТИТУЛЪ" и "Смирновъ Титулъ".

На рынке присутствует лишь водка "Смирновъ Титулъ". Доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции под наименованием "ТИТУЛЪ" истец не представил.

Суд первой инстанции законно и обоснованно указал, что в рассматриваемом деле со стороны истца не представлено доказательств наличия ни одного из приведенных выше обстоятельств.

Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

Как было указано выше, ответчик является правообладателем товарных знаков "Титульный" и "Титульная" по свидетельствам N 176978, 373410 соответственно в 32, 33 и 42 классах МКТУ. При этом товарный знак по свидетельству N 176978 зарегистрирован 08.07.1999 г. с приоритетом от 08.12.1997 г. в отношении части товаров 32, 33, 37, 39, 42 классов МКТУ; товарный знак по свидетельству N 373410 зарегистрирован 26.02.2009 г. с приоритетом от 14.12.2007 г. в отношении части товаров 32, 33 классов МКТУ.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В материалах дела имеется договор N П-087/11 от 13.09.2010 г., заключенный истцом, которым определены правила, условия и обязательства сторон, на основе которых должно осуществляться производство, хранение и поставка алкогольной продукции - водки "Смирновъ Титулъ".

Обозначение "Смирновъ Титулъ" подано истцом на регистрацию в качестве словесного и комбинированного товарных знаков по заявкам N N 2011729491, 2010728405, 2011712551.

Решениями Роспатента от 21.06.2012 и 31.10.2012 были зарегистрированы товарные знаки "Смирновъ Титулъ" по заявке N 2010728405, номер регистрации: 464858 и комбинированного словесного товарного знака со словесным элементом "Смирновъ Титулъ" по заявке N 2011712551, номер регистрации: 473876.

На момент вынесения решения истец не мог не знать о факте регистрации словесного товарного знака "Смирновъ Титулъ" N 464858, а также комбинированного товарного знака со словесным элементом "Смирновъ Титулъ" N 473876 на имя истца.

При таких остоятельствах суд первой инстанции сделал законный и обоснованный вывод о том, что истец имеет заинтересованность в использовании в хозяйственном обороте обозначения "Смирновъ Титулъ" для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ - водка. Указанное обозначение зарегистрировано на имя истца в качестве словесного товарного знака N 464858 и комбинированного товарного знака N 473876.

Следовательно, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака "Титульный" по свидетельству N 176978 и "Титульная" по свидетельству N 373410, не является основанием для приобретения истцом исключительного права на обозначение "Смирновъ Титулъ".

Заявки N N 2011711283 и 2010715216 на регистрацию товарного знака "Титулъ" сами по себе не свидетельствуют о существовании реального намерения использовать обозначение "Титулъ" в хозяйственной деятельности и осуществлении необходимых подготовительных действий к такому использованию, поскольку такие заявки могут быть поданы любым лицом.

Ссылка в жалобе истца на иные регистрации товарных знаков не может быть принята во внимание, поскольку обстоятельства таких регистрации не входят в предмет исследования по настоящему делу. Кроме того, приведенный истцом пример не опровергает выводов суда, поскольку свидетельствует о существовании ряда "зонтичных" регистрации, объединенных единым доминирующим элементом. В отношении товарных знаков истца таким элементом является обозначение "Смирновъ".

Ссылка истца на лицензию на закупку хранение и поставку алкогольной продукции не опровергает выводов суда. Наличие лицензии обусловлено особыми требованиями Закона N 171-ФЗ, предъявляемыми к оптовым поставщикам именно алкогольной продукции. При этом лицензируемую деятельность истец осуществляет под своим фирменным наименованием ЗАО "Д Дистрибьюшн", а не под спорным обозначением.

Реализация товаров 33-го класса является лишь осуществлением исключительного права на товарный знак способом, названным в статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, и сама по себе самостоятельной услугой не является (на это уже было указано в постановлении ФАС Московского округа по настоящему делу).

Ссылка истца на Резолюцию совета ИНТА от 13.11.2013 г. не свидетельствует о наличии оснований для отмены решения.

Данная резолюция не является правовым актом, регулирующим отношения сторон настоящего спора.

Отношения по неиспользованию товарного знака прямо урегулированы законом, в связи с чем, ссылка на обычаи, установленные для участников ИНТА, является неправомерной.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Доводы апелляционной жалобы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2014 года по делу N А40-44713/12 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая Н.И. Левченко