Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2014 г. N 20АП-2394/14

г. Тула

9 июня 2014 г.

Дело N А68-129/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 02.06.2014.

Постановление в полном объеме изготовлено 09.06.2014.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Сентюриной И.Г., судей Тиминской О.А. и Токаревой М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Крючковой А.Ю., при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Здравсервис Дар" - Лезгина А.В. (доверенность от 19.08.2013), представителя общества с ограниченной ответственностью "Здравсервис" - Тарарушкина А.Н. (доверенность от 22.11.2013), при рассмотрении в открытом судебном заседании апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Здравсервис Дар" на решение Арбитражного суда Тульской области от 05.03.2014 по делу N А68-129/2014 (судья Алешина Т.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Здравсервис Дар" (пос. Иншинский Ленинского района Тульской области, ОГРН 1025900518973, ИНН 5902132621), к обществу с ограниченной ответственностью "Здравсервис" (г. Тула, ОГРН 1027100755538, ИНН 7106040119), третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - закрытое акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр", Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью "Здравмедсервис", о запрете использования фирменного наименования, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Здравсервис Дар" (далее - ООО "Здравсервис Дар") обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Здравсервис" (далее - ООО "Здравсервис) об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием ООО "Здравсервис Дар" до степени смешения, путем внесения в учредительные документы изменений, исключающих из фирменного наименования ООО "Здравсервис" слово "Здравсервис" и государственной регистрации вменений в учредительные документы, исключающих из фирменного наименования ООО "Здравсервис" слово "Здравсервис"; запретить ответчику использовать доменное имя второго уровня "zdravservice.ru"; запретить ответчику в адресах электронной почты использовать слова, сходные до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Здравсервис Дар", путем исключения из наименований адресов электронной почты слов, сходных до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Здравсервис Дар".

Определениями суда от 17.01.2014 и 05.02.2014 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр", Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью "Здравмедсервис".

Решением суда от 05.03.2014 в удовлетворении исковых требований отказано и распределены судебные расходы.

ООО "Здравсервис Дар", не согласившись с судебным актом, обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило его отменить. Мотивируя позицию, заявитель указывает, что суд не учел большую степень вероятности смешения фирменного наименования истца и фирменного наименования ответчика, поскольку имеется и графическое и фонетическое сходство наименований, а использование в оригинальной и основной части фирменного наименования истца доминирующего слова "Здравсервис" с несущественным отличительным признаком - коротким, несильным и не доминирующим словом - "Дар" создает наибольшую вероятность смешения фирменных наименований в сознании потребителей. Поясняет, что использование в наименовании слова "Дар" не индивидуализирует обладателя фирменного наименования, поскольку не имеет доминирующего значения, считает, что в словосочетании - слово "Здравсервис" несет основную нагрузку, слово "Дар" только лишь усиливает значение основного слова. Считает, что судом не принят во внимание подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), согласно которому требование о защите исключительных прав может быть заявлено как о пресечение действий, нарушающих права, так и о пресечение действий, создающих угрозу нарушения права, то есть еще не нарушивших, но допускающих нарушение в будущем. Сообщает, что в последующем намеривается осуществлять деятельность и виды лицензируемой деятельности - торговлю фармацевтическими товарами. Полагает, что наличие у ответчика товарного знака "Здравсервис" не имеет значения для рассматриваемого спора, поскольку товарный знак произведен от фирменного наименования.

ООО "Здравсервис" представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором, возражая против ее доводов, указывает, что требование о понуждении к изменению форменного наименования может быть заявлено только органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, поэтому требование истца об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы изменения, исключающие из фирменного наименования ООО "Здравсервис" слова "Здравсервис" и государственной регистрации изменений не являются способом защиты исключительных прав на средства индивидуализации. Обращает внимание, что истец не осуществлял и не осуществляет в настоящее время фармацевтическую деятельность. Отмечает, что исключительное право ООО "Здравсервис" на товарный знак "Здравсервис" не оспорено и ответчик использует его на законных основаниях.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда не подлежит отмене, исходя из следующего.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, ООО "Здравсервис Дар" (истец) зарегистрировано - 09.06.1999. В качестве основного вида деятельности данного общества значится оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники (код ОКВЭД 51.46). Дополнительные виды деятельности отсутствуют.

ООО "Здравсервис" (ответчик) зарегистрировано - 28.12.2000. В качестве основного вида деятельности данного общества значится оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники (код ОКВЭД 51.46) и ряд дополнительных видов деятельности (коды ОКВЭД 51.18.1; 51.46.1; 51.46.2; 52.31; 52.32; 52.33; 60.24).

ООО "Здравсервис Дар", полагая, что использование ООО "Здравсервис" оригинальной части фирменного наименования ООО "Здравсервис Дар" создает наибольшую вероятность смешения в сознании потребителей, позволяя предположить наличие связи между юридическими лицами, в наименовании которых имеется несущественное различие, или их идентичность, обратилось в суд с настоящим иском.

Суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции требования оставлены без удовлетворения правомерно, исходя из следующего.

В силу статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что если различные средства индивидуализации, в том числе фирменное наименование, оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

В пункте 59 постановления от 29.03.2009 Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора предметом доказывания являются тождественность или схожесть до степени смешения фирменных наименований, а также аналогичность осуществляемых видов деятельности.

В силу статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В материалы дела каждой из сторон представлены результаты экспертизы по вопросу сходства фирменных наименований: истцом - заключение ООО "Палата профессиональной оценки и экспертизы собственности (т.3, л.д.78-98), ответчиком - заключение патентного поверенного Российской Федерации Соколовой М.Н. (т.4, л.д.14-28).

Таким образом, в материалах дела имеются два заключения специалистов с разными правовыми выводами.

В силу пункта 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Суд апелляционной инстанции выяснял у лиц участвующих в деле возможность назначения экспертизы по настоящему делу, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания от 02.06.2014. Однако стороны ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции такого ходатайства не заявили, от проведения экспертизы отказались.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - информационное письмо Президиума ВАС РФ N 122) указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Учитывая нахождение в материалах дела два заключения специалистов с разными правовыми выводами, оценив по правилам статьи 71 Кодекса представленные доказательства, правомерно применив указанный выше пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ N 122, исходя из собственного восприятия фирменных наименований сторон, суд первой инстанции пришел к выводу, что фирменные наименования истца и ответчика хоть и являются созвучными, но не допускают смешения в глазах потребителей. Так, истец является обществом с ограниченной ответственностью "Здравсервис Дар", сокращенное наименование ООО "Здравсервис Дар", а ответчик обществом с ограниченной ответственностью "Здравсервис", сокращенное наименование - ООО "Здравсервис". В наименовании истца имеется два сильных элемента: "Здравсервис" и "Дар", в наименовании ответчика - один элемент: "Здравсервис". Кроме того, фирменные наименования не тождественны по пунктуационному оформлению и отличительным признакам, различаются графические оформления фирменных наименований истца и ответчика, схожесть фирменных наименований истца и ответчика до степени смешения отсутствует.

Суд апелляционной инстанции соглашается с оценкой суда первой инстанции, поскольку материалы дела не содержат свидетельств, позволяющих прийти к иному выводу.

Кроме того, согласно объяснениям ответчика он ведет деятельность по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями преимущественно в сфере госзакупок, то есть среди контрагентов, которые в силу специфики своей деятельности не являются простыми потребителями и не могут быть введены в заблуждение.

Истцом в нарушение стать 65 Кодекса доказательств обратного суду не представлено, как не представлено и не одного факта, когда потребители или контрагенты перепутали ответчика с истцом.

В силу статьи 9 Кодекса истец несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

Из искового заявления усматривается, что требования направлены на полное прекращение ответчиком использования форменного наименования.

Однако, как указывалось выше, в качестве основного вида деятельности истца значится оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники (код ОКВЭД 51.46), в то время как у ответчика - оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники (код ОКВЭД 51.46) и ряд дополнительных видов деятельности (коды ОКВЭД 51.18.1; 51.46.1; 51.46.2; 52.31; 52.32; 52.33; 60.24).

Из изложенного следует, что у сторон совпадает только один вид деятельности - код ОКВЭД 51.46, вместе с тем требование к нарушающему право может быть заявлено в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, таким образом требования истца в отношении полного прекращения - несостоятельны.

Кроме того, как вырно отмечено судом первой инстанции основным видом деятельности истца (по данным ЕГРЮЛ) является деятельность по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями, при этом истец не осуществляет и не может осуществлять указанную деятельность в полном объеме, поскольку фармацевтическая деятельность (а именно оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения) является лицензируемым видом деятельности, а соответствующих лицензий он не имеет, что им не оспаривается.

Как следует из материалов дела, ответчик с 2001 года имел необходимые лицензии, в настоящий момент обладает бессрочными лицензиями N ФС-99-02-003070 от 06.05.2013 на осуществление фармацевтической деятельности и N ФС-99-03-000078 от 14.01.2014 на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Лицензии выданы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ООО "Здравсервис" принадлежит исключительное право на товарный знак "Здравсервис" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 409440, срок действия до 21.10.2018).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено правообладателем для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности "путем размещения товарного знака...в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации".

В этой связи, суд первой инстанции правомерно сослался на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10 в котором указано, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенций, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Доменное имя "zdravservice.ru" идентично товарному знаку, правообладателем которого является ООО "Здравсервис", указанное наименование добросовестно зарегистрировано и постоянно используется ответчиком. Поскольку исключительное право ООО "Здравсервис" на товарный знак "Здравсервис" не оспорено, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что ответчик правомерно использует указанный товарный знак в доменном имени.

Судом первой инстанции верно указано, что доменное имя и адреса электронной почты не являются средствами индивидуализации юридического лица применительно к статье 1252 ГК РФ и к ним не может быть применены нормы данной статьи о преимущественной принадлежности их ранее зарегистрированному юридическому лицу.

С учетом изложенного, отказ суда в удовлетворении исковых требований суд апелляционной инстанции признает правомерным.

Указание истцом на намерение осуществлять лицензируемую деятельность судом не принимается во внимание, так как данное обстоятельство в рассматриваемом случае не имеет правового значения.

Таким образом, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции отклоняет доводы апелляционной жалобы, как не содержащие фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы правовое значение для вынесения судебного акта, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно статье 270 Кодекса безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Кодекса расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 05.03.2014 по делу N А68-129/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.Г. Сентюрина

Судьи

О.А. Тиминская М.В. Токарева