Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2014 г. N 16АП-1396/14

г. Ессентуки

09 сентября 2014 г.

Дело N А63-13033/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 03 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 сентября 2014 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Жукова Е.В.,

судей: Годило Н.Н., Сомова Е.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Огай А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элита - Минерал Групп" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.05.2014 по делу N А63-13033/2013

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Зам-Зан" (ОГРН 1102649001311, г. Пятигорск),

к обществу с ограниченной ответственностью "Элита - Минерал Групп" (ОГРН 1062647016596, г. Железноводск),

о запрете ООО "Элита-Минерал Групп" производить, упаковывать, хранить, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот товары 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные, воды, квас (безалкогольный напиток), коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе меда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, на которых воспроизводится товарный знак истца по свидетельству N 464312 "ОТ ВИНТА" (Безлепко В.В.)

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Зам-Зан" - Янина Е.В. по доверенности от 03.03.2014;

от общества с ограниченной ответственностью "Элита - Минерал Групп" - Долинский Е.Л. по доверенности N 39 от 04.08.2014.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Зам-Зан" (далее - истец, ООО "Зам-Зан") обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Элита-Минерал Групп (далее - ответчик, ООО "Элита-Минерал Групп") о запрете ООО "Элита Минерал Групп" производить, упаковывать, хранить, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот товары 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные, воды, квас (безалкогольный напиток), коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе меда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, на которых воспроизводится товарный знак истца по свидетельству N 464312 "ОТ ВИНТА" (уточненные исковые требования).

Решением суда от 06.05.2014 исковые требования ООО "Зам-Зан" удовлетворены. Суд запретил ООО "Элита Минерал Групп" производить, упаковывать, хранить, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот товары 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные, воды, квас (безалкогольный напиток), коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе меда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, на которых воспроизводится товарный знак истца по свидетельству N 464312 "ОТ ВИНТА". В удовлетворении ходатайства ООО "Элита Минерал Групп" о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы.

Не согласившись с решением, ответчик обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Заявитель указывает, что суд необоснованно отказал в приостановлении производства по делу, назначении судебной экспертизы и вызове свидетелей, что фактически лишило ответчика возможности защищать свои права и представлять доказательства по делу.

От ответчика поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок, до момента принятия патентным органом решения по заявления ответчика о признании представления правовой охраны товарного знака "ОТ ВИНТА" недействительной. По мнению заявителя, отсутствие указанного решения делает невозможным рассмотрение спора по настоящему делу.

Рассмотрев заявленное ходатайство, апелляционная коллегия, считает его не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с частью 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Суд апелляционной инстанции считает, что ходатайства следует оставить без удовлетворения, поскольку основания для отложения рассмотрения жалобы отсутствуют. Решение патентного органа об аннулировании товарного знака не может влиять на спор, возникший между сторонами по настоящему делу.

В судебном заседании 03.09.2014 представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель истца возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Правильность решения Арбитражного суда Ставропольского края от 06.05.2014 по делу N А63-13033/2013 проверена в апелляционном порядке в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, рассмотрев повторно дело по апелляционной жалобе, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, учитывая доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив и оценив в совокупности материалы дела, считает, что решение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.05.2014 по делу N А63-13033/2013 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец имеет выданное в установленном порядке свидетельство на товарный знак "ОТ ВИНТА" N 464312, выданному на основании заявки N 2011711369 с приоритетом товарного знака 13.04.2011 и зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2012, правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 464312 "ОТ ВИНТА" является ООО "Зам-Зан", 357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 76 (RU).

Товарный знак по свидетельству N 464312 с приоритетом от 13.04.2011 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные, воды, квас (безалкогольный напиток), коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на 2 базе меда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные.

На территории России охраняются товарные знаки, зарегистрированные на имя юридических лиц, право на товарный знак удостоверяется свидетельством, срок действия которого 10 лет с даты приоритета. Срок действия регистрации товарного знака за ООО "Зам-Зан" согласно свидетельству N 464312 истекает 13.04.2021.

ООО "Зам-Зан" 30.10.2013 в свободной розничной продаже установлено наличие напитков "От винта" 0,5 л груша (Россия) и напитков "От винта" 0,5 л лимонад (Россия) (товарный чек б/н от 30.10.2013 на сумму 320 руб. 38 коп., кассовый чек от 30.10.2013 на сумму 320 руб. 38 коп., выданные ООО "Мясоопторг", ОГРН 1032600463500), изготовителем которых, согласно этикеткам, является ООО "Элита - Минерал Групп", Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, промзона пищевых предприятий, тер. 17, тел.: (8 7932) 3-10-20; 3-10-30; 4-52-99. Юридический адрес 357356, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Железноводский, улица Юбилейная, дом 2, офис 12, www.elita-mineral.ru.

Нахождение в продаже безалкогольных напитков "От винта" также подтверждается товарной накладной от 05.02.2014 N 1191 на покупку напитка "От Винта" Буратино у ООО "Элита Минерал Групп", в том числе тарой 0,5 литра в количестве 40 бутылок, счетом -фактурой от 05.02.2014 N 1155, квитанцией от 05.02.2014 N 826 и кассовым чеком от 05.02.0014 на сумму 960 руб., подлинники которых приобщены к материалам дела.

ООО "Элита Минерал Групп" в лице генерального директора Назарова В.И. письмами от 22.10.2013 N 674 и от 18.11.2013 N 696 обращалось к ООО "Зам-Зан" с просьбой о подготовке проекта лицензионного договора или рассмотрении вопроса о продаже товарного знака "ОТ ВИНТА".

02.12.2013 ООО "Зам-Зан" направило письмо в адрес ООО "Элита Минерал Групп" с требованием прекратить использование любым способом товарного знака "ОТ ВИНТА", принадлежащего ООО "Зам-Зан", и предложением заключить лицензионный договор от 27.11.2013 N 3.

Судом первой инстанции установлено, что ООО "Элита Минерал Групп" факт изготовления и распространения товара с товарным знаком "ОТ ВИНТА" не отрицало, при этом возражало против заключения лицензионного договора от 27.11.2013 N 3 на условиях, предложенных ООО "Зам-Зан".

Отсутствие заключенного лицензированного договора и незаконное использование ответчиком товарный знак в период, когда им обладал истец, послужило основанием для обращения последнего в Арбитражный суд Ставропольского края с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1 ФЗ N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая отношения, связанные, в частности, с авторскими и смежными правами.

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право (право пользования, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации), удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1226, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба индивидуализирующих товар обозначения принадлежат одному и тому же производителю. Такая угроза зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением только, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах "а", "б", "в" названного пункта Правил.

В силу подпункта "г" пункта 14.4.2.2 Правил указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Таким образом, при рассмотрении иска названной категории суд устанавливает, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13 декабря 2007 года вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Поскольку назначение экспертизы является правом арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления таких процессуальных действий для правильного разрешения спора. В данном случае суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии необходимости в проведении экспертизы.

При этом суд апелляционной инстанции указывает на следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний. В качестве предмета экспертизы выступают обстоятельства, имеющие значение для дела. Экспертиза подлежит назначению, если обстоятельства, подлежащие выяснению по делу, не могут быть установлены иными средствами доказывания. При доказывании обстоятельств по делу заключение эксперта не имеет преимущества перед другими доказательствами и в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивается судом наряду с другими доказательствами по делу.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" при обращении с ходатайством о проведении экспертизы заявитель должен указать личные данные экспертов, согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы, стоимость и сроки ее проведения и оплатить стоимость экспертизы путем перечисления денежных средств на депозитный счет суда.

Не совершение указанных действий влечет отказ в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы.

Ответчик, обращаясь с ходатайством о назначении экспертизы, не оформил его надлежащим образом, не представил сведения об эксперте (-ах), которому суд может поручить проведение экспертизы по делу; о сроках проведения экспертизы; о стоимости экспертизы, как того требуют положения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 66 от 20.12.2006 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", действовавшего на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции. Подтверждающие указанные сведения документы к ходатайству также не приложены, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Суд первой инстанции в мотивировочной части решения сослался на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 66 от 20.12.2006 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" и отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

На момент рассмотрения апелляционной жалобы и доводов, изложенных в апелляционной жалобе о незаконном отказе судом первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы действует Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 23 от 04.04.2014 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", в котором указаны требования к заявлению о назначении экспертизы.

Вместе с тем, как на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции и рассмотрения апелляционной жалобы, заявление ООО "Элита - Минерал Групп" не соответствует требованиям, предъявляемым к заявлениям о назначении экспертизы.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции считает, что доводы апелляционной жалобы общества о незаконном отказе судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении по делу экспертизы подлежат отклонению как необоснованные.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При этом возражая против необоснованного отказа в назначении по делу судебной экспертизы, ответчиком данное ходатайство в суде апелляционной инстанции заявлено не было.

Исследовав в порядке ст. 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле материалы, суд первой инстанции, верно посчитал доказанными факты нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Представленными истцом в материалы дела квитанциями, товарными накладными, чеками, оригинальной бутылкой (стекло) напитка "От Винта" Буратино в таре 0,5 литра, а также определением Южной оперативной таможни о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО "Элита Минерал Групп" по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ от 20.02.2014 подтверждается факт изготовления и распространения ООО "Элита Минерал Групп" товара, маркированного товарным знаком "ОТ ВИНТА".

Факт незаконного использования товарного знака, также подтверждается представленной в материалы дела претензией в адрес ответчика о запрете использования ООО "Элита Минерал Групп" любым способом товарного знака "ОТ ВИНТА", а также предложение заключить лицензионный договор N 3 от ООО "Зам-Зан" от 27.11.2013, что также подтверждают отсутствие соглашения между сторонами о безвозмездном использовании ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу.

Кроме того согласно пункту 1 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.

Из содержания частей 8, 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда, ссылка ответчика на письмо-согласие от 02.10.2012 является незаконной и необоснованной.

Поскольку ответчик не представил оригинал вышеуказанного письма, довод о том, что ООО "Элита Минерал Групп" использует товарный знак "ОТ ВИНТА" по свидетельству N 464312 на законных основаниях, а именно на основании письма-согласия, выданного истцом 02.10.2012, правомерно не принят судом (Данная правовая позиция согласуется с постановлением суда по интеллектуальным правам от 12.08.2014 по делу N А40-36041/2012).

При этом копия указанного письма-согласия, не может быть надлежащим доказательством поскольку данное письмо при отсутствии обязательной государственной регистрации не содержит указания на размер платежей за использование товарного знака, дату выдачи данного согласия, а также периода, на который оно распространяет свое действие, и носит односторонний характер, тогда как лицензионный договор или иной договор по распоряжению исключительным правом на товарный знак предполагает двухсторонне обязывающий характер.

Судом первой инстанции также учтен тот факт, что ООО "Зам-Зан" не являлось участником ООО "Элита-Минерал Групп" и не вносило в качестве вклада в уставный капитал ООО "Зам-Зан" исключительное право на использование товарного знака "ОТ ВИНТА". Само по себе нахождение Новикова С.М. в штате ООО "Элита-Минерал Групп" в качестве коммерческого директора и одновременное занятие им должности генерального директора ООО "Зам-Зан" не может свидетельствовать об обратном.

При этом сложившееся толкование закона и практика требуют, чтобы согласие было выражено в форме позитивного волеизъявления, а простое молчание следует считать отказом от договора. Кроме того, при отсутствии доказательств встречного предоставления спорное письмо-согласие имеет признаки дарения, что не допустимо в отношениях между коммерческими организациями.

В ходе рассмотрения дела факт изготовления и распространения продукции с товарным знаком "ОТ ВИНТА" ответчиком не опровергнут. Согласно переписке между сторонами относительно вопроса использования ответчиком спорного товарного знака (письмо от 22.01.2014 N 16), генеральный директор ООО "Элита - Минерал Групп" Назаров В.И. подтвердил получение письма от ООО "Зам-Зан" с претензионным письмом и лицензионным договором и просил дать согласие на выпуск товара под наименованием "ОТ ВИНТА". Подтверждение согласия правообладателя товарного знака "ОТ ВИНТА" после 14.01.2014 ответчик в материалы дела не представил.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства, свидетельствующие о предоставлении ему права на использование товарного знака "ОТ ВИНТА", правообладателем которого является ООО "Зам-Зан".

Применительно к данным нормам в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 также отмечено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако доказательств, позволяющих установить факт злоупотребления истцом принадлежащими им правами, материалы дела не содержат (постановление ВАС РФ от 17.04.2012 по делу N 16577/11).

Довод ООО "Элита-Минерал Групп" о злоупотреблении истцом правом в виде недобросовестного ограничения конкуренции, стремления к занятию доминирующего положения на рынке отклонен судом, так как исключительные права сами по себе являются допустимым законом ограничением конкуренции и легальной формой монополии (исключительного права), что соответствует правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22.04.2004 N 171-О. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, запрещение законным правообладателем использования товарного знака другими лицами, направленное на реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, ограничивает права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статье 34 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой согласно ее статье 55 (часть 3) это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, является допустимой законом формой монополии (исключительного права).

Таким образом, с учетом отсутствие доказательств наличия у ответчика прав на использование товарного знака, правообладателем которого является истец с 13.04.2011, суд первой инстанции правомерно признал доказанным факт незаконного использования ответчиком (путем производства, хранения и реализации) средства индивидуализации, сходного с товарным знаком истца до степени смешения, путем продажи контрафактной продукции.

Из содержания статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Поскольку нарушение исключительных прав ООО "Зам-Зан" на использование товарного знака "ОТ ВИНТА" действиями ответчика подтверждено материалами дела, исковые требования, правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, иные документы и материалы.

В части 3 статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.

Следовательно, вызов свидетеля относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления таких процессуальных действий для правильного разрешения спора. В настоящем деле суд первой инстанции, оценив первоначальные свидетельские показания, пришел к выводу об отсутствии оснований для повторного вызова свидетеля.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не приостановил производство по делу до вынесения решения Палатой по патентным спорам по обращению ответчика, отклоняется судебной коллегией.

Согласно п. 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны объекта интеллектуальной собственности не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот патент.

Само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны изобретению в силу ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на изобретение, охраняемое патентом, до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом.

В данном случае на момент рассмотрения искового заявления отсутствовали обстоятельства, свидетельствующие о такой невозможности.

При этом принятое после вынесения оспариваемого судебного акта решение Палаты по патентным спорам о признании недействительной правовой охраны соответствующего товарного знака в силу ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску правомерно отнесена на ответчика.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что решение суда первой инстанции соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции по доводам, приведенным в жалобе.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.05.2014 по делу N А63-13033/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элита - Минерал Групп" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.В. Жуков

Судьи

Н.Н. Годило Е.Г. Сомов