Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2014 г. N 09АП-38717/14

г. Москва

07 октября 2014 г.

Дело N А40-7494/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 30.09.2014 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.10.2014 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей А.А. Солоповой, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Издательство АСТ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2014 года по делу N А40-7494/2014, принятое судьёй Ю.Л. Матюшенковой,

по иску ООО "Издательство АСТ" (ОГРН 1117746849648, юр.адрес: 129085, г.Москва, Звездный бульвар, 21, 3, 5) к ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" (ОГРН 5077746791634, юр. адрес:105094, г. Москва, ул. Золотая, 11, стр.1)

третье лицо: ООО "Студия Юрия Вяземского "Образ-ТВ" (ОГРН 1037717017073, юр. адрес: 29226,Москва г,ул Сельскохозяйственная,20,3) о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Родионов М.Ю. (по доверенности от 20.05.2014);

от ответчика: Косовская И.М. (по доверенности от 12.03.2014), Кускова О.Б. (по доверенности от 09.01.2014), Садовский П.В. (по доверенности от 12.03.2014);

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "умники и умницы" по свидетельству N 307709 в размере 29 908 680 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 08.07.2014 г. в удовлетворении иска отказано.

При этом суд исходил из того, что предмет договора цессии не определен; договор цессии не зарегистрирован, в связи с чем не имеется оснований считать, что к истцу перешло от правообладателя право требования взыскания компенсации; не имеется оснований для вывода о сходстве до степени смешения товарного знака и оспариваемого обозначения; действия истца и третьего лица направлены на создание ситуации, при которой возникает видимость права истца на взыскание компенсации.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на необоснованность выводов суда о необходимости регистрации договора цессии, о неопределенности предмета в договоре цессии; ссылается на то, что на момент разрешения спора истец был наделен статусом исключительного лицензиата товарного знака; необоснованность вывода суда об отсутствии сходства товарного знака и спорного обозначения до степени смешения и необоснованность вывода суда о создании истцом видимости нарушения своего права.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против доводов апелляционной жалобы.

Третье лицо также представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Рассмотрев дело в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Студия Юрия Вяземского "Образ-ТВ" является правообладателем в отношении товарного знака "умники и умницы" по свидетельству N 307709. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ, в том числе для товара "книги".

Между правообладателем и ООО "Издательство "Астрель" заключен лицензионный договор на передачу неисключительной лицензии в отношении товаров 16 класса: книги, брошюры, буклеты. В ходе судебного разбирательства истец дополнительно представил доказательства регистрации лицензионного договора между истцом и третьим лицом (N РД0144963 от 02.04.14), и регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор. 20.06.14 Роспатентом зарегистрировано изменение объема прав, предоставленных истцу, вид лицензии изменен на исключительную, в предмет договора включен товарный знак N 211644.

Ответчик ООО "Издательская группа "Азбука-Аттикус" является издателем серии детских книг "Энциклопедия для Умников и Умниц", в состав которой вошли следующие издания: "Моря и океаны", "Удивительные строения", "Мир растений", "Мир животных", "Космос", "Планета земля", "Удивительные птицы планеты", "Транспорт и машины", "Тело человека", "Рыцари и замки", "Изобретения", "Древняя Греция", "Древний Египет", "Тайны Земли", "Насекомые", "Мир техники", "Забавные малыши", "Древний Рим", "Время и календарь", "Великие путешественники". Приобретение указанных книг подтверждается представленными в дело актами сдачи-приемки товара, чеками ККМ. Реализацию книг ответчик не оспаривал.

Между правообладателем ООО "Студия Юрия Вяземского "Образ-ТВ" (цедент) и ООО "Издательство АСТ" (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 15.10.13, по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус". В договоре указано, что цеденту известно о факте выпуска и реализации продукции с нанесенным на нее логотипом (обозначением) "энциклопедия для умников и умниц", сходным до степени смешения с товарным знаком "умники и умницы" по свидетельству N 307709, чем нарушены права правообладателя. В договоре указан перечень вышеназванных изданий с указанием ISBN для каждого. Под правом требования в договоре понимается любое действие в виде материального требования к нарушителю прав на товарный знак, предусмотренное ст. 1252, 1515 ГК РФ. Приобретатель на основании полученного права требования вправе самостоятельно определять и выдвигать материальные требования к нарушителю. Порядок расчетов по договору цессии определен соответствующим дополнительным соглашением N 1, которым определен размер суммы, уплачиваемой цессионарием. Дополнительное соглашение и акт о выплате вознаграждения представлены в дело.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик неправомерно осуществил издание спорных книг, на обложках которых использован товарный знак "умники и умницы".

Суд апелляционной инстанции полагает правомерным отказ суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Суд первой инстанции правомерно установил, что из представленного в материалы дела договора уступки права требования (пункт 4) не может быть определено конкретное переданное истцу право требования, основания его возникновения и размер. Таким образом, предмет договора цессии не определен. Документы, подтверждающие наличие права требования, не могут считаться переданными. Из текста договора следует, что цедент передает цессионарию экземпляры изданий, которые он считает контрафактными, копию свидетельства на товарный знак. Передача оформлена актом от 15.10.13. Между тем, указанные документы сами по себе не могут быть оценены как подтверждающие возникновение соответствующего права требования и передачу этого права. На момент заключения договора цессии у ответчика отсутствовала какая-либо обязанность по перечислению денежных средств, а переданные документы по сути являются не доказательством, подтверждающим уступленное право, а доказательством, обосновывающим заявленное требование. При этом не имеет правового значения вопрос о спорности или бесспорности переданного права требования, поскольку при заключении и исполнении договора цессии прежде всего должны быть приняты во внимание определенность предмета договора, т.е. передаваемого права, и подтвержденность уступленного права и факта его передачи. При отсутствии необходимых, достаточных и достоверных доказательств этой совокупности обстоятельств нельзя считать подтвержденными ни само возникновение права требования, ни его передачу.

Поскольку договор цессии не содержит периода возникновения права требования, размер компенсации (убытков), договор цессии является незаключенным (статья 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, суд апелляционной инстанции соглашается с возражением истца о необоснованности вывода суда первой инстанции о необходимости регистрации договора цессии.

Как правильно указал истец, предметом договора цессии не является распоряжение исключительным правом на товарный знак каким-либо способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому договор цессии не может быть признан сделкой по распоряжению исключительным правом на товарный знак, соответственно и не подлежит государственной регистрации на основании статьи 1232 Кодекса.

Однако данный необоснованный вывод суда первой инстанции не привел к принятию судом неправильного решения по делу.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец полагает, что имеется сходство до степени смешения с товарным знаком N 307709 "умники и умницы" с обозначением "Энциклопедия для Умников и Умниц", используемым ответчиком.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил от 5 марта 2003 года N 32, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 307709, суд апелляционной инстанции установил, что при оформлении спорных книг ответчиком было указано "Энциклопедия для Умников и Умниц", что не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 307709 "умники и умницы", поскольку эти обозначения сами по себе не совпадают по изображению, звучанию, смыслу.

При этом, доминирующим элементом спорного обозначения является словесный элемент "Энциклопедия", в то время как в наименовании товарного знака "умники и умницы" речь идет о людях с высоким уровнем интеллекта.

Кроме того, спорные издания истца и ответчика направлены на разную аудиторию читателей, что исключает вероятность смешения.

Учитывая изложенное, оценка фонетического, графического и смыслового сходства спорного обозначения и товарного знака N 307709 произведена судом с учетом наличия в спорном обозначении указанных элементов, исключающих ассоциирование обозначений в целом в смысле пункта 14.4.2.2 Правил от 5 марта 2003 года N 32.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Истцом не представлено надлежащих доказательств этим обстоятельствам.

Тот факт, что на момент разрешения спора истец был наделен статусом исключительного лицензиата товарного знака, не принимается судом апелляционной инстанции в качестве основания для удовлетворения исковых требований, поскольку дополнительное соглашение N 1 от 03.04.2014 г. о передаче истцу исключительного права использования товарного знака заключено в период рассмотрения настоящего спора.

Довод истца о том, что в указанном дополнительном соглашении имеется ссылка на применение отношений сторон с 01.03.2013 г., не может служить основанием для удовлетворения, поскольку в силу пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия заключенного истцом и лицензиаром (третьим лицом) дополнительного соглашения применяются к их отношениям и не могут быть противопоставлены иным лицам.

Тот факт, что суд первой инстанции не распределил судебные расходы по делу, не может служить основанием для изменения решения суда, поскольку истец вправе обратиться в суд первой инстанции с соответствующим заявлением в порядке части 2 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2014 года по делу N А40-7494/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

А.А. Солопова О.Н. Лаптева