Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2014 г. N 09АП-37360/14

г. Москва

10 октября 2014 г.

Дело N А40-30994/14

Резолютивная часть постановления объявлена 23 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей О.Н. Лаптевой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий исследований железобетона" на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 по делу N А40-30994/14, принятое судьёй Каревой Н.Ю., по иску ОАО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" к ООО "Конструкторско-Технологическое бюро натурных изысканий исследований железобетона" о прекращении использования товарного знака и взыскании 500 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Захаревич Е.Н. (доверенность от 20.05.2014),

от ответчика - Бондо О.Н. (доверенность от 31.03.2014),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен открытым акционерным обществом "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" (далее - ответчик) об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству N 417719 в сети Интернет и сокращенном фирменном наименовании в виде запрета на его использование в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования, и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать обозначение "КТБ НИИЖБ", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 417719, принадлежащим истцу, в сети Интернет и сокращенном фирменном наименовании в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования, взыскано 250 000 рублей компенсации; в остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции сослался на статьи 1474, 1475, 1484, 1252, 1515, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком и сокращенным фирменным наименованием истца, на основании чего требование неимущественного характера подлежит удовлетворению. Законом не предусмотрено правопреемство в отношении фирменного наименования юридического лица. Ответчиком не представлено доказательств того, что спорное обозначение на дату приоритета спорного товарного знака ассоциировалось у потребителей с ответчиком, а не с истцом. Размер компенсации 250 000 рублей является разумным и соразмерным допущенному нарушению.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. По мнению заявителя, ответчик использовал обозначение КТБ НИИЖБ в качестве своего фирменного наименования ранее даты приоритета товарного знака истца; в подобных случаях преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Факт преобразования ответчика из закрытого акционерного общества (ЗАО) в общество с ограниченной ответственностью (ООО) не имеет правового значения, поскольку при преобразовании согласно статье 58 ГК РФ происходит универсальное правопреемство. Вопреки выводу суда, статья 1474 ГК РФ не запрещает универсальное правопреемство при преобразовании, а статья 1241 ГК РФ прямо разрешает правопреемство фирменного наименования. Размер взысканной компенсации является необоснованным.

Отзыв на апелляционную жалобу истцом не представлен.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 09.04.2009 N 1908212_УД, закрытое акционерное общество "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона", сокращенное наименование - ЗАО "КТБ НИИЖБ", образовано 28.08.2008.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.06.2014, ответчик - общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона", сокращенное наименование - ООО "КТБ НИИЖБ", зарегистрировано 23.12.2011, способ образования - путем реорганизации в форме преобразования, правопредшественник - ЗАО "КТБ НИИЖБ".

Истец - открытое акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" создано 13.11.2012, сокращенное наименование - ОАО "КТБ ЖБ", что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

Истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 417719, представляющего собой словесное обозначение "КТБНИИЖБ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из заключения коллегии палаты по патентным спорам Роспатента следует, что спорный товарный знак по заявке N 2009723546 с приоритетом от 24.09.2009 зарегистрирован 06.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков за N 417719 в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, на имя ОАО "КТБ ЖБ" (истца).

В обоснование заявленных требований истец указал, что истец и ответчик осуществляют однородные виды деятельности, при этом ответчик использует на своем сайте в сети "Интернет" и в своем сокращенном фирменном наименовании (ООО "КТБ НИИЖБ") словесное обозначение "КТБ НИИЖБ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что в силу пункта 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования; закон не предусматривает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица.

Действительно, реорганизация юридического лица в форме преобразования не предполагает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму. При реорганизации юридического лица в форме преобразования происходит изменение организационно-правовой формы (пункт 5 статьи 58 Кодекса), то есть фирменное наименование юридического лица при его преобразовании автоматически утрачивает силу.

Вместе с тем, судом первой инстанции не принято во внимание, что иск заявлен о запрете ответчику использовать словесное обозначение "КТБ НИИЖБ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, которое использовалось правопредшественником ответчика до даты приоритета спорного товарного знака для индивидуализации коммерческого предприятия правопредшественника ответчика в качестве коммерческого обозначения, включенного в фирменное наименование правопредщественника ответчика - ЗАО "КТБ НИИЖБ".

В отличие от фирменного наименования, возможность правопреемства на коммерческое обозначение в порядке универсального правопреемства прямо предусмотрена пунктом 4 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом обстоятельств дела суд первой инстанции не применил подлежащие применению при разрешении спора статьи 1476, 1538, 1539, 1541 Гражданского кодекса Российской Федерации, что привело к принятию неправильного решения.

В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 1 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неправильное применение норм материального права, неприменение закона, подлежащего применению, является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Исследовав основания заявленного иска, возражения ответчика о правомерном владении им спорным словесным обозначением ранее даты приоритета товарного знака истца, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости применения в спорных отношениях норм части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, относящихся к охране не только товарного знака и фирменного наименования, но и норм, относящихся к охране коммерческого обозначения.

Изложенные выше фактические обстоятельства дела указывают на то, что в фирменное наименование предприятия правопредшественника ответчика было включено спорное словесное обозначение, имеющее силу коммерческого обозначения, что не противоречит положениям статей 1476 и 1541 Гражданского кодекса Российской Федерации о соотношении прав на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак, при том, что исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование. Коммерческие обозначения не являются фирменными наименованиями и не подлежат обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (пункт 1 статьи 1538 Кодекса). Правообладателю коммерческого обозначения принадлежит исключительное право его использования; право на спорное словесное обозначение как на коммерческое обозначение возникло у ответчика раньше, чем у истца; исключительное право на коммерческое обозначение перешло к реорганизованному юридическому лицу в порядке универсального правопреемства в составе предприятия, для индивидуализации которого данное обозначение использовалось и используется в настоящее время (пункты 1-3 статьи 1539 Кодекса).

Таким образом, истцом не представлено доказательств незаконности использования ответчиком словесного обозначения "КТБНИИЖБ", что является основанием к отказу в иске в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, пунктом 1 части 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 по делу N А40-30994/14 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" 2 000 (две тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

О.Н. Лаптева Д.Н. Садикова