Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2014 г. N 09АП-42048/14

г. Москва

28 октября 2014 г.

Дело N А40-181388/13

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей В.Р.Валиева, Н.И.Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "08" августа 2014 г. по делу N А40-181388/13

по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта

-Профиль"

(ОГРН 1027700457289, 105215, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 43,17)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка"

(ОГРН 1047796865302, 109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, 10)

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца: Тарасов А.А. (доверенность от 28.02.2013)

от ответчика: Салмина О.Б. (доверенность от 14.03.2014)

Антонов И.М. (решение N 8 от 10.01.2014)

УСТАНОВИЛ:

Обществом с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" (далее также истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка" (далее также ответчик) о признании промышленных образцов ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль" использованными в изделиях, изготовленных ответчиком ООО ТЗК "Техоснастка", а именно :

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 82786- использован ответчиком в изделии "Угол наружный "ЛЕОН";

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 76157 - использован ответчиком в изделии "Угол наружный",

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент N 87711 использован ответчиком в изделии ответчика "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН";

полезная модель "Угол наружный" -патент N 89566,- использован ответчиком в изделии "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий"

- о признании незаконными действий ООО ТЗК "Техоснастка" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 82786;

промышленный образец "Угловой элемент"-патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711,

полезная модель "Угол наружный" для облицовки внешних углов зданий"- патент N 89566,

- о запрете ООО ТЗК "Техоснастка" осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 82786;

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711,

полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий"-патент N 89566, использованными в изделиях, изготовленных ООО ТЗК "Техоснастка";

- об обязании ООО ТЗК "Техоснастка" за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент", патент N 82786;

промышленный образец "Угловой элемент", патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711

полезная модель "Угол наружный""- патент N 89566.

Исковые требования основаны на ст. ст. 1229, 1233,1252,1238, 1406 ГК РФ и мотивированы тем, что изготовлением и выпуском в хозяйственный оборот изделий, содержащих признаки запатентованных истцом промышленных образцов и полезной модели, ответчик нарушает его исключительные права.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 8 августа 2014 г. исковые требования удовлетворены частично: признано использование промышленных образцов Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" "Угловой элемент"- патент N 76157, "Панель облицовочная" - патент 87711 Обществом с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка" при изготовлении изделий "Угол наружный", "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН";

-признано использование полезной модели Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль"- "Угол наружный" патент N 89566, Обществом с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка" при изготовлении в изделия "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий";

-признаны незаконными действия ООО ТЗК "Техоснастка" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711

полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий"- патент N 89566, а также Обществу с ограниченной ответственностью ТЗК "Техоснастка" запрещено осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент"- патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711,

полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий"-патент N 89566.

В соответствии с решением суда ответчик за свой счет обязан изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели Общества с ограниченнойц ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно:

промышленный образец "Угловой элемент", патент N 76157,

промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711 полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий", патент N 89566, а также за свой счет опубликовать решение суда по делу N А40-181388/13 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В удовлетворении остальной части иска отказано. Удовлетворяя исковые требования истца частично, суд первой инстанции указал, что требования обоснованны и подлежат удовлетворению в части защиты исключительных прав на изделия ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль": промышленный образец "Угловой элемент", патент N 76157, промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711, полезная модель "Угол наружный"- патент N 89566. В связи с тем, что в экспертном заключении не нашло подтверждение использования ответчиком при изготовлении своих изделий существенных признаков промышленного образца "Угловой элемент"- патент N 82786, требования истца в указанной части неправомерны.

С решением суда не согласился ответчик, обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой оспаривает выводы экспертного заключения, а также указал, что в судебном акте содержится недостоверная информация относительно отказа ответчика от права преждепользования, в судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал в полном объеме, заявил ходатайство о назначении повторной патентно-технической экспертизы. Протокольным определением суда в удовлетворении указанного ходатайства отказано. Представитель ответчика представил отзыв по доводам жалобы, в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу- без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда в соответствии со ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв 14.10.2014 до 10.00 21.10.2014 г.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что истцом в доказательство разработанных им уникальных отделочных материалов представлены патенты на промышленные образцы "Угловой элемент"- патент N 82786 с приоритетом от 14.10.2012 г. сроком действия до 14.10.2026 г., "Угловой элемент"- патент N 76157 с приоритетом от 24.08.2009 г. сроком действия до 24.08.2024 г., образец "Панель облицовочная" - патент 87711 с приоритетом от 14.11.2012 г. сроком до 14.11.2027 г., полезную модель "Угол наружный" для облицовки внешних углов зданий"- патент N 89566 с приоритетом от 31.08.2009 г., сроком действия до 31.08.2019 г. Указанные патенты отражают сведения о каждом из промышленных образцов с их фотографиями и описание полезной модели, содержащее формулу полезной модели и чертеж. Из содержания выводов по экспертизе, проведенной в рамках настоящего дела, следует, что ответчиком при изготовлении изделий "Угол наружный", "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН" и изделия "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" использованы существенные признаки промышленных образцов ответчика "Угловой элемент"- патент N 76157, и "Панель облицовочная" - патент 87711 и каждый признак полезной модели Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль"- "Угол наружный" патент N 89566.

Согласно статье 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Согласно пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пункте 2 указанной статьи.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 Гражданского кодекса Российской Федерации) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении следующих условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

Материалами дела подтверждается, что идентичность спорных изделий и товара, изображенного на печатной продукции рекламного характера, подтверждена также привлеченным ответчиком экспертом. Соответствующие выводу содержатся на страницах 2, 3 Заключения эксперта Купцовой Е. В. в отношении патента на полезную модель N 89566 "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий", на страницах 2, 3 Заключения эксперта КупцовойЕ. В. в отношении патента на полезную модель N 87711 "Панель облицовочная", на страницах 2, 3 Заключения эксперта Купцовой Е.В. в отношении патента на полезную модель N 76157 "Угловой элемент", на страницах 2, 3 Заключения эксперта Купцовой Е. В. в отношении патента на полезную модель N 82786.

Оценив, в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные ответчиком суду доказательства: документы, подтверждающие изготовление рекламной печатной продукции в целях распространения спорных изделий в 2008 году (платежные поручения N 164 от 29.02.2008 года, N 339 от 22.04.2008 года, товарные накладные N 108 от 25.03.2008 года, N 215 от 13.05.2008 г.), договор N ТЗ/021 от 11.02.2007 года между ООО "Мега-Стил Капитал" и ответчиком, в соответствии с приложением N 1 к которому отражены изображения поставляемой продукции; договор поставки N ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., заключенный между ответчиком и ООО "Уэлбиин 88", в соответствии с приложением N 1 к которому также отражены изображения поставляемой продукции, товарные накладные, подтверждающие факт поставки спорных изделий в пользу ООО "Уэлбиин 88" в 2008 году, платежные поручения, подтверждающие факт оплаты спорных изделий ООО "Уэлбиин 88" в 2008 году, технологические карты, подтверждающие производственные возможности Ответчика по выпуску в год 518 400 изделий "Панель облицовочная" и 518 400 изделий "Угол наружный", судебная коллегия с учетом того, что истцом не доказано превышение объема ранее произведенной продукции до приоритета приходит к выводу, что ответчик не вышел за пределы ранее возникшего права преждепользования.

С учетом изложенного, в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине по иску и по апелляционной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от "08" августа 2014 года по делу N А40-181388/13 отменить, в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка"

расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

В.Р.Валиев Н.И. Левченко