Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2014 г. N 09АП-33107/14

г. Москва

30 октября 2014 г.

Дело N А40-20163/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 02 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Птанской Е.А.,

судей Валиева В.Р., Расторгуева Е.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Антоновым М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Технопоиск" и ООО "МедиаМарктСатурн"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2014

по делу N А40-20163/2014,

по иску Борк Электроникс Лимитед

к ООО "Старвей Электрик" (ОГРН 1127847399129; 197342, Сантк-Петербург, Красногвардейский переулок, 23А); ООО "ТехноГрад" (ОГРН 5067847019961; 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, 52); ООО "Технопоиск" (ОГРН 1047855126714; 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28В); ООО "МедиаМарктСатурн" (ОГРН 1057747537430; 127015, Москва, ул. Новодмитровская, 5А, стр. 8);

о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании 83 956 руб.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Шутков А.В. (доверенность от 13.01.2014),

от ООО "Технопоиск" - Шалихов Д.А. (доверенность от 26.07.2014),

ООО "Старвей Электрик", ООО "ТехноГрад", ООО "МедиаМарктСатурн" - извещены, представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен БОРК Электроникс Лимитед (BORK Elektronics Limited) (с учетом увеличения размера исковых требований) о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Старвэй Электрик" (далее - Ответчик 1) совершать любые действия по использованию объёмного обозначения, сходного до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 356636 в РФ без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары - соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-M900, осуществлять ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже таких товаров, а так же в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 356636 в размере 41 978 руб.

Также истец просил запретить обществу с ограниченной ответственностью "Техноград" (далее - Ответчик 2) совершать любые действия по использованию объемного обозначения, сходного до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 356636 в РФ без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары - соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ- M900, осуществлять ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот в предложениях о продаже таких товаров, а так же в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 356636 в размере 19 998 руб.

Истец просил запретить обществу с ограниченной ответственностью "Медиа-Маркт-Сатурн" (далее - Ответчик 3) совершать любые действия по использованию объёмного обозначения, сходного до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 356636 в РФ без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары - соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-M900, осуществлять ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже таких товаров, а так же в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации и о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Медиа-Маркт-Сатурн" компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 356636 в размере 21 980 руб.

Истец просил запретить обществу с ограниченной ответственностью "Технопоиск" (далее - Ответчик 4) совершать любые действия по использованию объёмного обозначения, сходного до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 356636 в РФ без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары - соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-M900, осуществлять ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже таких товаров, а так же в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2014 принят отказ от иска к Редмонд Индастриал Групп (Redmond Industrial Group), производство в этой части прекращено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2014 иск удовлетворен.

Суд первой инстанции указал, что отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. Истец не давал своего согласия ответчикам на использование своего товарного знака N 356636 и не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака N 356636, ввиду чего ответчики незаконно используют результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению.

Не согласившись с принятым решением, Ответчик 3 и Ответчик 4 подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

В ходе рассмотрения жалоб в суде апелляционной инстанции Ответчиком 3 и истцом заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам разъяснены.

К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный уполномоченными лицами - представителями по доверенности от истца Шутков А.В. и от Ответчика 3 Михайлова В.Б., по условиям которого:

"1. Ответчик, признавая исключительное право Истца на объемный товарный знак по свидетельству N 356636, и в целях урегулирования спора о нарушении ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуется в течение семи дней после утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом данного мирового соглашения, снять с реализации соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-M900 и торговой марки "ZELMER" модели JE-2000 во всех магазинах торговой сети "МЕДИА МАРКТ", в том числе не осуществлять продажу таких изделий посредством любых Интернет-ресурсов.

2. Ответчик обязуется предпринять все разумные меры для того, чтобы не нарушать исключительных прав Истца на любые объекты интеллектуальной собственности, о которых ему стало или станет известно.

3. Истец отказывается от всех материальных претензий к Ответчику, заявленных в исковом заявлении по настоящему делу.

4. Судебные расходы по настоящему делу несет та сторона, которая их понесла.

5. Стороны заявляют, что условия настоящего Мирового соглашения не противоречат законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а так же не нарушают прав и законных интересов Сторон и других лиц.

Последствия утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом настоящего соглашения Сторонам известны.

6. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон, один экземпляр передается в Девятый арбитражный апелляционный суд для утверждения.

7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом, после чего Стороны считают спор по делу N А40-20163/2014 урегулированным".

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса.

Учитывая, что данное мировое соглашение соответствует требованиям, предъявляемым к форме и содержанию мирового соглашения, не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить мировое соглашение.

Ответчик 4 в своей апелляционной жалобе указал, что законом не установлен запрет на рекламирование изображений, право на товарный знак не распространяется на изображения, а также на рекламу каких-либо изображений и не установлено фактов применения товарного знака и на товарах, которые были закуплены истцом, истцом не представлены в дело доказательства применения на этих товарах товарного знака истца. Исключительного права на внешний вид соковыжималки у истца не существует, внешний вид не может служить основанием для запрета и взыскания компенсации. Суд не применил положения нормы материального права об определении возможности смешения, установленные требованиями пункта 3 статьи 1484 ГК. Товар соковыжималка не является товаром повседневного спроса, имеет высокую стоимость в районе 10 000 рублей. При выборе этого товара потребитель руководствуется не сиюминутным желанием приобретения, а принимает во внимание высокую стоимость подходит к выбору товара осознанно. Потребитель изучает материалы сети Интернет, читает отзывы и опыт использования другими потребителями, осознанно реагирует на производителя товара, принимает во внимание характеристики и комплектацию.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Ответчика 1, Ответчика 2, Ответчика 3, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Ответчика 4 доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело только в обжалуемой ответчиком части согласно ч.5 ст. 268 АПК РФ, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и Ответчика 4, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2014 подлежит отмене в обжалуемой ответчиком ООО "Технопоиск" части по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на объёмный товарный знак N 356636 в виде соковыжималки со словесным элементом "BORK" для товаров 07 класса МКТУ: соковыжималки бытовые электрические.

Согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Исходя из доводов апелляционной жалобы, однородность товаров ответчиком не оспаривается.

Удовлетворяя иск и признавая спорные марки соковыжималок сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком N 356636, суд признал наличие сходства до степени смешения по следующим признакам: внешняя форма, пространственно-доминирующий элемент - корпус соковыжималки, внешний вид, цветовое решение.

Между тем, суд первой инстанции не принял во внимание следующего.

Товары истца/Ответчика 4 не являются товарами ежедневного потребления, они являются предметами домашней бытовой техники, приобретаются потребителями на длительный период использования и при их выборе потребитель проявляет дополнительную осмотрительность перед покупкой, в том числе и при выборе производителя товара.

Каких-либо доказательств того, что обычный потребитель, намереваясь приобрести соковыжималку, маркированную обозначением "BORK", вместо нее приобретает соковыжималку, маркированную обозначением "REDMOND", полагая, что данная продукция является линейкой одного и того же производителя, истцом не представлено.

Истец, в нарушение положений ст.ст. 9, 65 АПК РФ, каких-либо доказательств в виде социологических опросов, внесудебных экспертиз потребительского рынка на предмет выяснения наличия (отсутствия) заблуждений покупателей в отношении продукции, маркированной обозначениями "BORK" и "REDMOND" не привел.

В этой связи собственного довода о смешении продукции, реализуемой Ответчиком 3 с товарным знаком N 356636, в глазах именно обычного потребителя не доказал.

Кроме того, внешняя форма, корпус соковыжималки, внешний вид, цветовое решение (элементы исследования в заключении специалиста N 05/13 от 10.11.2013 г.) являются охраняемыми объектами патентных прав (ст.1349 ГК РФ), а именно, отвечают признакам промышленного образца (ст.1352 ГК РФ).

Как пояснил истец суду апелляционной инстанции, патент на промышленный образец у истца отсутствует (ст.ст. 1353, 1354 ГК РФ).

Согласно ст.10 bis Конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Как пояснил сам истец, доказательствами, что Ответчик 4 каким-либо образом пытался ввести потребителя в заблуждение путем создания мнения о том, что продукция, маркированная обозначением "REDMOND", имеет отношение к "BORK", не представлено.

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, размещение товарного знака на товаре служит для индивидуализации этого товара.

При этом суд оценивал нарушение исключительного права с позиции

"торговых марок" - понятия, отсутствующего в каком-либо законе, ввиду чего не учитывал индивидуализирующую способность товарных знаков.

Торговая марка выполнена в виде гравировки в металлической части основы продуктов, не выделяется, не занимает доминирующего положения.

Однако, факт использования на товаре зарегистрированного товарного знака, а не понятия "торговой марки", должен быть оценен и принят во внимание, поскольку товарного знака "BORK" на спорном товаре не нанесено, и, учитывая вышеизложенные доводы о высокой стоимости товара и повышенном внимании потребителя, именно данный фактор является основанием для вывода о ненарушении исключительных прав истца.

В этой связи действия Ответчика 4 по ввозу на территорию Российской Федерации, предложению к продаже, продаже, хранению для цели продажи, перевозке для цели продаж таких товаров, использование документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, предложениях о продаже таких товаров, а также объявлениях на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-М900 не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 49, статьями 110, 138-142, частью 2 статьи 150, статьями 159, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 июня 2014 по делу N А40-20163/2014 отменить в части.

Утвердить мировое соглашение между Борк Электроникс Лимитед и ООО "МедиаМарктСатурн" на следующих условиях:

1. Ответчик, признавая исключительное право Истца на объемный товарный знак по свидетельству N 356636, и в целях урегулирования спора о нарушении ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуется в течение семи дней после утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом данного мирового соглашения, снять с реализации соковыжималки торговой марки "REDMOND" модели RJ-M900 и торговой марки "ZELMER" модели JE-2000 во всех магазинах торговой сети "МЕДИА МАРКТ", в том числе не осуществлять продажу таких изделий посредством любых Интернет-ресурсов.

2. Ответчик обязуется предпринять все разумные меры для того, чтобы не нарушать исключительных прав Истца на любые объекты интеллектуальной собственности, о которых ему стало или станет известно.

3. Истец отказывается от всех материальных претензий к Ответчику, заявленных в исковом заявлении по настоящему делу.

4. Судебные расходы по настоящему делу несет та сторона, которая их понесла.

5. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом, после чего Стороны считают спор по делу N А40-20163/2014 урегулированным.

Производство по делу в части требований к ООО "МедиаМарктСатурн" прекратить.

В удовлетворении исковых требований к ООО "Технопоиск" отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев