Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2015 г. N 09АП-55368/14

город Москва

27 января 2015 г.

Дело N А40-91292/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Э.Ш. Алимовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Закрытого акционерного общества "Хлебозавод N 28"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 октября 2014 года

по делу N А40-91292/2014, принятое судьей Р.А. Хатыповой,

по иску Закрытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Саратовская"

(ОГРН 1116450011501, 410010, г. Саратов, ул. Техническая, 16)

к Закрытому акционерному обществу "Хлебозавод N 28"

(ОГРН 1037739429210, 124460, г. Москва, г. Зеленоград,

пр-кт Генерала Алексеева, 44, 1)

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Назарова Н.Ю. (по доверенности от 01.10.2014)

от ответчика: Пермяков П.Н. (по доверенности от 24.02.2013)

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Саратовская" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "Хлебозавод N 28" (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 300.000 руб. за незаконное использование наименования "Кружале", сходного до степени смешения с товарным знаком "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N370173.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 октября 2014 года исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150.000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N 370173.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

Ответчик в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Саратовская" является правообладателем товарного знака "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N 370173 в отношении товаров 30 класса МКТУ кондитерские изделия, конфеты, шоколад, пастилки (кондитерские изделия), пралине, изделия кондитерские желеобразные, помадки (кондитерские изделия), вафли, печенье, карамель с приоритетом товарного знака 30.11.2007 г., сроком действия до 30.11.2017 г.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы тем, что в мае 2014 года истцом в фирменном магазине ответчика приобретено печенье с укропом и какао, маркированное названием "Кружале", производитель Закрытое акционерное общество "Хлебозавод N 28", дата изготовления 12.11.2013 г., 17.12.2013 г. (в подтверждение представлены фотографии печенья и его упаковки, кассовый чек).

Кроме того, как указывает истец, на сайте ответчика www.hlebozavod28.ru к продаже предлагается печенье производства Закрытого акционерного общества "Хлебозавод N 28", маркированное названием "Кружале", в подтверждение чего представлены протокол осмотра письменных доказательств, составленным 25.04.2014 г. нотариусом нотариального округа город Саратова Учаниным В.В.

Также истец в подтверждение факта производства и предложения к продаже ответчиком печенья под наименованием "Кружале" ссылается на статью "Хлебный год", размещенной на официальном сайте компании "Европейский хлеб"; статью "Планшет от Мастера Пекаря к Новому году", размещенную на интернет-сайте www.stol-yar.ru; страницей ответчика в социальной сети "Одноклассники", сведениями на интернет-сайтах www.сладо-град.рф, www.msk.blizko.ru, www.russladostu.ru.

Также ответчиком в Суд по интеллектуальным правам в материалы арбитражного дела N СИП-135/2014 представлена рекламная листовка печенья "Кружале", письменные пояснения и годовой отчет за 2012 год, в которых ответчик указывает, что в конце 2012 года им начато производство слоеных изделий уникальной формы под названием "Кружале".

Истец полагает, что действия ответчика по использованию обозначения "Кружале" при производстве и предложении к продаже спорных изделий, сходного до степени смешения с товарным знаком истца "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N 370173, нарушают исключительные имущественные права истца, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенного нарушения и выплаты компенсации в размере 300.000 руб.

При определении размера компенсации истец учитывает, что сведения о правообладателях товарных знаков носят открытый характер, размещаются на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" и перед использованием наименования "Кружале" при маркировке кондитерских изделий возможно было проверить наименование на предмет его принадлежности другому лицу. Также при определении размеров компенсации истец учитывал степень вины ответчика, поскольку ответчик узнал о принадлежности товарного знака "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N 370173 истцу в декабре 2013 года. Однако до настоящего времени ответчик производит продукцию, маркированную наименованием "Кружале", вводит ее в оборот и предлагает к продаже на интернет-сайтах.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, вызывают одинаковое зрительное впечатление, ассоциируются устойчиво друг с другом, в связи с чем возможно их смешение потребителем; использованное ответчиком обозначение "Кружале" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "КРУЖЕЛЬ" по свидетельству N 370173; представленные упаковки с изделиями не содержат названия "изделия хлебобулочные слоеные", а на сайте ответчика содержится информация о производстве ответчиком и продаже не только хлебобулочных, но и мучных кондитерских изделий, в том числе: изделий из слоеного теста - печенья с начинкой и без, оригинальных изделий из слоеного и песочного теста. На страницах "Кондитерские изделия", "Слоеные изделия" размещена информация об изделиях "Кружале" с укропом, "Кружале" с какао и т.д.; ответчиком допущено нарушение исключительных прав на товарный знак истца N 370173; компенсация в размере 150.000 руб. является соразмерной допущенному ответчиком нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, исходя из следующего.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком в материалы дела предоставлено решение Роспатента от 30.07.2014 г. о регистрации в Российской Федерации товарного знака "Кружале" по заявке N 2012740685, в отношении товаров и/или услуг 30 класса МКТУ:

блины, булки, вермишель, глюкоза пищевая, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуски легкие на базе хлебных злаков, изделия макаронные, изделия пирожковые, какао, каши молочные, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки-какао, патока, пироги, пицца, попкорн, порошки для мороженого, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], сахар, спагетти, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой), такое [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто из бобов сои, тортилы [маисовые лепешки], хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, чай, чай со льдом.

Из представленной в материалы дела публикации товарного знака "Кружале" N 530414 усматривается, что товарному знаку предоставлен приоритет 23.11.2012 г., дата подачи заявки 23.11.2012 г., дата государственной регистрации 19.12.2014 г., дата публикации 12.01.2015 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приоритет товарному знаку "КРУЖАЛЕ" предоставлен с 23.11.2012 г.

Ответчик в обоснование своей правовой позиции указывает на неоднородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "Кружале", с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 370173, указывая на то, что ответчик производит изделия хлебобулочные слоеные.

Удовлетворяя исковые требования суд первой инстанции указал на то, что представленные упаковки с изделиями не содержат названия "изделия хлебобулочные слоеные"; из протокола осмотра письменных доказательств от 25 апреля 2014 года усматривается, что на сайте ответчика содержится информация о производстве ответчиком и продаже не только хлебобулочных, но и мучных кондитерских изделий, в том числе: изделий из слоеного теста - печенья с начинкой и без, оригинальных изделий из слоеного и песочного теста. На страницах "Кондитерские изделия", "Слоеные изделия" размещена информация об изделиях "Кружале" с укропом, "Кружале" с какао и т.д.

Вместе с тем, судом не учтено следующее.

На представленной ответчиком упаковке со спорными изделиями на ее боковой стороне прямо указано "Изделия хлебобулочные слоеные "Ароматные" с кунжутом и автоматом укропа".

Аналогичные сведения содержались на представленных истцом на обозрение суда апелляционной инстанции упаковках изделий с сахаром и какао.

В нотариальном протоколе осмотра письменных доказательств от 25 апреля 2014 года, на который ссылается истец, также нигде не указано о производстве и предложении к продаже печенья "Кружале".

Информация об изделиях "Кружале" с укропом, "Кружале" с какао и т.д. размещена на страницах "Кондитерские изделия", "Слоеные изделия".

Сведений о печенье "Кружале" протокол не содержит.

При этом согласно ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства" (Термины и определения) родовая группа "кондитерские изделия" подразделяется (пункт 2.1) на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. И только при дальнейшем разделении на конкретные виды товаров указанных групп кондитерских изделий, согласно пункта 43, указаны печенья, вафли и т.д.

Согласно ГОСТ Р 51785-2001 "Изделия хлебобулочные. Термины и определения", к хлебобулочным изделиям относятся (пункт 2.1.): хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик. При этом существенные различия в производстве, хранении и потреблении хлебобулочных изделий усматриваются из количества ГОСТ данной продукции, которые разделяют практически каждый отдельный вид таковой продукции - "Хлеб и хлебобулочные изделия" (ГОСТ 15.015-90), "Изделия хлебобулочные бараночные" (ГОСТ 7128-91), "Изделия хлебобулочные слоеные" (ГОСТ 9511-80), "Изделия хлебобулочные сдобные" (ГОСТ 24557-89), "Изделия хлебобулочные в упаковке" (ГОСТ 31752) и т.д.

На упаковке продукции указано "Изделия хлебобулочные слоеные".

Из представленной ответчиком декларации соответствия ТС N RU Д- RU.АЕ68.В.00084, усматривается, что изделия "Кружале" отнесены к изделиям хлебобулочным слоеным пониженной влажности.

Также ответчиком предоставлена декларация о соответствии продукции Закрытого акционерного общества "Хлебозавод N 28" по всем видам печенья, которые общество производит в Российской Федерации, в котором печенье под названием "Кружале" отсутствуют.

В отзыве на апелляционную жалобу истцом указано, что спорные изделия на сайте ответчика предлагаются именно как кондитерские изделия, а не хлебобулочные, однако указанные выводы сделаны истцом путем собственной трактовки содержащегося на сайте описания на спорного изделия.

Изделия "Кружале", в том числе на сайте, размещены в разделе слоеные изделия. Сведений о производстве печенья "Кружале" протокол не содержит.

Таким образом, кондитерские и хлебобулочные товары 30 класса МКТУ являются отдельными и самостоятельными группами товаров, не являются однородными между собой, в связи с чем Закрытое акционерное общество "Хлебозавод N 28" производит и реализует хлебобулочную продукцию "Кружале" на законном основании под товарным знаком N 530414, в связи с чем основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В подтверждение факта нарушения исключительных прав истец ссылается на фотографии печенья и его упаковки, кассовый чек.

Вместе с тем, фотография упаковки печенья представлена не полностью.

На оригинале представленной в суде апелляционной инстанции упаковке со спорными изделиями на боковой стороне прямо указано "Изделия хлебобулочные слоеные "Ароматные" с кунжутом и автоматом укропа".

Представленные в материалы дела чеки не содержат названия "Кружале" и вида приобретенного товара, при этом товарный чек на приобретенную ответчиком продукцию отсутствует.

Также, как указывает истец, на сайте ответчика www.hlebozavod28.ru к продаже предлагается печенье производства Закрытого акционерного общества "Хлебозавод N 28", маркированное названием "Кружале", в подтверждение чего представлены протокол осмотра письменных доказательств, составленным 25.04.2014 г. нотариусом нотариального округа город Саратова Учаниным В.В.

Вместе с тем, в данном протоколе ссылки на отнесение спорных изделий к печенью, как указывает истец, отсутствуют.

Также истец в подтверждение факта производства и предложения ответчиком к продаже печенья под наименованием "Кружале" ссылается на статью "Хлебный год", размещенную на официальном сайте компании "Европейский хлеб"; статью "Планшет от Мастера Пекаря к Новому году", размещенную на интернет-сайте www.stol-yar.ru; страницей ответчика в социальной сети "Одноклассники", сведениями на интернет-сайтах www.сладо-град.рф, www.msk.blizko.ru, www.russladostu.ru.

Вместе с тем, ответчик не может нести ответственности за размещение какой-либо информации третьими лицами.

Также, как указывает истец, ответчиком в Суд по интеллектуальным правам в материалы арбитражного дела N СИП-135/2014 представлена рекламная листовка печенья "Кружале", письменные пояснения и годовой отчет за 2012 год, в которых ответчик указывает, что в конце 2012 года им начато производство слоеных изделий уникальной формы под названием "Кружале".

Однако, в материалах дела N СИП-13 5/2014 при представлении образцов продукции "Кружале" было указано на производство пробной партии продукции для доказательств заинтересованности, которой не было в массовом производстве в Российской Федерации.

В Годовом отчете ответчика за 2012 год (стр. 3) отмечено, что "в конце 2012 года, кроме знаменитых "Ушек", "Джеми", Миништруделей, начато производство слоеных изделий уникальной формы под названием "Кружале". Начало этого производства прямо связано с введением в эксплуатацию линии Twist and Place для производства слоеных изделий "Кружале" уникальной формы с разнообразными отделками" (стр. 4), которая начала работу в конце 2013 года.

Таким образом, суд приходит к выводу о неоднородности товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "Кружале", с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 370173, учитывая, что ответчик доказал производство изделий хлебобулочные слоеные. Возможность отнесения спорной продукции к кондитерской истцом не доказано.

Недобросовестной конкуренции в действиях ответчика при условии в установленном порядке не оспоренной регистрации товарного знака "Кружале" N 530414 суд апелляционной инстанции не усматривает.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения и судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене, в удовлетворении исковых требований Закрытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Саратовская" следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 октября 2014 года по делу N А40-91292/2014 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Саратовская" (ОГРН 1116450011501) в пользу Закрытого акционерного общества "Хлебозавод N 28" (ОГРН 1037739429210) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Возвратить Закрытому акционерному обществу "Хлебозавод N 28" (ОГРН 1037739429210) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 250 (двести пятьдесят) рублей, излишне уплаченную платежным поручением N 835 от 26.11.2014.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова А.И. Трубицын