Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2015 г. N 17АП-17449/14

г. Пермь

02 февраля 2015 г.

Дело N А50-13431/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 02 февраля 2015 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Балдина Р.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мастель Я.И.,

при участии:

от истца, индивидуального предпринимателя Наличаева И.Б. - Туленинов А.Н., доверенность от 19.11.2013, Байкова Е.А., доверенность от 06.12.2012,

от ответчика муниципального казенного учреждения "Пермская городская служба спасения" - Мелешко Е.Г., доверенность от 23.03.2012,

от ответчика ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения" - не явились,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы

истца, индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича,

ответчика ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения"

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 05 ноября 2014 года

по делу N А50-13431/2014,

принятое судьей Муталлиевой И.О.,

по иску индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича (ОГРНИП 305770002812032, ИНН 771602997638)

к муниципальному казенному учреждению "Пермская городская служба спасения" (ОГРН 1025900915633, ИНН 5904082454), ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения" (ОГРН 1107451011007, ИНН 7451304981)

о защите исключительных прав на товарные знаки,

установил:

индивидуальный предприниматель Наличаев Илья Борисович (далее - истец, предприниматель Наличаев И.Б.), обратились в Арбитражный суд Пермского края с иском к муниципальному казенному учреждению "Пермская городская служба спасения" (далее - ответчик, МКУ ПГСС), ООО Торговый Дом "Энергия-Технологии сбережения" (далее - ответчик, ООО ТД ЭТС):

об изъятии у МКУ ПГСС аварийной осветительной установки "СВЕБАШ" в количестве 1 (одной) штуки и уничтожении за счет МКУ ПГСС;

запрещении ООО ТД ЭТС использовать любым способом товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству РФ N 359184 и товарный знак "SVEBA" по свидетельству РФ N 336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, в частности, словесное обозначение "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванными товарными знаками;

взыскании с ООО ТД ЭТС 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству РФ N 359184, 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "SVEBA" по свидетельству РФ N 336205 (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением суда первой инстанции от 30.09.2013 в удовлетворении иска к МКУ ПГСС отказано.

Иск к ООО ТД ЭТС удовлетворен в части требования о запрещении использовать любым способом товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству РФ N 359184 и товарный знак "SVEBA" по свидетельству РФ N 336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванными товарными знаками.

С ООО ТД ЭТС в пользу истца взыскано 40 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству РФ N 359184, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "SVEBA" по свидетельству РФ N 336205, а также 4 480 руб. государственной пошлины. В остальной части требований к ООО ТД ЭТС отказано.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда, удовлетворить исковые требования полностью. Указывает на то, что отказывая в иске к ответчику МКУ ПГСС, суд исходил из отсутствия на материальном носителе (товаре) изображений товарных знаков истца, либо сходных с ними до степени смешения. Вместе с тем, на одной из фотографий отчетливо видно, что на осветительную установку нанесена надпись "СВЕБАШ", поэтому требование к ответчику МКУ ПГСС также является обоснованным и подлежало удовлетворению.

Также выражает несогласие с размером взысканной судом с ООО ТД ЭТС компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Указывает на то, что суд не учел и не дал никакой оценки следующему: стоимость товара (94 000 руб.), наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком продукции и использованием обозначения "Световая башня" в период с октября 2010 по март 2011 года на сумму 5 926 689 руб. 49 коп., бухгалтерская справка, подтверждающая падение спроса на продукцию правообладателя и его лицензиата ООО "СВЕБА". Полагает, что допущенное ООО ТД ЭТС нарушение носило злостный и умышленный характер, представляют собой акт недобросовестной конкуренции. Взысканная судом компенсация не восстанавливает имущественное положение правообладателя.

Ответчик общество ТД ЭТС также обратилось с апелляционной жалобой, в которой выражает несогласие с решением суда первой инстанции в части удовлетворения требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных право на товарные знаки. Указывает на то, что в период с 16.06.2008 по 21.09.2011 им законно использовалось наименование товара "Аварийная осветительная установка "СВЕБАШ", поскольку в этот период была предоставлена правовая охрана товарному знаку "СВЕБАШ" по свидетельству 385094, что исключает удовлетворение требований истца. Полагает, что действия ответчика, совершенные до признания недействительным решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку "СВЕБАШ", в том числе по использованию вышеуказанного обозначения в товаросопроводительной документации, и документации, связанной с введением поставленных по контракту товаров в гражданский оборот, являлись законными и не нарушали исключительных прав истца на товарные знаки.

Считает, что суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права (ст. 49 АПК РФ), поскольку принял изменение истцом одновременно предмета и основания иска.

Также указывает на то, что взыскивая в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав, суд не конкретизировал, путем размещения на какой конкретно товаросопроводительной документации общество нарушило права истца и за какой факт правонарушения к нему применяется ответственность.

Ответчик МКУ ПГСС представило отзыв на апелляционную жалобу истца, в котором полагает ее необоснованной.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца и ответчика МКУ ПГСС поддержали позиции, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве, заявили ходатайства о приобщении к материалам дела фотографий спорной аварийной осветительной установки, приложенных к апелляционной жалобе и отзыву.

В удовлетворении ходатайств о приобщении фотографий отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ, поскольку часть из представленных фотографий уже приобщена и имеется в материалах дела, а в отношении отсутствующих в материалах дела фотографий не обоснована и не доказана невозможность их представления суду первой инстанции причинами, не зависящими от истца и МКУ ПГСС.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, предприниматель Наличаев И.Б. является обладателем исключительных прав на товарные знаки "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", удостоверенный свидетельством N 359184 от 05.09.2008, "SVEBA", удостоверенный свидетельством N 336205 от 26.01.2006. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении 11 класса КТМУ - устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения.

Между предпринимателем Наличаевым И.Б. (лицензиар) и обществом "СВЕБА" (лицензиат) заключен лицензионный договор от 21.10.2008, по условиям которого (пункт 1.1) лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за соразмерное вознаграждение исключительную лицензию на пользование товарным знаком, выполненным согласно свидетельству на товарный знак N 359184, в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

25.05.2011 ответчиком МКУ ПГСС на официальном сайте РФ для размещения информации о заказах www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение N 035630003521100002 о проведении запроса котировок на закупку аварийной осветительной установки "Световая башня" (или эквивалент).

01.06.2011 по результатам проведения запроса котировок составлен протокол N 035630003521100002-1 рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно которому победителем признано ООО ТД ЭТС.

10.06.2011 между ответчиками заключен муниципальный контракт N 10 на поставку аварийной осветительной установки со встроенной электростанцией "Световая башня" в количестве 1 шт. по цене 94 000 руб. (п. 1.1, п. 3.1), в приложении N 2 от 10.06.2011 в наименовании товара указано "СВЕБАШ". В счете-фактуре N 34 от 14.06.2011 и товарной накладной N 34 от 14.06.2011 в графе наименование товара указано "АОУ "СВЕБАШ" ELG(Т5)600s2,2GХ".

21.06.2011 ответчиками составлен акт сдачи приемки продукции, в котором товар указан как "АОУ "СВЕБАШ" ELG(Т5)600s2,2GХ 1 шт.".

Из представленных ответчиком МКУ ПГСС в материалы дела фотографий следует, что на самом товаре, являвшемся предметом спорной поставки, имеется обозначение "электроагрегат бытовой "Вепрь".

Истец, ссылаясь на то, что не давал ответчикам разрешение на использование товарных знаков по свидетельствам N 359184, N 336205, обратился в суд с настоящим иском.

На основании п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пп 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

Из материалов дела: муниципального контракта N 10 от 10.06.2011 с приложением N 1 к нему, товарной накладной и счета-фактуры N 34 от 14.06.2011, акта сдачи продукции от 21.06.2011, котировочной заявки от 31.05.2011, конкурсной документации, сведений об исполнении контракта от 25.06.2011 следует, что в качестве наименования товара использовались обозначения "Аварийная осветительная установка "Световая башня" и "СВЕБАШ".

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Проанализировав обозначения, зарегистрированные истцом в качестве товарных знаков по свидетельствам N 359184, N 336205, и спорные обозначения, использованные ответчиками, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

В силу ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которые незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (ч. 2 ст. 1515 ГК РФ).

В силу ч. 4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Отказывая в удовлетворении заявленного истцом требования к ответчику МКУ ПГСС об изъятии материального носителя - товара, являвшегося предметом вышеуказанной сделки, и его уничтожении, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

Основной целью деятельности ответчика МКУ ПГСС является деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Приобретение аварийной световой установки осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", действовавшим на момент проведения запроса котировок. В период заключения контракта и передачи товара ответчику МКУ ПГСС было представлено свидетельство N 385094 на товарный знак "СВЕБАШ".

При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о том, что действия ответчика МКУ ПГСС являлись добросовестными, является правильным.

Суд первой инстанции установил, что непосредственно на товаре, являвшимся предметом муниципального контракта N 10 от 10.06.2011, товарные знаки истца не использовались, на товаре указано обозначение "электроагрегат бытовой "Вепрь".

Доказательств контрафактности указанного материального носителя материалы дела не содержат.

Доводы апелляционной жалобы о наличии на осветительной установке словесного обозначения "СВЕБАШ", сходного до степени смешения с товарными знаками истца, отклоняется, поскольку они основаны на фотографии, не представленной в материалы дела в суде первой инстанции, в приобщении которой к материалам дела в суде апелляционной инстанции отказано на связи с недоказанностью невозможности ее представления суду первой инстанции на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

Кроме того, учитывая, что введение товара в оборот осуществлялось в общественных интересах, правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, но не его уничтожения (ч. 2 ст. 1515 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований к ответчику МКУ ПГСС.

Удовлетворяя исковые требования к ответчику ООО ТД ЭТС, суд первой инстанции исходил из доказанности им нарушения исключительных прав истца на товарные знаки в документации.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, суд первой инстанции правомерно руководствовался положениями п. 3 ст. 1252 ГК РФ, разъяснениями п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Доводы ответчиков о том, что на момент реализации товара имелась правовая охрана товарного знака "СВЕБАШ" по свидетельству N 385094 от 16.06.2008, что исключает удовлетворение требований истца, являлись предметом исследования суда первой инстанции, и обоснованно отклонены.

На основании п. 4 ст. 1514 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Решением от 21.09.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) предоставление правовой охраны товарного знака "СВЕБАШ" по свидетельству N 385094 признано недействительным полностью.

Противоправность действий по регистрации и использованию товарного знака установлена в решении Роспатента, прошедшего судебную проверку и признанного соответствующим действующему законодательству в рамках дела N А40-14024/12-27-158.

В соответствии с п. 5 ст. 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

Таким образом, позиция ответчика ООО ТД ЭТС о наличии исключительных прав на товарный знак "СВЕБАШ" по свидетельству N 385094 в период с 16.06.2008 до 21.09.2011, противоречит ст. 1513 ГК РФ, предусматривающей аннулирование исключительных прав.

Вместе с тем, в соответствии с абз. 4 п. 54 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд принял во внимание характер конкретного нарушения, совокупность представленных доказательств, фактический предмет поставки - товар электроагрегат бытовой "Вепрь", факт наличия свидетельства N 385094 на товарный знак "СВЕБАШ" и отсутствие на момент подачи котировочной заявки (май 2011), сделки и передачи товара (июнь 2011) решения Роспатента от 21.09.2011, факт использования обозначений "Световая башня" и "СВЕБАШ" исключительно в документации, факт заключения сделки в рамках проведения запроса котировок, порядок проведения которого был на тот момент регламентирован Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (ст. ст. 9, 45, 47, 53, 54), а также исходил из принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения прав.

Доводы истца, несогласного с размером взысканной компенсации, со ссылками на наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком продукции и использованием обозначения "Световая башня" в период с октября 2010 по март 2011 года на сумму 5 926 689 руб. 49 коп., бухгалтерскую справку лицензиата ООО "СВЕБА", на стоимость товара (94 000 руб.), размер судебных расходов на уплату государственной пошлины по делу (56 000 руб.), не могут быть приняты во внимание.

Суд первой инстанции, снижая размер компенсации, исходил из совокупности установленных им и приведенных выше обстоятельств.

Реализация ответчиком товара с использованием товарного знака истца "Световая башня" в документации не свидетельствует о наступлении для истца каких-либо неблагоприятных последствий, возникновения в связи с этим убытков в связи с уменьшением спроса на продукцию с использованием товарных знаков истца и снижением объема продаж.

Бухгалтерская справка, в которой отражено количество выставленных и неоплаченных покупателями счетов, не свидетельствует о снижении объемов продаж, возникновении убытков.

Стоимость товара, являющегося предметом сделки между ответчиками, сама по себе не свидетельствует о неразумности взысканного размера компенсации, а расходы на уплату государственной пошлины к критериям для установления соразмерности компенсации последствиям нарушения не относятся.

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права (ст. 49 АПК РФ), поскольку принял изменение истцом одновременно предмета и основания иска, отклоняется, как не влекущий отмену судебного акта.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционных жалоб.

Предусмотренных статьей 270 АПК РФ оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционным жалобам, относятся на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 05 ноября 2014 года по делу N А50-13431/2014 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Н.П.Григорьева

Судьи

Р.А.Балдин О.В.Суслова