Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2015 г. N 09АП-6048/15

город Москва

02 апреля 2015 г.

Дело N А40-32115/2014

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 апреля 2015 года.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Ханиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года

по делу N А40-32115/2014, принятое судьей Н.Ю. Каревой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Теремок"

(ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

(ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1)

о запрете нарушения исключительных прав, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Гершбейн А.М. (ген. директор)

Ломский С.М. (по доверенности от 25.02.2014)

от ответчика: Сергунина Т.В. (по доверенности от 26.01.2015)

Марканов Д.Ю. (по доверенности от 26.01.2015)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Теремок" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (далее - ответчик) о запрете производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскании компенсации в размере 100.000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года исковые требования удовлетворены частично: запрещено производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъяты из оборота за счет ответчика детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскана компенсация в размере 50.000 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

При этом суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на патент N 2244631.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что ответчик не производит спорную продукцию; ответчик не может нарушать способ, охраняемый патентом; производитель спорных раскрасок не привлечен к участию в деле; решение суда выходит за рамки заявленных требований; у истца отсутствовало право на подачу иска; спор с тем же предметом и по тому же основанию уже был разрешен судом общей юрисдикции; суд не имел право взыскивать компенсацию; обжалуемое решение не исполнимо.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования с учетом уточнения мотивированы следующим.

Общество с ограниченной ответственностью "Теремок" на основании лицензионного договора от 24.07.2012 г., заключенного с Гершбейном Александром Михайловичем, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 г. за РД0106426, с учетом изменений и дополнений от 03.03.2014 г., зарегистрированных Роспатентом 24.10.2014 г. N РД0160241, является лицензиатом на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)" согласно патенту Российской Федерации N2244631 (Приложение 1) и лицензионному договору (дата и номер государственной регистрации договора: 31.08.2012 N РДО106426) (Приложение 2).

Согласно пункта 1 формулы изобретение характеризуется: "Способ получения изображения, включающий перенесение на бумагу красящего состава, образующего необходимый рисунок, отличающийся тем, что наносят сплошной линейный контурный рисунок, определяющий границы изображения в целом и его деталей, черной краской, не содержащей цветных красителей, а внутри сплошного линейного контурного рисунка наносят точечный рисунок с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета, при этом для получения цветного изображения отпечатанный рисунок увлажняют с образованием цветного изображения в зоне точечного рисунка".

Как указывает истец, это изобретение уникально, относится к области полиграфии и представляет собой разработанные автором и патентообладателем технологии печати с помощью флексогафической печати или офсетной печати без увлажнения и печатным краскам с водорастворимым красящим составом, при которых обеспечивается печать контурных бесцветных рисунков и изображений на бумаге, цвета которых проявляются под воздействием воды. Изобретение может быть использовано при изготовлении детских иллюстрированных книг для раскраски или других полиграфических изданий специального назначения.

Ответчик производит и продает детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры", в подтверждение чего истцом представлены материалы сайта ответчика, товарный и кассовый чеками о покупке товара.

Разрешений и документов для использования технологии по указанному патенту правообладатель ответчику не передавал.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, ответчик без разрешения патентообладателя осуществляет использование запатентованного изобретения, чем нарушает исключительное право на изобретение, установленное статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском с учетом уточнения о запрете производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскании компенсации в размере 100.000 руб.

Удовлетворяя исковые требования в части запрета Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" продажи книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью "Теремок", суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции правомерно основывался на заключении судебной патентно-технической экспертизы от 24.10.2014 г., проведенной экспертом Е.А. Ермаковой, предупрежденной судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (т. 3 л.д. 52).

Из заключения эксперта от 24.10.2014 г. усматривается, что детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски" наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры" содержат каждый признак изобретения по пункту 1 формулы изобретения патента N 2244631.

Заключение эксперта содержит однозначные выводы по вопросу, поставленному на разрешение, не содержат противоречивых выводов, исследовательская часть (содержание и результаты исследований с указанием примененных методов) изложена с достаточной ясностью, полно и последовательно, ответы на поставленные вопросы не вызывают у суда сомнений в обоснованности заключения эксперта.

У патентного поверенного Российской Федерации Е.А. Ермаковой имеется высшее образование, достаточная квалификация в области патентной работы и стаж патентной работы.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, установив, в том числе из представленного экспертного заключения, что в реализуемых ответчиком книжках-раскрасках используется каждый признак изобретения по пункту 1 формулы изобретения патента N 2244631, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" осуществлять продажу книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью "Теремок".

Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что ответчик не может нарушать способ, охраняемый патентом; патентом истца охраняется способ получения уже известного продукта и бремя доказывания использования запатентованного способа ложится именно на правообладателя, не принимаются апелляционным судом, поскольку патент на изобретение N 2244631 "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)" не оспорен, не признан недействительным в установленном законом порядке, в связи с чем подлежит правовой охране.

Доводы апелляционной жалобы о том, что производитель спорных раскрасок (Издательством AWM - Jerzy Mostowski Publishing) не привлечен к участию в деле, не принимаются апелляционным судом, поскольку, как видно из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции не принимал решение о правах и обязанностях данного лица, как ошибочно полагает заявитель апелляционной жалобы. Исковые требования по настоящему делу предъявлены истцом к ответчику как нарушителю его прав на патент при реализации спорной продукции. При этом, по мнению истца, формулировка требования о запрете производства книжек-раскрасок обусловлено статусом ответчика как издателя данных произведений, в деятельность которого, по мнению истца, входит и производство продукции.

Доводы апелляционной жалобы о том, что решение суда выходит за рамки заявленных требований, необоснованны. Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Материалами дела подтверждено, что детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски" наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры" содержат каждый признак изобретения по пункту 1 формулы изобретения патента N 2244631. В решении суда, вопреки доводам апелляционной жалобы, данные обстоятельства отражены. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Доводы апелляционной жалобы о том, что у истца отсутствовало право на подачу иска, не принимаются апелляционным судом, поскольку Общество с ограниченной ответственностью "Теремок" на основании лицензионного договора от 24.07.2012 г., заключенного с Гершбейном Александром Михайловичем, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 г. за РД0106426, с учетом изменений и дополнений от 03.03.2014 г., зарегистрированных Роспатентом 24.10.2014 г. N РД0160241, является обладателем исключительной лицензии на использование изобретения "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)". Изменения в лицензионный договор внесены 03.03.2014 г. до подачи в суд иска по настоящему делу 05.03.2014 г., при этом их регистрация Роспатентом только 24.10.2014 г. не лишает договор юридической силы и не свидетельствует об отсутствии у истца права на иск.

Доводы апелляционной жалобы о том, что спор с тем же предметом и по тому же основанию уже был разрешен, не принимаются апелляционным судом. В силу части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. Преюдиция распространяется на содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу. Свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу судебного решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее. В рамках рассмотрения Хорошевским районным судом города Москвы иска Гершбейна Александра Михайловича к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" какие-либо обстоятельства, входящие в предмет спора по настоящему делу установлены не были. Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью "Теремок" не являлось участником данного спора, при этом арбитражный суд не связан выводами других судов о правовой квалификации рассматриваемых отношений и толковании правовых норм. Оснований для применения положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и вывода о злоупотреблении правом со стороны истца по приведенным в апелляционной жалобе доводам суд апелляционной инстанции не усматривает.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с заявителем апелляционной жалобы в части доводов о производстве спорной продукции.

Ответчик в суде первой и апелляционной инстанциях оспаривал тот факт, что он является производителем спорных раскрасок.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу настаивает, что по Соглашению N 17/EU/2010 от 28.12.2010 г., заключенному ответчиком с Издательством AWM - Jerzy Mostowski Publishing, ответчик является единственным лицом на изготовление и распространение данной продукции.

Вместе с тем, данный договор в материалах дела отсутствует.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, на вопрос суда апелляционной инстанции, стороны данный договор также не представили.

В связи с чем, ссылки на него в качестве подтверждения или опровержении довода об ответчике как производителе продукции не могут быть признаны апелляционным судом обоснованными.

Истец также указывает, что в спорных книжках-раскрасках ответчик указан в качестве издателя данной продукции. По мнению истца, указание ответчика в качестве издателя свидетельствует о правомерности его требования о запрете производить книжки-раскраски серии "Водные Раскраски".

Судом апелляционной инстанции с участием сторон обозревались имеющиеся в материалах дела образцы книжек-раскрасок, из которых усматривается, что они отпечатаны в Польше; авторские права принадлежат польскому издательству "Agencja Wydawnicza Jеrzy Mostowski" (Агентство Печати Ежи Мостовски); в качестве издательства указано "МОЗАИКА-СИНТЕЗ".

Действительно, как правильно указывает истец в отзыве на апелляционную жалобу, в целом издательство может осуществлять различные виды деятельности, в том числе, заниматься производством произведений.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае апелляционный суд считает, что истцом факт производства спорной продукции документально не подтвержден.

Истцом в обоснование иска в материалы дела представлены распечатки интернет-сайта с предложением о покупке продукции и образцы книжек-раскрасок.

Данные документы подтверждают факт распространения продукции ответчиком и не свидетельствуют об осуществлении ответчиком иных видов деятельности в качестве издателя продукции.

Истец также указывает, что ответчик может не печатать (этим может заниматься полиграфический комбинат или типография), но издательство, встроено в производственную цепочку, то есть может разрабатывать (верстать) макет изделия, или заниматься переводом (адаптацией) издания для российского рынка.

Вместе с тем, таких доказательств истцом не представлено.

Доводы ответчика об обратном истцом не опровергнуты.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

В связи с чем, требование о запрете производить книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, по мнению апелляционного суда, удовлетворению не подлежит.

Суд апелляционной инстанции также соглашается с заявителем апелляционной жалобы о необоснованности требования об изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры", исходя из следующего.

Согласно пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пункт 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, подтвержденных патентом на изобретение N 2244631, при продаже книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски".

Вместе с тем, в соответствии со статьями 16, 170, 174, 182, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебный акт должен быть законным, обоснованным, исполнимым и направлен на восстановление нарушенных прав заявителя; при этом суд должен сформулировать резолютивную часть решения (постановления) таким образом, чтобы решение (постановление) было исполнимо в принудительном порядке.

Судебное решение об обязании совершить определенные действия, как и всякое другое решение, должно быть исполнимым. Именно исполнимость решения позволяет применить меры государственного принуждения к лицу, не надлежаще исполняющему обязательство, с целью обеспечения его исполнения.

Сформулированное истцом требование об изъятии из оборота детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры" не исполнимо, поскольку заявителем не указаны ни место нахождения товара, ни его количество, ни его идентификационные характеристики, в связи с чем в данном конкретном случае данное требование не может быть удовлетворено судом апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции также соглашается с заявителем апелляционной жалобы о необоснованности требования истца о взыскании компенсации за нарушение прав на патент в размере 100.000 руб., с учетом следующего.

Первоначально истец обратился с требованием о взыскании убытков.

Впоследствии в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил заявленные требования, просил взыскать компенсацию в размере 100.000 руб.

Протокольным определением от 24.12.2014 г. заявленные истцом уточнения приняты судом (т. 2 л.д. 78).

Частично удовлетворяя требования о взыскании компенсации в размере 50.000 руб., суд первой инстанции сослался на положения статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, положения названной статьи предусматривают ответственность за незаконное использование товарного знака, тогда как в рамках настоящего дела заявлено требование о нарушение исключительных прав патентообладателя.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса.

Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в виде компенсации предусматривает статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Вместе с тем, статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая взыскание компенсации, введена в действие пунктом 124 статьи 3 Федерального закона от 12.03.2014 г. N 35-ФЗ.

При этом статьей 7 названного Федерального закона от 12.03.2014 г. N 35-ФЗ установлено, что пункт 5, подпункт "б" пункта 32, пункты 33, 86 и 124 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

Таким образом, на момент вынесения решения суда первой инстанции действующее законодательство не предусматривало возможность взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на патент.

По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом (статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иного Федеральный закон от 12.03.2014 г. N 35-ФЗ не содержит.

В связи с чем, требование о взыскании компенсации не подлежало удовлетворению.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения и судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, а также неправильно применены номы материального права, в связи с чем на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене, исковые требования следует удовлетворить частично, Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" следует запретить продажу книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью "Теремок".

В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 12.000 руб., в том числе, по требованию об обязании (неимущественное требование) - 4.000 руб., по требованию об изъятии (неимущественное требование) - 4.000 руб., по требованию о компенсации (имущественное требование) - 4.000 руб. Поскольку судом отказано в удовлетворении требования об изъятии и взыскании, государственная пошлина по иску в размере 8.000 руб. относится на истца, в размере 4.000 руб. - на ответчика.

Ответчиком при подаче апелляционной жалобы уплачена государственная пошлина в размере 3.000 руб. Поскольку судом частично удовлетворена апелляционная жалоба, государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 1.500 руб. относится на истца, в размере 1.500 руб. - на ответчика.

С учетом части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в результате зачета, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2.500 руб. (4.000 руб. - 1.500 руб.).

Истцом в рамках настоящего дела также понесены судебные издержки в связи проведением по делу судебной экспертизы в размере 50.000 руб.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, о распределении которых между участвующими в деле лицами может быть заявлено соответствующее требование, относятся в том числе расходы на проведение экспертизы.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации содержит общее правило, в соответствии с которым судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, а в случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Указанные процессуальные нормы направлены на установление условий, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Поскольку судом удовлетворено одно неимущественное требование (об обязании), отказано в удовлетворении неимущественного требования (об изъятии) и имущественного требования (о компенсации), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы за проведение судебной экспертизы в размере 16.667 руб. (1/3 от 50.000 руб.) пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

При том мнение о том, что выигравшей стороной в настоящем споре является истец вследствие признания ответчика нарушителем исключительного права патентообладателя (в рамках требования об обязании), не соответствует требованиям части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пропорциональном распределении судебных расходов при частичном удовлетворении иска.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.2014 N 9189/13 по делу N А40-63533/2004, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014 г. по делу N А40-93595/2011.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года по делу N А40-32115/2014 отменить.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) продажу книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52).

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей, а также расходы за проведение судебной экспертизы в размере 16.667 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Произвести зачет расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) расходы по уплате государственной пошлины в размере 2.500 (две тысячи пятьсот) рублей, а также расходы за проведение судебной экспертизы в размере 16.667 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

 

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая