Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2015 г. N 09АП-14575/15

г. Москва

10 июня 2015 г.

Дело N А40-181388/13

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июня 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой

судей А.И. Трубицына, Н.И. Левченко

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.М. Ханиным

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка"

на решение Арбитражного суда г. Москвы

от "08" августа 2014 г. по делу N А40-181388/13

по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта -Профиль"

(ОГРН 1027700457289, 105215, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 43,17)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка"

(ОГРН 1047796865302, 109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, 10)

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Тарасов А.А. (доверенность от 28.02.2013)

Романов С.В. (доверенность от 28.02.2013)

от ответчика: Антонов И.М. (решение N 8 от 10.01.2014),

Резникова И.С. (доверенность от 20.03.2015)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" (далее - также истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка" (далее - также ответчик) о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2014 исковые требования удовлетворены частично: промышленные образцы общества "Производственная фирма "Альта-Профиль" "Угловой элемент (патент N 76157), "Панель облицовочная" (патент N 87711) признаны использованными обществом "ТЗК Техоснастка" при изготовлении изделий "Угол наружный", "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН"; полезная модель общества "Производственная фирма "Альта-Профиль" "Угол наружный" (патент N 89566) признана использованной обществом "ТЗК Техоснастка" при изготовлении изделия "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий"; действия общества "ТЗК Техоснастка" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества "Производственная фирма "Альта-Профиль" признаны незаконными, а именно: промышленный образец "Угловой элемент" (патент N 76157), промышленный образец "Панель облицовочная" (патент 87711), полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" (патент N89566); обществу "ТЗК Техоснастка" запрещено осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории Российской Федерации, хранение в указанных целях, ввоз на территорию Российской Федерации и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно: промышленный образец "Угловой элемент" (патент N 76157), промышленный образец "Панель облицовочная" (патент N 87711), полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" (патент N 89566); на общество "ТЗК Техоснастка" возложена обязанность за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использованы промышленные образцы и полезные модели общества "Производственная фирма "Альта-Профиль", а именно: промышленный образец "Угловой элемент" (патент N 76157), промышленный образец "Панель облицовочная" (патент N 87711), полезная модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" (патент N89566); на общество "ТЗК Техоснастка" возложена обязанность за свой счет опубликовать решение суда по делу N А40-181388/13 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой оспаривал выводы экспертного заключения, а также указал, что в судебном акте содержится недостоверная информация относительно отказа ответчика от права преждепользования.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2014 указанное решение было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество "Производственная фирма "Альта-Профиль", ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела, обжаловало постановление в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам, в кассационной жалобе истец просил отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2015 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2014 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. При этом судом кассационной инстанции указано, что выводы суда апелляционной инстанции о наличии у ответчика права преждепользования в отношении использования полезной модели и промышленных образцов истца не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и установленным обстоятельствам. Суд указал, ввиду того, что судом апелляционной инстанции не установлены обстоятельства создания ответчиком до даты приоритета полезной модели и промышленных образцов по патентам N 76157, 87711, 82786, 89566 независимо от истца тождественных решений или необходимого к этому приготовления, а также добросовестного использования на территории Российской Федерации, выводы об объеме преждепользования также нельзя признать соответствующими имеющимся в деле доказательствам. При этом судом кассационной инстанции отмечено, что право преждепользования и его объем должны устанавливаться в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности по состоянию до даты приоритета полезной модели и промышленных образцов. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, определяя объем преждепользования, не учел, что в обоснование этого обстоятельства ответчиком представлены технологические карты с указанием дат от 11.07.2013, от 22.04.2014, от 18.06.2014.

Также суд кассационной инстанции отметил, что общество "ТЗК Техоснастка", возражая против иска о нарушении исключительных прав истца, приводит взаимоисключающие доводы: о неиспользовании в его изделиях всех существенных признаков промышленных образцов и каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели общества "Производственная фирма "Альта-Профиль" и о наличии права преждепользования в отношении использования полезной модели и промышленных образцов этого общества, что по мнению суда следовало учесть суду апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы общества "ТЗК Техоснастка".

При повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ответчиком довод о наличии права преждепользования подтвержден, в обоснование представлены дополнение к апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции, а также дополнительные доказательства в подтверждение права преждепользования.

Истец возражал по доводам жалобы, представил отзыв и дополнительные пояснения по представленным ответчиком дополнительным доказательствам.

Девятый арбитражный апелляционный суда, рассмотрев дело повторно, в том числе с учетом указаний кассационного суда, выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, в том числе представленные сторонами дополнительные доказательства, приобщенные в материалы дела на основании ч.2 ст.268 АПК РФ, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. N, принимая во внимание указания Суда по интеллектуальным правам, оценив представленные доказательства в соответствии с правилами ст.71 АПК РФ, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции не находит.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Из материалов дела следует и установлено судом, что общество "Производственная фирма "Альта-Профиль" является правообладателем патентов Российской Федерации на промышленные образцы "Угловой элемент" (патент N 82786 с приоритетом от 14.10.2012 сроком действия до 14.10.2026), "Угловой элемент" (патент N 76157 с приоритетом от 24.08.2009 сроком действия до 24.08.2024), "Панель облицовочная" (патент N 87711 с приоритетом от 14.11.2012 сроком действия до 14.11.2027), полезную модель "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" (патент N 89566 с приоритетом от 31.08.2009 сроком действия до 31.08.2019).

Полагая, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование промышленных образцов и полезной модели по указанным патентам в изготавливаемых им изделиях, в которых используется каждый признак независимых пунктов формулы полезной модели и все существенные признаки промышленных образцов по патентам истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, учитывая результаты назначенной по делу судебной экспертизы, а также данные в судебном заседании пояснения эксперта Поляковой Н.В., пришел к выводу об использовании в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленных образцов по патентам N 76157, 87711, каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели по патенту N 89566 и отсутствию использования всех существенных признаков промышленного образца по патенту N 82786.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа. Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 названого кодекса. Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В доказательство разработанных ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль" уникальных отделочных материалов суду представлены патенты на промышленные образцы "Угловой элемент"- патент N 82786 с приоритетом от 14.10.201211 г. сроком действия до 14.10.2026 г., "Угловой элемент"- патент N 76157 с приоритетом от 24.08.2009 г. сроком действия до 24.08.2024 г., образец "Панель облицовочная" - патент 87711 с приоритетом от 14.11.2012 г. сроком до 14.11.2027 г., полезную модель "Угол наружный" для облицовки внешних углов зданий"- патент N 89566 с приоритетом от 31.08.2009 г., сроком действия до 31.08.2019 г. Указанные патенты отражают сведения о каждом из промышленных образцов с их фотографиями и описание полезной модели, содержащее формулу полезной модели и чертеж.

По ходатайству сторон судом первой инстанции была назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Поляковой Н.В.

Из содержания выводов по экспертизе следует, что Обществом с ограниченной ответственностью "ТЗК Техоснастка" при изготовлении изделий "Угол наружный", "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН" и изделия "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий" использованы существенные признаки промышленных образцов Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" "Угловой элемент"- патент N 76157, и "Панель облицовочная" - патент 87711 и каждый признак полезной модели Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль"- "Угол наружный" патент N 89566.

Апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции обоснованно не приняты возражения ответчика по экспертизе в части того, что экспертом не были отражены объекты исследования, так как на исследование эксперту были переданы образцы изделий, представленные и маркированные сторонами, копии патентов.

Представленные сторонами в материалы дела заключения отражают позицию каждой из сторон по делу и приняты судом не в качестве экспертных заключений, а как письменные пояснения позиций сторон.

Представленная ответчиком рецензия на экспертное заключение по экспертизе, назначенной истцом, отражает мнение автора, не принята судом в качестве доказательства по делу на основании ст. ст.67 и 68 АПК РФ как недопустимое и не относящееся к делу доказательство.

В силу ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Ответчиком доказательств того, что выпускаемые им изделия изделий "Угол наружный", "Панель фасадного сайдинга "ЛЕОН" и изделия "Угол наружный для облицовки внешних углов зданий", производились с согласия патентообладателя - истца, по настоящему делу не представлены.

Из содержания протоколов осмотра вебсайта в сети Интернет следует, что производителем "Техоснастка", с указанием адреса : г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 10 размещена информация об изготовлении и продажа изделий из пластмасс, в том числе панелей и углов, а так же зафиксирован осмотр купленного 14.11.2013 г. товара панелей и угловых элементов, маркированного графическим изображением и текстом "Техоснастка".

Указанные протоколы представлены в доказательство введения ответчиком изделий в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, судом первой инстанции требования истца правомерно признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в части защиты исключительных прав на изделия ООО "Производственная фирма "Альта-Профиль": промышленный образец "Угловой элемент", патент N 76157, промышленный образец "Панель облицовочная" - патент 87711, полезная модель "Угол наружный"- патент N 89566, а также учитывая, что в экспертном заключении не нашло подтверждение использования ответчиком при изготовлении своих изделий существенных признаков промышленного образца "Угловой элемент"- патент N 82786, требования истца в указанной части обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции доводы ответчика о наличии права преждепользования признаются не состоятельными на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

По смыслу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации право преждепользования возникает у лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления.

Представленное в подтверждение довода о дате возникновения права преждепользования и его объеме с данными о начале производства спорных изделий на оборудовании компании WOOJIN PLAIM Cо (Южная Корея) в 2008 г. и объемах выпуска со ссылками на фотографии памяти оборудования письмо указанной компании от 15.04.2015 суд апелляционной инстанции признает не соответствующим статье 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей определенные требования в отношении письменных доказательств, представленных из-за границы, правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пунктах 27, 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 и пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.1996 N 10 "Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц".

В силу статьи 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.1993 N 4462-1, нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

Таким образом, тексты переводов на русский язык должны быть нотариально заверены (верность перевода или подлинность подписи переводчика). Представленное письмо удостоверено факсимиле, верность перевода либо подлинность подписи переводчика никем не подтверждены. Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции указанное письмо не может признать надлежащим доказательством.

Также суд апелляционной инстанции полагает, что представленное ответчиком "Заключение о тождественности изделий" N НИ-14 от 13 апреля 2015 не содержит сведений о дате возникновения права преждепользования.

Суд апелляционной инстанции, с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам, полагает, что представленные в материалы дела доказательства не подтверждают право преждепользования ответчика на спорные изделия.

Таким образом, судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, и сделаны правомерные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 августа 2015 года по делу N А40-181388/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

А.И. Трубицын Н.И. Левченко