Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2015 г. N 16АП-1243/14

г. Ессентуки

16 июня 2015 г.

Дело N А63-2513/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июня 2015 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Семенова М.У., судей: Афанасьевой Л.В., Параскевовой С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ивашиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.03.2015 по делу N А63-2513/2014 (судья Борозинец A.M.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Зам-Зан" (ОГРН 1102649001311)

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю (ОГРН 1022601989508)

об оспаривании ненормативного правового акта,

третье лицо - ООО "Элита-Минерал групп",

при участии в судебном заседании представителя ООО "Зам-Зан" - Яниной Е.В. по доверенности от 03.03.2014,

УСТАНОВИЛ

решением Арбитражного суда Ставропольского края от 25.04.2014, принятым по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Зам-Зан" (далее - общество "Зам-Зан", заявитель) к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю (далее - управление), признано недействительным решение управления от 03.03.2014 по делу о нарушении законодательства о защите конкуренции. Суд указал на недоказанность в действиях общества предусмотренных частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) признаков недобросовестной конкуренции, поскольку приобретение и использование обществом "Зам-Зан" товарного знака "ОТ ВИНТА" не противоречит закону, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и не могут причинить экономический вред или вред деловой репутации обществу с ограниченной ответственностью "ЭлитаМинералГрупп" (далее - общество "ЭлитаМинералГрупп"), использовавшему спорное обозначение неправомерно.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014 решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.04.2014 отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2014 решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.04.2014 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд по Ставропольскому краю, поскольку постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014 вынесено при неполном исследовании обстоятельств дела, судебный акт принят с нарушением норм процессуального права (статьи 170, 271 АПК РФ), без установления всех обстоятельств имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, что привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления, в связи, с чем обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя обжалуемый судебный акт, не усмотрел оснований и для оставления в силе решения суда первой инстанции. Суд по интеллектуальным правам постановил, что суду при новом рассмотрении дела, необходимо дать надлежащую правовую оценку доводам ответчика о незаконности использования ООО "Элита минерал групп" спорного товарного знака, приобретению различительной способности названного знака действиями самого правообладателя, в установленном законом порядке исследовать собранные по делу доказательства, оценив их в соответствии с принципами относимости и допустимости доказательств.

Решением от 11.03.2015 заявленные требования удовлетворены, суд признал недействительным решение управления по делу N 107 от 03.03.2014 о признании ООО "Зам-Зан" нарушившим часть 2 статьи 14 Закона N 135-ФЗ, а именно допустившим недобросовестную конкуренцию, в виде приобретения и использования исключительного права на товарный знак "ОТ ВИНТА" Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 464312.

Управление обжаловало судебный акт в апелляционном порядке, просит отменить решение суда, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств дела и неправильное применение норм материального права и отказать в иске.

Апеллянт считают, что суд неверно применил статью 14 Закона N 135-ФЗ и полагают, что конкурентное преимущество общества "Зам-Зан" обусловлено действиями его учредителя Новикова С.М., одновременно являвшегося должностным лицом общества "Элита-Минерал групп". Податель жалобы возражает против вывода суда о том, что общество "Элита-Минерал групп" само не проявило должной осмотрительности и осторожности до начала выпуска продукции с наименованием "ОТ ВИНТА", так как информация о регистрации товарного знака за обществом "Зам-Зан" появилась в открытых источниках 12.07.2012, т.е. почти через год после начала выпуска и продвижения данной продукции на рынок обществом "Элита-Минерал групп", что исключало возможность проверить наличие регистрации данного товарного знака до момента начала выпуска продукции.

Заявитель в отзыве и его представитель в судебном заседании считает доводы апелляционной жалобы несостоятельными, просит отказать в ее удовлетворении, указывая на законность и обоснованность решения суда.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие управления и третьего лица - ООО "Элита-Минерал групп", извещенных о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом.

Проверив законность вынесенного решения и правильность применения норм материального и процессуального права в соответствии с требованиями статей 268 - 271 АПК РФ, изучив и оценив в совокупности все материалы дела, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционные жалобы подлежат удовлетворению в виду следующего.

Как видно из материалов дела, общество "Элита-Минерал групп" обратилось в управление с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны общества "Зам-Зан" и по результатам рассмотрения данного заявления управление 03.03.2014 вынесло решение по делу N 107 о признании общества "Зам-Зан" нарушившим часть 2 статьи 14 Закона N 135-ФЗ. Основанием для вынесения такого решения послужил вывод управления о том, что недобросовестная конкуренция со стороны общества "Зам-Зан" выражена в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак "ОТ ВИНТА". Действия общества "Зам-Зан", направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности над конкурентом (обществом "ЭлитаМинералГрупп"), выразились в ограничении права использования последним ставшего широко известным товарного знака "ОТ ВИНТА".

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии со статьей 201 АПК РФ основанием для признания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственного органа или органа местного самоуправления недействительными является одновременное наличие двух условий: их несоответствие закону или иному правовому акту и нарушение прав и законных интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 2 статьи 14 Закона N 135-ФЗ не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, воспроизведено в Федерального закона.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона N 135-ФЗ недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Исходя из положений статьи 302 ГК РФ и других, применимых к понятию добросовестности норм права, под добросовестностью участников гражданских правоотношений следует понимать субъективную сторону их поведения, в том числе намерения, которыми субъект обладал при подаче заявки на регистрацию товарного знака и получения свидетельства о его регистрации. То есть недобросовестность поведения ООО "Зам-Зан" должна выражаться в приобретении преимуществ в момент регистрации приоритета на товарный знак "От винта", с явным намерением причинить вред конкуренту - ООО "Элита минерал групп". Недобросовестность поведения лица подлежит доказыванию.

Согласно имеющимся в деле доказательствам при подаче заявки N 2011711369 и получении приоритета товарного знака 13.04.2011 "От винта", ООО "Элита минерал групп" не осуществляло производства продукции со спорным товарным знаком, и не предпринимало усилий по его продвижению. Какие-либо доказательства, свидетельствующие об обратном, в материалах дела N107 отсутствуют. Следовательно, утверждения управления о злоупотреблении ООО "Зам-Зан" при регистрации права на товарный знак не основаны на материалах дела.

Доводы антимонопольного органа о том, что ООО "Зам-Зан" должно было уведомить ООО "Элита минерал групп" о своем намерении зарегистрировать товарный знак, в связи с осуществлением продвижения товарного знака "От винта", силами и за счет ООО "Элита минерал групп" и при непосредственном участии учредителя ООО "Зам-Зан" Новикова С.М. необоснованные, поскольку действия Новикова С.М. не могут отождествляться с действиями ООО "Зам-Зан", в связи с тем, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства о действиях Новикова С.М., от имени ООО "Зам-Зан".

ООО "Элита минерал групп" при начале производства продукции с использованием наименования "От винта" не знало и не могло знать о поданной ООО "Зам-Зан" заявке на регистрацию товарного знака с тождественным словесным обозначением, но добросовестность действий лиц в гражданском обороте, согласно статьи 10 ГК РФ подразумевается. В связи с чем, ООО "Элита минерал групп" до начала осуществления действий направленных на использование товарного знака, как лицо добросовестное должно было предпринять меры к установлению фактов ограничений на использование товарного знака, поскольку незаконное использование товарного знака является наказуемым деянием и образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ. Каких- либо доказательств соблюдения ограничений на использование товарного знака "От винта" ООО "Элита минерал групп" в материалы дела управлением не представлено. Антимонопольный орган считает, что ООО "Зам-Зан" в лице генерального директора Новикова С.М., являющегося единственным участником данного общества, не только знало, но и желало использования ООО "Элита минерал групп" данного наименования. Преследуя при этом цель-извлечение прибыли от реализации, приобретаемой у ООО "Элита минерал групп" продукции под наименованием "ОТ ВИНТА", через аффилированное лицо ООО "КавказВнешТорг", созданное 28.04.2011 году.

Доводы о том, что ООО "Элита минерал групп" неоднократно предпринимало попытки заключить лицензионный договор на использование товарного знака "От винта" судом не могут быть приняты, поскольку эти меры недостаточны, для использования им товарного знака имеющего приоритет. Согласно свидетельству N 464312 от 15.06.2012 ООО "Зам-Зан" принадлежит исключительное право на товарный знак "ОТ ВИНТА" с приоритетом от 13.04.2011.

Новиков С.М. был принят на работу в качестве заместителя генерального директора по коммерции в ООО "Элита минерал групп" 01.06.2011. В августе 2011 года ООО "Элита минерал групп" начало изготовление сладких безалкогольных напитков с использованием наименования "От винта". Таким образом, ссылка антимонопольного органа на действия Новикова С.М., направленные на выпуск ООО "Элита минерал групп" продукции с использованием наименования "От винта" необоснованна.

В материалах антимонопольного дела N 107 имеется ряд договоров, подтверждающих законные действия ООО "Зам-Зан", направленные на выпуск и рекламу продукции с использованием товарного знака "От винта". А именно, договор ООО "Зам-Зан" на изготовление полиграфической продукции N108 от 29.12.2010 с ООО "Принт", договор оказания услуг по розливу N47 от 27.04.2011 с ООО "ТД "Кавминпрод", которые свидетельствуют об использовании своего исключительного права ООО "Зам Зан" на товарный знак "От винта", а следовательно выводы о том, что заявитель не пользовался своими исключительными правами на товарный знак не основаны на материалах дела.

Управление не исследовало указанные документы, о чем свидетельствует отсутствие в тексте решения по делу N 107 описания указанных доказательств, также отсутствует оценка указанных доказательств, что свидетельствует о необъективности управления, при рассмотрении дела.

ООО "Элита минерал групп" впервые ввело в оборот продукцию с использованием наименования "От винта" в августе 2011 года. Согласно материалам дела, и по его утверждению общество произвело продукции с использованием товарного знака "От винта" на сумму более, чем 20 миллионов рублей, что свидетельствует об устойчивом умысле незаконного использования товарного знака. Антимонопольный орган отклонил довод ООО "Зам-Зан" о недобросовестном использовании ООО "Элита минерал групп" товарного знака "От винта" со ссылкой на копию письма- согласие (без даты) и указание источника происхождения письма, не дав указанному документу оценку о его допустимости, как доказательства, поскольку ООО "Зам-Зан" отрицает факт существования указанного документа.

Согласно свидетельства на товарный знак ООО "Зам-Зан" обратилось в службу по регистрации товарных знаков в апреле 2011 с заявлением о регистрации товарного знака "От винта", т.е. задолго до поступления Новикова С.М. на работу в ООО "Элита минерал групп" (01.06.2011) и до начала производства ООО "Элита минерал групп" товаров с использованием товарного знака "От винта". Следовательно утверждение управления о недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака, со стороны ООО "Зам- Зан" не основано на материалах дела.

ООО "Элита минерал групп" могло и обязано было проверить охраняется ли товарный знак "От винта", чего обществом сделано не было, следовательно оно проявило неосмотрительность. Риск наступления вредных последствий несет лицо, не исполнившее обязанности по соблюдению ограничений, в том числе и по использованию товарных знаков, имеющих защиту.

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Учитывая положения указанных статей ссылки управления на уклонение заявителя от подписания лицензионного договора не основаны на положениях указанных норм ГК РФ, а следовательно незаконны.

Пунктом 9 статьи 4 Закона N 135-ФЗ недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Вместе с тем, не могут признаваться недобросовестной конкуренцией действия правообладателя исключительных прав, совершаемые им в соответствии с законодательством РФ. Никаких противозаконных действий, связанных с приобретением и использованием обществом исключительных прав, антимонопольным органом установлено не было.

Учитывая изложенное, ООО "Зам-Зан" добросовестно пользовалось своими правами в силу действующего гражданского законодательства. При отсутствии доказательств совершения действий, прямо не предусмотренных статьей 14 Закона N 135-ФЗ, квалификация деяния в качестве недобросовестной конкуренции возможна лишь при наличии всех признаков таковой, сформулированных в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции.

Из толкования положений статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, части 1 статьи 2, статьи 14 Закона N 135-ФЗ, данного в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О, вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий, в силу которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (пункт 1).

При этом в силу пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируются, и обратное подлежит доказыванию. Между тем в решении N 107 от 03.03.2014 УФАС РФ по СК отсутствуют ссылки на конкретные доказательства умышленного поведения управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права исключительно с целью причинения вреда третьим лицам. Таким образом, действия ООО "Зам-Зан" были необоснованно квалифицированы антимонопольным органом, как недобросовестная конкуренция.

Оспариваемое решение антимонопольного органа, которым действия хозяйствующего субъекта признаны недобросовестной конкуренции, нарушает права и законные интересы заявителя, и несет неблагоприятные последствия. Кроме того, в силу части 3 статьи 14 Закона N 135-ФЗ указанное решение является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности в качестве основания для такого признания выступает нечестность (а не незаконность) поведения лица в промышленных и торговых делах. Регистрация лицом обозначения, ранее широко использовавшегося иным лицом (иными лицами), может быть нечестной.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям другого лица, имевшими место до регистрации товарного знака.

Если регистрация носила добросовестный характер, а нечестным является лишь использование товарного знака, то возможно пресечь именно недобросовестное использование товарного знака, запретив правообладателю совершать определенные действия, при этом сама регистрация должна быть оставлена в силе.

Вместе с тем для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции исходя из статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности оценке подлежит ее честность; следовательно, учитывается и цель такой регистрации.

Процедура регистрации ООО "Зам-Зан" товарного знака "От винта" была соблюдена, приоритет установлен с 13.04.2011. ООО "Зам-Зан" с апреля 2011 года начало выпускать продукцию с использованием товарного знака "От винта", что подтверждается материалами дел, договором оказания услуг по розливу N 47 от 27.2011 между ООО "Зам-Зан" и "ТД Кавминпрод", счетами фактурами, счетами на оплату (т.2, л.д.273- 285).

В последующем, ООО "Зам-Зан" было предложено ООО "Элита минерал групп" заключить лицензионный договор об использовании спорного товарного знака. Однако стороны не пришли к соглашению условий лицензионного договора. ООО ""Элита минерал групп" без предоставления права использовать товарный знак "От винта" продолжало использовать его, несмотря на запрет правообладателя. Чем нарушило действующее законодательство РФ и права ООО "Зам-Зан".

Учитывая изложенное, приобретение и использование ООО "Зам-Зан" товарного знака "От винта" не является действием, противоречащим законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причинившим или могущим причинить экономический вред или вред деловой репутации ООО "Элита минерал групп", использовавшим спорное обозначение неправомерно.

Апелляционный суд соглашается с таким выводом и считает, что основания для отмены судебного решения отсутствуют, поскольку материалами дела доказано, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя.

Таким образом, апелляционный суд считает, что существенные для дела обстоятельства установлены судом первой инстанции в полном объеме, доводы апелляционной жалобы были предметом исследования, им дана надлежащая оценка.

При указанных обстоятельствах, руководствуясь статьями 268-271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.03.2015 по делу N А63-2513/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.У. Семенов

Судьи

Л.В. Афанасьева С.А. Параскевова