Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2015 г. N 09АП-24612/15

г. Москва

10 июля 2015 г.

Дело N А40-141314/13

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июля 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой,

судей Н.В. Лаврецкой, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Элит паркет"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13 апреля 2015 года

по делу N А40-141314/13, принятое судьёй Н.М. Стрижовой,

по иску ТАРКЕТТ ВГЛ С.А.; ЗАО "ТАРКЕТТ" (ОГРН 1026303207226)

к ООО "Элит паркет" (ОГРН 1037725048151);

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истцов: Кадышева О.В. (доверенность от 12.01.2015)

от ответчика: Симонов И.Б. (доверенность от 01.11.2013)

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ", ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. (далее - истцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Элит паркет" (далее - ООО "Элит паркет", ответчик)

и ООО "Регистратор Доменов" о запрете ООО "Элит паркет" администрировать (пользоваться) доменным именем "tarkett-parquet.ru"; об обязании ООО "Регистратор Доменов" аннулировать регистрацию доменного имени "tarkett-parquet.ru"; о взыскании с ООО "Элит паркет" в пользу ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. (Tarkett GDL S.A.) компенсации в размере 5 000 000 руб.

Решением суда от 28.03.2014 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 г., исковые требования были удовлетворены частично, суд запретил Обществу с ограниченной ответственностью "Элит паркет" администрировать доменное имя "tarkett-parquet.ru", в удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014 г. решение суда первой инстанции от 28.03.2014 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 г. отменены в части отказа в удовлетворении требования о взыскании 5 000 000 руб. 00 коп. компенсации с Общества с ограниченной ответственностью "Элит паркет" в пользу компании ТАРКЕТТ ВГЛ С.А., дело в данной части направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 апреля 2015 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Элит паркет" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель в апелляционной жалобе считает, что суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства имеющие значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просит решение отменить.

Представитель истца с доводами, изложенными в апелляционной жалобе не согласен, просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционных жалоб, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей истца и ответчика, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Компания ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. является обладателем исключительных прав на территории Российской Федерации на товарный знак "TARKETT" в отношении товаров, относящихся к классам 19 и 27 МКТУ:

19 - паркет, паркетные полы, паркетные фризы, клепка, полы (доски для настилов полов), полы (плитки неметаллические для настилов полов), полы из неметаллических плиток, полы неметаллические;

27 - настилы для полов, в том числе изоляционные, линолеум, половики, циновки, циновки для вытирания ног, циновки тростниковые, ковры, в том числе гимнастические, для ванных комнат, для вытирания ног, препятствующие скольжению.

Свидетельством на товарный знак РФ N 144266 от 22.07.1996 г. (в отношении 19 класса МКТУ) и свидетельством на товарный знак N 134605 от 24.11.1995 г. (в отношении 27 класса МКТУ) подтверждены исключительные права.

Компании ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. принадлежит исключительное право на международный товарный знак в виде графического изображения сине-голубого шара в отношении классов 19 и 27 МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак ВОИС N 900179 от 08.09.2006 г. с указанием Российской Федерации.

02 августа 2012 года в соответствии с лицензионным договором на использование товарного знака, заключенным между истцами (зарегистрированным 06 ноября 2012 г. за N 0112570) ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. предоставил ЗАО "ТАРКЕТТ" неисключительную лицензию и право на использование вышеуказанных товарных знаков, в частности в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

ЗАО "ТАРКЕТТ" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ТАРКЕТТ", данное обстоятельство подтверждается свидетельством на товарный знак N 451936 от 23.01.2012 г. с датой приоритета от 10.02.2010 г., сроком действия регистрации до 10.02.2020 г. в отношении 20 класса МКТУ - мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковины, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

ЗАО "ТАРКЕТТ" производит напольные покрытия, в том числе под товарными знаками "TARKETT" и "ТАРКЕТТ", осуществляет оптовые и розничные продажи своей продукции, а также продукции международного холдинга по производству напольных покрытий TARKETT.

ООО "Элит паркет" нарушает исключительные права на товарные знаки N 144266, 134605, 451936, ввиду осуществления последним администрирования доменного имени второго уровня "tarkett-parquet.ru", содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками N 144266, 134605, 451936 истцов, зарегистрированными в отношении товаров по 19-му, 27-му и 20-му классам товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (протокол нотариального осмотра доказательств от 20.06.2013 г., составленного нотариусом города Москвы Горбатенко Н.В. - бланк 77 АБ 0384318).

Вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения двух словесных обозначений был разрешен судом, в части решения вступившего в законную силу.

Ст. 69 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, установленные арбитражным судом, не доказываются вновь.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Нарушение прав истца на товарные знаки установлено вступившей в законную силу частью решения арбитражного суда г. Москвы от 28.03.2014 года по настоящему делу.

ТАРКЕТТ ВГЛ С.А. (Tarkett GDL S.A.) заявлено требование к ООО "Элит паркет" о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п.п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Избранный истцом вид подлежащей взысканию компенсации определяется расчетным путем и не должен быть обоснован судом по аналогии с п.п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ. Ни срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, ни степень вины нарушителя, ни наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, ни иные факторы, включая принципы разумности и справедливости, а также соразмерности, во внимание судом приниматься не должны. В соответствии с разъяснениями п. 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", эти обстоятельства учитываются судом при рассмотрении требований, заявленных на основании п.п.1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ.

По заявленному требованию следует учитывать разъяснения, содержащиеся в п. 43.4 названных постановлений вышестоящих судов, согласно которым, "если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное Лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения".

В соответствии с лицензионным договором от 02.08.2012 г. на использование товарного знака (т. 3, л.д. 14-23), заключенным между истцами, лицензионное вознаграждение за предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование товарных знаков "TARKETT" составляет 1,5 % в год от выручки нетто от продаж товаров под товарными знаками за минусом НДС (п.6.1 договора).

Истец использовал доходный подход при определении стоимости использования товарного знака, поскольку именно доход, получаемый от использования товарного знака, в наибольшей степени определяет реальную ценность товарного знака и учитывает интересы и риски пользователя лицензии.

Ставка, применяемая в лицензионном договоре ТАРКЕТТ ВГЛ С.А, значительно ниже стандартной ставки, применяемой в отрасли, несмотря на то, что товарный знак "TARKETT" относится к одним из самых узнаваемых и популярных брендов напольных покрытий в мире и в России. Согласно статистическим данным "Яндекс. Директ" (https://direct.yandex.ru) на 04.07.2014 г. в России в течение месяца в поисковой системе искали по слову "паркет" 141938 раз, "паркетная доска" - 84 783 раза, а по товарным знакам "TARKETT" и "ТАРКЕТТ" - 69984 раза, что свидетельствует о большой востребованности товарного знака в поисковых системах, которая сравнима даже с родовыми терминами на продукцию.

Доходный метод определения стоимости лицензии учитывает различия пользователей лицензии, и позволяет компании с небольшими оборотами платить меньшую стоимость лицензии за международный товарный знак, чем крупному продавцу. Так, например, в 2012 году ЗАО "ТАРКЕТТ" выплатило ТАРКЕТТ ГДЛ СА за право использования товарного знака 2 796 323,00 евро, что по курсу ЦБ РФ на день платежа составляет 111 161 109,68 рублей.

Принимая во внимание, что товарный знак в доменном имени использовался для продажи всего ассортимента Интернет-магазина ответчика, что основной деятельностью Интернет-магазина является продажа продукции под товарным знаком "TARKETT", размер компенсации должен рассчитываться по аналогии с неисключительной лицензией ЗАО "ТАРКЕТТ", исходя из формулы - 1,5 % в год от выручки нетто Интернет-магазина ответчика за минусом НДС.

Для определения сравнимых обстоятельств при расчете компенсации необходимо было установить размер выручки ООО "Элит паркет" за период неправомерного использования товарного знака. Выручка была установлена на основании данных бухгалтерской и налоговой отчетности, представленных в материалы дела ИФНС N 25 по г. Москве на основании ходатайства истца об истребовании доказательств.

Размер выручки за период неправомерного использования товарного знака составил 24 551 483,00 рублей. При стоимости права использования товарного знака 1,5 % размер подлежащей компенсации составил 736 544,49 рублей.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал законный и обоснованный вывод об удовлетворении исковых требований в заявленном размере.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, влекущих в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловную отмену обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 апреля 2015 года по делу N А40-141314/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая Н.И. Левченко