Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2015 г. N 07АП-8178/15

г. Томск

21 сентября 2015 г.

Дело N А03-22423/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 сентября 2015 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Е.И. Захарчука,

судей: О.Б. Нагишевой, И.И. Терехиной,

при ведении протокола помощником судьи А.И. Хасанзяновым, с использованием системы видеоконференц-связи

при участии:

от истца: Шужданец Д.А. по доверенности от 13.01.2015, паспорт,

от ответчика: не явился (извещен),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу SmesharikiGmbH (07АП-8178/2015) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 03 июля 2015 года по делу N А03-22423/2014

(судья М.А. Кулик)

по иску SmesharikiGmbH, г. Мюнхен Германия

к индивидуальному предпринимателю Мирошкиной Татьяне Юрьевне, г. Барнаул Алтайского края (ОГРНИП 312222516000017)

о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Smeshariki GmbH (Смешарики ГмбХ) (Германия, Мюнхен, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к индивидуальному предпринимателю Мирошкиной Татьяне Юрьевне, о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме 100 000 руб. (с учетом уточнений предусмотренных статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда от 03.07.2014 исковые требования удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя Мирошкиной Татьяны Юрьевны в пользу Smeshariki GmbH взыскано 15000 руб. компенсации и 600 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, в остальной части удовлетворения исковых требований отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых в полном объеме.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, у суда первой инстанции не имелось оснований для уменьшения размера компенсации, поскольку заявленный истцом размер исковых требований определен исходя из минимальной компенсации за нарушение права на каждый результат интеллектуальной деятельности. При этом с учетом тяжелого материального положения ответчика, а также учитывая абзац третий пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец принял решение о добровольном снижении суммы компенсации до 50 процентов минимальной компенсации - до 100 000 рублей. Вывод суда о злоупотреблении истцом гражданскими правами не соответствует обстоятельствам дела, истец действует исключительно в рамках норм материального и процессуального права, обращение его с иском в суд для защиты нарушенных исключительных прав не может считаться злоупотреблением. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчику не было известно о контрафактности компакт-диска, ответчик не привлек к участию в деле поставщика контрафактного товара, отсутствуют сведения о какой-либо проверке ответчиком поставляемого ему товара. Ссылка суда на то, что правообладатель вправе предъявить требование о выплате компенсации производителю и поставщику контрафактного компакт-диска, ошибочна, поскольку ответчик не предоставил истцу сведения о поставщике, кроме того, именно у ответчика имеется возможность предъявить регрессные требования к поставщику товара.

Ответчик представил в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца апелляционную жалобу поддержал по изложенным в ней основаниям, просили решение изменить и взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения в размере 100 000 руб.

При изложенных обстоятельствах в силу статей 121 - 123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции признает ответчика, надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в отсутствие представителя ответчика.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец указывает, что является обладателем исключительных прав на комбинированные товарные знаки, включающие словесные элементы, имена персонажей и изображения образов персонажей анимационного сериала "Смешарики" N 321933 - "Крош" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 02.03.2007), N 321815 - "Копатыч" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 01.03.2007), N 321868 - "Кар-Карыч" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 01.03.2007), N 384581 "Ежик" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 24.07.2009), N 321869 - "Совунья" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 01.03.2007), N 335001 - "Пин" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 02.10.2007), N 332559 "Нюша" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 27.08.2007), N 332559 - "Бараш" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 24.07.2009), N 332559 "Лосяш" с приоритетом от 18.07.2006 (свидетельство от 01.03.2007),

В подтверждение факта покупки указанного товара истцом в материалы дела представлен товарный чек от 29.05.2013 на сумму 303 рубля, с оттиском печати индивидуального предпринимателя Мирошкиной Татьяны Юрьевны содержащий следующую информацию: ОГРНИП 312222516000017; диск с видеозаписью реализации указанного диска в торговой точке ответчика; сам приобретенный товар (набор игрушек).

Ссылаясь на то, что истец не давал ответчику разрешения на использование товарных знаков, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из недобросовестного поведения ответчика и злоупотребления правами с его стороны, низкой степени вины ответчика и возможности снижения компенсации.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены данного судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входят факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки, а также факт нарушения его исключительных прав ответчиком одним из способов, перечисленных в статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно сведений, взятых из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем указанных товарных знаков является Компания Smeshariki GmbH на основании договоров:

- N РД0051044, зарегистрированного 09.06.2009 (в отношении товарного знака "Смешарики" по свидетельству Российской Федерации N 282431),

- N РД0051328, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака "Крош" по свидетельству Российской Федерации N 321933),

- N РД0051334, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака "Пин" по свидетельству Российской Федерации N335001),

- N РД0051336, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака "Копатыч" по свидетельству Российской Федерации N 321815,

- N РД0051331, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака "Кар-Карыч" по свидетельству Российской Федерации N 321868);

- N РД0051333, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака "Лосяш" по свидетельству Российской Федерации N 321870),

- N РД0051330, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака "Нюша" по свидетельству Российской Федерации N 332559),

- N РД0051332, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака "Совунья" по свидетельству Российской Федерации N 321869), об отчуждении исключительного права на товарный знак.

В отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя с общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" на Компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи. Правообладателем товарных знаков N 384581 "Ежик" и N 384580 "Бараш" при их регистрации указано Smeshariki GmbH.

В соответствии с пунктом 1 § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества.

Согласно официальной актуальной выписке из регистрационного реестра участкового суда г. Мюнхена от 09.07.2014 под регистрационным номером 172758 зарегистрирована компания с наименованием "Blitz 08-369 GmbH" на основании учредительного договора от 02.01.2008 (дата записи в реестре 14.03.2008). 28.04.2008 в реестр внесена запись об изменении наименования компании на Smeshariki GmbH. Следовательно, компания Smeshariki GmbH на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации (01.08.2008) обладала правоспособностью юридического лица по законодательству Федеративной Республики Германии. Сведения об учреждении компании подтверждает также официальная актуальная выписка из регистрационного реестра участкового суда г. Мюнхена в отношении компании Smeshariki GmbH (172758) от 04.07.2014.

В материалах дела отсутствуют доказательства существования иной компании с наименованием Smeshariki GmbH, зарегистрированной по тому же адресу (Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен, Германия - дата записи в реестре 11.08.2009, Эльвардер штрассе, 7, 81377, Мюнхен, Германия - дата в реестре 30.10.2013).

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122).

Вопрос о сходстве до степени смешения изображений на товаре и товарных знаков разрешен судом с позиций рядового потребителя.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком в результате реализации без согласия правообладателя товара (набор игрушек), на котором содержатся обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками подтверждается материалами дела, а именно:

- видеозаписью продажи товара в торговой точке ответчика по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 82

- кассовым чеком от 29.05.2013 на сумму 303 рублей, с указанием: " ОГРНИП 312222516000017";

- товаром (набор игрушек).

Представленная в материалы дела видеозапись подтверждает факт приобретения спорного товара в торговой точке ответчика. Видеозапись производилась без нарушения законодательства, и соответствует принципам относимости и допустимости доказательств. Видеосъемка подтверждает, какой именно товар был продан, а дата покупки следует из кассового чека, который подтверждает и факт заключения разовой сделки купли-продажи с ответчиком. О фальсификации представленной в материалы дела видеозаписи ответчик не заявлял.

Доказательства предоставления истцом ответчику права на введение в гражданский оборот указанных товаров, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.) в материалы дела не представлены.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции верно пришел к выводу о том, что истцом доказан факт незаконного использования товарных знаков ответчиком.

Вместе с тем, судом первой инстанцией установлено, что вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Кемеровской области от 08.12.2014 по делу N А03-12845/2014, от 04.08.2014 N А03-209/2014 с ответчика по настоящему делу в пользу Smeshariki GmbH взыскано по 10 000 рублей и 50 000 компенсации за нарушение исключительных прав на указанные выше товарные знаки.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что Истец по делу осуществлял свои гражданские права заведомо недобросовестно. Истцом тайно от ответчика трижды в 2013 году производил у него закупку товаров, а впоследствии через значительный промежуток истец потребовал у ответчика оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав. При этом истец не ставил ответчика в известность о нарушениях исключительных прав, не требовал от ответчика прекратить продажу товаров.

Таким образом, фактически истец одобрял продажи контрафактных товаров, поскольку он не уведомил ответчика о необходимости прекращения продаж.

Отсутствие мер со стороны истца по непринятию мер к производителем и оптовым продавцам контрафактного товара, отсутствие предупреждений ответчика о недопустимости нарушения исключительных прав, а также действия истца по закупке товаров в тайне от ответчика с целью дальнейшего получения максимальной суммы компенсации суд расценивает как недобросовестное поведение и как злоупотребление гражданскими правами.

Кроме того, коллегия судей считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Таким образом, если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1 (с 01.01.2015), подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с созданием и/или распространением ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат удовлетворению.

В связи с этим повторное обращение истца в суд с иском о взыскании еще одной суммы компенсации в твердом размере за то же нарушение будет направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу (исходя из представленных в это дело доказательств) выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом).

В этом случае, при последующем обращении в суд с аналогичными требованиями в отношении той же партии контрафактного товара в их удовлетворении должно быть отказано на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Схожая позиция была изложена в постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2015 N А33-13951/2014.

Закупка всех товаров произведена истцом до момента обращения в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика компенсации по первому из дел - N А03-209/2014.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не вправе выйти за пределы доводов апелляционной жалобы, учитывая, что ответчик не оспаривал выводы суда первой инстанции.

С учетом недобросовестного поведения истца, незначительной степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, незначительной цены товара, незначительного объема проданных товаров, возможности предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом новой редакции пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (о том, что размер компенсации напрямую не связан с числом нарушений и о возможности снижения суммы компенсации в два раза), а также с учетом того, что ответчиком реализован лишь один товар, суд обоснованно взыскал с ответчика 15 000 руб. компенсации.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя и уплачены им при подаче апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 03 июля 2015 года по делу N А03-22423/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев

Председательствующий

Е. И. Захарчук

Судьи

Е. И. Захарчук И.И. Терехина О.Б. Нагишева