Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2015 г. N 10АП-12598/15

г. Москва

19 ноября 2015 г.

Дело N А41-39045/15

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 ноября 2015 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Миришова Э.С.,

судей: Закутской С.А., Мизяк В.П.

при ведении протокола судебного заседания Мелехиной А.П.

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Доза-Гран" на решение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-39045/15

В судебном заседании участвуют представители:

от ООО "Доза-Гран":Серго А.Г. представитель по доверенности от 24.06.2015 г.

от Буханцова Алексея Владимировича: представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДОЗА-ГРАН" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском Буханцову Алексею Владимировичу о запрете Буханцову Алексею Владимировичу использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием Истца в доменном имени DOZAGRAN.RU, а также о запрете Буханцову Алексею Владимировичу использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца N 354241 в доменном имени DOZAGRAN.RU.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-39045/15 в иске отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Доза-Гран" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-39045/15 в которой просило решение суда первой инстанции отменить и по делу принять новый судебный акт.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в соответствии с нормами ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителя Буханцова Алексея Владимировича надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://10aas.arbitr.ru/) в соответствии с положением части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

Представитель ООО "Доза-Гран" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, представил оригинал апелляционной жалобы.

Буханцов Алексей Владимирович через канцелярию суда представил отзыв на апелляционную жалобу.

Довод истца о том, что включение Ответчиком в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, является достаточным, для того, чтобы считать нарушенным исключительное право истца является несостоятельным.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарных знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Так, товарный знак ООО "ДОЗА-ГРАН" - "ДОЗАГРАН" и использованное ответчиком при создании сайта доменное имя http://www.dozagran.ru тождественными или сходными до степени смешения, в результате которого могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагента ООО "ДОЗА-ГРАН", не является.

Пункт 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Суд правомерно пришёл к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354241, поскольку в материалы дела не представлены надлежащие, относимые и допустимые доказательства использования ответчиком доменного имени со словесным обозначением "dozagran.ru" для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Довод истца о том, что очевидно наличие всех трех фактов, позволяющих, в соответствии с правовыми позициями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлениях от 11.11.2008 г. N 5560/08, от 18.05.2011 г. N 18012/10 признать действия ответчика -недобросовестными, голословен и противоречит установленным обстоятельствам дела.

Действия администратора домена могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции и регистрация домена может быть аннулирована, если будут доказаны следующие факты: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) оно зарегистрировано и используется недобросовестно. При этом доказыванию подлежат все три факта. В отсутствие совокупности вышеперечисленных критериев, действия ответчика не могут быть расценены и как акт недобросовестной конкуренции. Истцом не учтено следующее.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции", конкуренция, это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором, самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, для применения положений Федерального закона "О защите конкуренции" к спорным правоотношениям истец должен был доказать, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием спорного товарного знака, систематически получает прибыль в результате своей предпринимательской деятельности с использованием спорного товарного знака.

Объективную сторону недобросовестной конкуренции образуют только действия хозяйствующего субъекта (группы лиц), то есть его активное поведение на рынке.

Такое поведение лица подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции при условии доказанности совершения им деяний, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречащих законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинивших или могущих причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам. Только при установлении и подтверждении всех названных фактов в их совокупности и взаимосвязи можно сделать вывод о неправомерной конкуренции.

Подобных доказательств истцом представлено быть не могло за их отсутствием, поэтому защита прав истца путем признания действий ответчика по использованию доменного имени "DOZAGRAN.RU" недобросовестной конкуренцией невозможна, и довод о наличии всех трех фактов, позволяющих признать действия ответчика недобросовестными, несостоятелен.

Требований о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведений, распространяемых ответчиком на сайте www.dozagran.ru истец не заявлял.

Довод истца о том, что он лишился исключительного права использования своего товарного знака в доменном имени в Российском сегменте сети "Интернет" не соответствует действительности.

Истец ранее не проявлял заинтересованности в регистрации доменного имени "DOZAGRAN.RU", и имеет, с момента основания общества "ДОЗА-ГРАН" в Российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доменное имя dozagran.com (создание сайта 2004 год).

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если действия правообладателя могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, то есть совершение умышленных действий, нарушающих основные начала гражданского права и конкретные нормы гражданского законодательства.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, свобода массовой информации признаются и гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 17, часть 1; статья 29, части 1, 4 и 5).

Исковые требования истца о запрете использования обозначения, сходного с фирменным наименованием истца в доменном имени в обзорных аналитических материалах, размещенных в сети "Интернет" на сайте ответчика, нарушают законодательство Российской Федерации о свободе доступа к информации, и выходит за рамки монополии, которую может устанавливать владелец исключительного права на товарный знак в соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В разъяснениях в абз. 5 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 указано, что если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

ООО "ДОЗА-ГРАН" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ДОЗАГРАН", что подтверждается Свидетельством N 354241, (номер заявки 2006727835, дата приоритета: 28.09.2006 г.). Товарный знак зарегистрирован по 07 классу Международной классификации товаров и услуг (машины (оборудование) для гранулирования, узлы и детали к ним).

Истцу стало известно, что Ответчик в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" зарегистрировал доменное имя DOZAGRAN.RU. Согласно информации, предоставленной регистратором доменных имен ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" за исх. N 1259-С от 08 мая 2015 года на основании Адвокатского запроса б/н от 22.04.2015 г., администратором домена второго уровня dozagran.ru является физическое лицо Буханцов Алексей Владимирович. 27 мая 2015 года нотариусом г.Москвы был произведен осмотр страниц сайта dozagran.ru и составлен Протокол осмотра.

Как указал истец, из указанного протокола следует, что доменное имя DOZAGRAN.RU используется Ответчиком, что нарушает права Истца на фирменное наименование и товарный знак "ДОЗАГРАН" и наносит его правообладателю убытки. Используемое Ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием и зарегистрированным товарным знаком Истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

При этом в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, в частности, использованием товарного знака признается размещение товарного знака на товарах, в той числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Кроме того, статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В Постановлении N 5560/08 от 11 ноября 2008 года по делу N А56-46111/2003 и Постановлении N 18012/10 от 18 мая 2011 года по делу N А40-47499/10-27-380 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: - доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; - у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; - доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что истец является действующей компанией, правообладателем товарного знака "ДОЗАГРАН", что подтверждается Свидетельством N 354241.

Способность обозначения в целом ввести в заблуждение определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как не соответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара, либо о производителе. Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений. Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

По результатам сравнения товарного знака истца "ДОЗАГРАН" и доменного имени dozagran.ru, суд приходит к выводу о том, что доменное имя dozagran.ru, администратором которого является ответчик, и товарный знак истца являются сходными до степени смешения ввиду тождественности фонетической транслитерации обозначения, то есть тождество обозначений вызвано звуковым сходством сравниваемых обозначений.

В данном случае название домена dozagran.ru воспроизводит на английском языке товарный знак "ДОЗАГРАН" (в транслитерации прописными буквами латинского алфавита).

Доказательства предоставления истцом ответчику разрешения на использование охраняемого обозначения, ответчиком не представлены.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

В силу статьи 1481 того же Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчик является администратором доменного имени - www.dozagran.ru, что подтверждается справкой регистратора указанного домена. В соответствии со статьями 1481, 1484, 1492, 1503 ГК РФ объем исключительного права на товарный знак определяется товарами, работами и услугами, указанными при его регистрации (регистрационный перечень товаров и услуг), и совпадающими по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ниццким соглашением от 15.06.1957 (МКТУ).

Согласно представленному в материалы дела протоколу осмотра, составленному нотариусом города Москвы 27.05.2015, на страницах сайта сети Интернет - www.dozagran.ru размещена информация об арбитражных спорах с участием ООО "Доза- гран", форумы, отзывы и обсуждения оборудования. Предложения о продаже каких-либо товаров или об оказании каких-либо услуг отсутствуют.

Суд находит не доказанным истцом факт нарушения ответчиком его прав на товарный знак и фирменное наименование, поскольку в материалах дела не имеется каких-либо доказательств того, что ответчик использовал доменное "dozagran.ru" в отношении товаров, видов деятельности, однородным товарам и видам деятельности, в отношении которых ООО "ДОЗА-ГАРН" использует товарный знак и фирменное наименование.

При этом суд учитывает, что оценка однородности товаров или услуг (деятельности общества) по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с фирменным наименованием, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), оказание услуг с использованием этого обозначения либо его использование в сети Интернет, представляет собой нарушение прав на фирменное наименование юридического лица (статья 1473, 1474 ГК РФ).

Ответчик не осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную хозяйственной деятельности истца и направленную на реализацию товаров, аналогичных тем, которые реализует истец с применением своего товарного знака "ДОЗАГРАН", доказательств обратного суду не представлено (ст. 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354241.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 266, 268, п. 1 ст. 269, статьей 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московского области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-39045/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев.

Председательствующий

Э.С. Миришов

Судьи

В.П. Мизяк С.А. Закутская