Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2015 г. N 20АП-6735/15

г. Тула

19 ноября 2015 г.

Дело N А23-3892/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2015.

Постановление изготовлено в полном объеме 19.11.2015.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Дайнеко М.М., судей Сентюриной И.Г., Селивончика А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крючковой А.Ю., при участии от общества с ограниченной ответственностью "АлБол" - Ефимовой И.В. (доверенность от 01.09.2014), Большаковой Р.Т. (приказ N 07-11 от 11.07.2012), Большаковой М.А. (доверенность от 13.07.2015), от общества с ограниченной ответственностью "Крылья" - Шараповой М.М. (доверенность от 03.08.2015), в отсутствие других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АлБол" на решение Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2015 по делу N А23-3892/2011 (судья Сидорычева Л.П.), установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "АлБол" (далее - ООО "АлБол") обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Крылья" (далее - ООО "Крылья") о защите прав на использование полезной модели.

Решением суда от 12.08.2013, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

ООО "АлБол" 08.07.2014 обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Калужской области от 12.08.2013 по делу N А23-3892/2011 по вновь открывшимся обстоятельствам (с учетом уточнения заявления, принятого судом первой инстанции).

Решением суда от 18.11.2014 заявление удовлетворено, решение Арбитражного суда Калужской области от 12.08.2013 по делу N А23-3892/2011 отменено по вновь открывшимся обстоятельствам (т. 6, л. д. 37 - 38).

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2015 решение Арбитражного суда Калужской области от 18.11.2014 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

В суде первой инстанции истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования, просил обязать ответчика прекратить нарушение права и демонтировать свои рекламные конструкции. Поддержал заявление об отнесении на ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя. Просил суд взыскать с ООО "Крылья" в пользу ООО "АлБол" судебные издержки в размере 311 000 руб., в том числе 4000 руб. - госпошлина при подаче иска, 135 000 руб. денежные средства, перечисленные на депозит суда для оплаты судебных экспертиз, 172 000 руб. - оплата юридических услуг и услуг специалистов.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован отсутствием нарушений запатентованных прав истца на полезную модель.

В жалобе истец просит решение суда от 14.09.2015 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Полагает, что имеются основания для удовлетворения требований о взыскании судебных расходов в размере 311 000 руб. (с учетом уточнения от 05.08.2015). Указывает, что материалами дела подтверждается, что рекламный носитель общества содержит каждый признак полезной модели истца. Полагает, что представленные в материалы дела доказательства, подтверждают нарушение исключительных прав ООО "АлБол" на использование полезной модели.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "Крылья" просит решение от 14.09.2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционной жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "СИМЕКС" является обладателем патента Российской Федерации N 91645, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.02.2010, на полезную модель с датой приоритета от 07.09.2009 "Рекламный носитель для размещения в лифтах" (т.1, л. д. 10-23).

Между истцом (лицензиат) и обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "СИМЕКС" (лицензиар) 11.10.2010 заключен договор исключительной лицензии N 18/10-Р, согласно которому истец осуществляет деятельность по размещению рекламы в пассажирских лифтах на специально оборудованных щитах в жилых домах на территории города Обнинска.

Данный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.12.2010 (т.1, л. д. 23).

В соответствии с пунктом 2.1.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату -истцу право использования изобретения в зоне исключительного права, позволяющее лицензиату изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, а также хранить для этих целей продукцию по лицензии.

Эта лицензия на использование изобретения является исключительной в отношении зоны исключительного права, которой в соответствии с пунктом 15 договора является территория города Обнинска.

В настоящее время ООО "АлБол" выкупило исключительное право на патент N 91645 и в соответствии с договором отчуждения исключительного права на полезную модель от 16.11.2012 с 25.04.2014 является правообладателем вышеуказанного патента (т.6 л.д.24-29).

В исковом заявлении истец указал, что с июля 2011 года на территории г. Обнинска общество с ограниченной ответственностью "Крылья" в кабинах пассажирских лифтов начало размещать рекламные щиты, которые по своему изготовлению, месторасположению и назначению идентичны рекламным щитам ООО "АлБол".

Вместе с тем, ООО "АлБол" разрешения на использование данной полезной модели не давало.

Указав на то, что ответчик в нарушение исключительных прав истца, без разрешения на использование запатентованного изобретения, использует запатентованную полезную модель, а также ссылаясь на положения п. 2 ст. 1354, п. 2 ч. 1 ст. 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации истец считая свое право нарушенным, обратился в арбитражный суд с иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Кодекса лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", следует, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя этого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета

Из доказательств, представленных в материалы дела ответчиком и не оспоренных истцом, судом установлено, что общество в производстве своих изделий использовало полезную модель по патенту Российской Федерации N 124427 "Устройство для размещения рекламы", выданному по заявке N 2012113952, с приоритетом от 11.04.2012.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета, действия обладателя этого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

30.05.2014 решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) патент Российской Федерации на полезную модель N 124427 "Устройство для размещения рекламы" признан недействительным полностью.

Ссылаясь на то, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.05.2014 патент Российской Федерации на полезную модель N 124427 признан недействительным полностью, ООО "АлБол" обратилось с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда от 12.08.2013.

В подтверждение названного обстоятельства ООО "АлБол" представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.05.2014 и заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения, являющегося приложением к указанному решению (т. 5, л. д. 119 - 126).

Факт признания недействительным принадлежавшего ООО "Крылья" патента N 124427 на полезную модель "Устройство для размещения рекламы" сторонами не оспаривается.

Решением коллегии Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП- 716/2014 от 27.10.2014 в заявленных ООО "Крылья" требованиях о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.05.2014 отказано (т. 6, л. д. 10 - 19).

В связи с указанным обстоятельством ответчик с декабря 2014 года не использует спорные рекламные носители, которые содержали бы каждый признак независимой формулы полезной модели, защищённый патентом N 91645, о чем истец сам указывает в уточнении к иску.

Поскольку ООО "Крылья" не является производителем спорной рекламной конструкции, прекратил ее использование и демонтировал свои рекламные носители, то оснований для удовлетворения иска нет.

Кроме того, суд не находит оснований для удовлетворения иска в части признания судом рекламного носителя ответчика "содержащим каждый признак независимой формулы полезной модели" истца (т. 9 л.д. 98).

По смыслу ст. 12 ГК РФ защита прав осуществляется установленным законом способом. Поскольку заявленное истцом в указанной части требование не предусмотрено законом, то суд не находит правовых оснований для его удовлетворения. Указанное истцом требование по своей сути не является таковым и не влечет восстановление нарушенного права.

"Содержание каждого признака независимой формулы полезной модели", о котором заявляет в требованиях истец, является существенным для дела обстоятельством, подлежащим установлению в ходе судебного разбирательства, но не исковым требованием.

Истцом заявлено о взыскании судебных издержек в сумме 311 000 руб.

Судом апелляционной инстанции учтено, что в основу распределения судебных расходов между сторонами по смыслу ст. 110 АПК РФ положен принцип их возмещения за счет стороны, проигравшей спор.

Предметом настоящего спора является требование ООО "АлБол" к ООО "Крылья" о защите исключительных прав на использование полезной модели "Рекламный носитель для размещения в лифтах" патент Российской Федерации N 91645, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.02.2010 с датой приоритета от 07.09.2009 путем запрета её использования ответчиком.

В судебном заседании представитель истца подтвердил, что ответчик с 2014 года прекратил использование полезной модели истца и демонтировал свои конструкции, в которых использована указанная полезная модель.

Поскольку ответчик добровольно исполнил требования истца в указанной части до уточнения 04.08.2015 иска (о чем было известно истцу), то оснований для удовлетворения требований в этой части нет.

Суд апелляционной инстанции неоднократно разъяснял представителю истца его право на отказ от иска в указанной части и право на возмещение судебных расходов в полном объеме в связи с добровольным исполнением ответчиком заявленных требований до рассмотрения дела по существу.

Однако, несмотря на осведомленность истца о прекращении использования ответчиком полезной модели в 2014 году, представитель истца 16.08.2015 настаивала на удовлетворении требований в полном объеме, в том числе обязать прекратить нарушение прав истца и обязать удалить рекламные носители ответчика.

В связи с тем, что ответчик добровольно исполнил требование о прекращении использования полезной модели и демонтаже своих рекламных носителей, а представитель истца продолжал настаивать на удовлетворении иска в этой части, то указанное поведение истца, по своей сути, является злоупотреблением правом, а уточненные 04.08.2015 требования - необоснованными.

Поскольку судебный акт принят не в пользу истца, то, по смыслу ст. 110 АПК РФ, основания для удовлетворения требований истца о взыскании судебных расходов в сумме 311 000 руб. отсутствуют.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что ответчик использовал исключительные права истца с июля 2011 года, не имеет правового значения, поскольку на момент уточнения истцом своих требований ответчик прекратил нарушение права, заявления о компенсации за нарушение прав истца не подавалось.

Ответчиком заявлено о взыскании с истца судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 95 000 руб.

В соответствии с п.2 ст. 110 Кодекса расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В подтверждение суммы расходов на оплату услуг представителя Шараповой М.М., принимавшего участие в подготовке искового заявления, и участвовавшего в судебных заседаниях суда первой инстанции, ответчиком представлен договор на представление интересов в суде от 17.07.2014, расходный кассовый ордер N 26 от 17.07.2014 на сумму 30000 руб., договор от 01.12.2014, расходный кассовый ордер N 49 от 01.12.2014 на сумму 15000 руб., договор от 18.03.2015, расходный кассовый ордер от 18.03.2015 на сумму 50 000 руб. доверенность от 11.02.2015.

Принимая во внимание необоснованность заявления истца об удовлетворении требования добровольно исполненного ответчиком, а так же степень сложности рассматриваемого спора, продолжительность судебного разбирательства, участие представителей ответчика в нескольких судебных заседаниях, размер основных ставок по оплате ведения арбитражных дел в регионе, время участия представителей в арбитражном процессе, суд первой инстанции правомерно взыскал с истца в пользу ответчика судебные издержки в сумме 50 000 руб.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2015 по делу N А23-3892/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

М.М. Дайнеко

Судьи

И.Г. Сентюрина А.Г. Селивончик