Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2015 г. N 10АП-9711/15

г. Москва

23 декабря 2015 г.

Дело N А41-11806/15

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2015 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Быкова В.П., Миришова Э.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Лысковой К.А.,

при участии в заседании:

от истца акционерного общества "Военторг" (ИНН: 7704726183, ОГРН: 1097746264186): Кузнецова В.Ю., представитель (доверенность N 14/228 от 05.12.2014)

от ответчиков:

от индивидуального предпринимателя Дудниченко Романа Александровича: представитель не явился, извещен (подтверждение размещения 02.12.2015 на официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации сведений о публикации судебного акта),

от общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ": представитель не явился, извещен (подтверждение размещения 02.12.2015 на официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации сведений о публикации судебного акта),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Военторг" на решение Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2015 года по делу N А41-11806/15, по иску акционерного общества "Военторг" к индивидуальному предпринимателю Дудниченко Роману Александровичу, обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Военторг" (далее - АО "Военторг") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Дудниченко Роману Александровичу, обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (далее - ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ") со следующими требованиями:

- признать регистрацию и администрирование домена voentorgnato.ru Дудниченко Р.Л. нарушением исключительных прав истца на товарные знаки и злоупотреблением правом;

- признать незаконным использование Дудниченко Р.А. на сайте и в доменном имени voentorgnato.ru фирменного наименования истца;

- квалифицировать действия Дудниченко Р.А., как акт недобросовестной конкуренции;

- запретить Дудниченко Р.А. использование товарных знаков, принадлежащих АО "Военторг" и охраняемых по свидетельству N 355510 в отношении 35 классов МКТУ, по свидетельствам N 448571, N 45564, N 448420 в отношении 26 и 35 классов МКТУ и части фирменного наименования в доменном имени voentorgnato.ru и на одноименном сайте www.voentorgnato.ru в Интернете;

- обязать ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" и Дудниченко Р.А аннулировать регистрацию доменного имени voentorgnato.ru.;

- обязать Дудниченко Р.А. опубликовать решение суда о неправомерном использовании исключительных прав АО "Военторг" в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности - официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" в разделе "судебные решения о нарушении прав правообладателей" (wwwl.fips.ru);

- запретить Дудниченко Р.А. совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия АО "Военторг" товаров с размещенным на них товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879, в том числе хранение либо перевозку с целью продажи, предложение к продаже, продажу, демонстрацию на выставках и ярмарках или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- обязать Дудниченко Р.А. изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, маркированные товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879;

- обязать Дудниченко Р.А. выплатить истцу компенсацию в размере 64 000 руб. за незаконное использование обозначения "Voentorg" в сети "Интернет", в доменном имени voentorgnato.ru;

- обязать Дудниченко Р.А. выплатить истцу компенсацию в размере 30 000 руб. за незаконное использование товарного знака "Вежливые люди" по свидетельству N 520879;

- взыскать с Дудниченко Р.А. в пользу АО "Военторг" сумму уплаченной при подаче заявления государственной пошлины в размере 60 800 (57 800 + 3000) руб.;

- взыскать с Дудниченко Р.А. в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов по совершению нотариальных действий осмотра сайта www.voentorgnato.ru в размере 18 100 руб.;

- взыскать с Дудниченко Р.А. в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 руб.;

- взыскать с Дудниченко Р.А. в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов связанных с приобретением контрафактного товара, который использовался в качестве доказательств по делу в размере 1 170 руб. (том 1, л.д. 4-14).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2015 года исковые требования удовлетворены частично. Взыскано с Дудниченко Р.А. в пользу АО "Военторг" 94 000 руб. компенсации, 19 470 руб. судебных издержек, 6 760 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано (том 2, л.д. 92-93).

Не согласившись с указанным судебным актом, АО "Военторг" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда отменить и принять новый судебный акт (том 2, л.д. 98-103). Заявитель в апелляционной жалобе указал, что суд первой инстанции при принятии обжалуемого решения неверно определил обстоятельства, имеющие значения для дела, не дал оценку обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении, неправильно применил нормы материального права, чем нарушил принцип всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статей 257 - 262, 266, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в отсутствие представителей ответчиков в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До рассмотрении апелляционной жалобы по существу, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования: отказался от иска в части требования об обязании Дудниченко Р.А. аннулировать регистрацию доменного имени voentorgnato.ru.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд полагает, что отказ истца от иска в указанной части может быть принят судом.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

По смыслу части 2 статьи 49, части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ от иска - это отказ от судебной защиты конкретного субъективного права, направленный на прекращение возбужденного истцом процесса. Отказ от иска как одностороннее действие стороны процесса по общему правилу не оказывает влияние на материальные права и обязанности совершающего его лица, исключая случаи, когда лицо прямо заявляет иное.

Судом проверено наличие обстоятельств, свидетельствующих о противоречии отказа от иска закону или нарушении прав других лиц. Отказ истца от искового требования в части требования об обязании Дудниченко Р.А. аннулировать регистрацию доменного имени voentorgnato.ru. не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому принимается апелляционным судом.

Полномочия лица, подписавшего заявление истца об отказе от иска, проверены арбитражным апелляционным судом. Павлова А.В. действует от имени АО "Военторг" по доверенности N 14/252 от 02.12.2014, предусматривающей специальное право на частичный отказ от исковых требований.

Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения исковых требований.

Из материалов дела следует, что АО "Военторг" обладает исключительными правами на серию следующих товарных знаков, объединенных, словесным элементом "Военторг" ("Voentorg"):

- товарный знак (знак обслуживания) с комбинированным обозначением, в композицию которого входит словесный элемент "ГУТ Военторг" белого цвета и графическое изображение пятиконечной звезды красного цвета, а также словесные неохраняемые элементы "МО", "РФ", зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.07.2008 (свидетельство N 355510), с приоритетом от 21.02.2007, срок действия регистрации до 21.02.2017, в отношении товаров и услуг 35-го класса МКТУ (том 1 л.д. 139-142), передан Главным управлением торговли Министерства обороны Российской Федерации по договору об уступке права на товарный знак от 25.09.2009;

- товарный знак (знак обслуживания) "Voentorg" черного цвета, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.12.2011 (свидетельство N 448420), с приоритетом от 23.03.2010, срок действия регистрации до 23.03.2020, в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44-го классов МКТУ (том 1, л.д. 119-128);

- товарный знак (знак обслуживания) "Военторг" черного цвета, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.12.2011 (свидетельство N 448571), с приоритетом от 23.03.2010, срок действия регистрации до 23.03.2020, в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44-го классов МКТУ (том 1, л.д. 129-138);

- товарный знак (знак обслуживания) с комбинированным обозначением, в композицию которого входят словесный элемент "Военторг" черного цвета и графическое изображение пятиконечной звезды красного и белого цветов, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.03.2012 (свидетельство N 455564), с приоритетом от 01.07.2011, срок действия регистрации до 01.07.2021, в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44-го классов МКТУ (том 1, л.д. 143-150);

- товарный знак "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.08.2014 (свидетельство N 520879), с приоритетом от 11.04.2014, срок действия регистрации до 11.04.2024. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03,05, 08, 13, 16, 18, 22, 24. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43 классов МКТУ (том 2, л.д. 3-25).

АО "Военторг" стало известно о нарушении своих исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки объединенные словесным элементом "Военторг" ("Voentorg") в сети Интернет на сайте www.voentorgnato.ru (далее - "вебсайт") путем размещения товарных знаков по свидетельствам N 355510, N 45564, N 448571, N 448420, N 520879 и фирменного наименования "Военторг" ("Voentorg") в доменном имени voentorgnato.ru при предложении к продаже товаров.

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, составленному в порядке обеспечения доказательств нотариусом города Москвы Тоцким Н.Н. 20.02.2014, и приложениям N N 1-6 к нему (том 1, л.д. 56, 57-81), в сети интернет на веб-сайте "контакты" ответчик разместил информацию с предложением к продаже товаров и услуг, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых истцом были зарегистрированы товарные знаки, объединённые словесным элементом "Военторг" ("Voentorg": по свидетельствам N 355510, N 45564, N 448571, N 448420 и о контрафактных товарах маркированных товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879). Страницы информационного ресурса отпечатаны с помощью принтера и являются приложениями к протоколу.

В центральной части интернет - страницы расположен подзаголовок "Контакты" и текст под ним: "Наш интернет - магазин voentorgNATO.ru находящейся по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, ТД "Максим", второй этаж, павильон N 219".

По центру интернет-страницы под заголовком "Вежливые люди", "белая Футболка "Вежливые люди", олива", "Футболка "Вежливые люди, черная", "Шеврон "Вежливые люди", зеленое на черном", "Шеврон "Вежливые люди", зеленое на черном с липучкой", "Шеврон "Вежливые люди", золото на черном", "Шеврон "Вежливые люди", золото на черном с липучкой".

Согласно регистрационным данным сервиса по проверке доменов Российского НИИ развития Общественных Сетей (РосНИИРОС) whois-service.ru, доменное имя voentorgnato.ru зарегистрировано 23.04.2013 на срок до 23.04.2015 на имя частного лица. Регистратором доменного имени является OОO "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ".

В соответствии с официальным ответом ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ" от 24.09.2014 исх. N 112260 администратором доменного имени voentorgnato.ru в соответствии с регистрационными данными является Дудниченко Р.А. (том 1, л.д. 16).

Кроме того, 24 сентября 2014 года в магазине розничной торговли по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, ТД "Максим", второй этаж, павильон N 219 истцом произведена закупка товаров, представленных на спорном сайте (футболка, наклейка, шеврон), в подтверждение чего истцом в материалы дела представлен копия товарного чека N 3 от 24.09.2014 на общую сумму 1170 руб. (том 1, л.д. 53) фототаблица (том 1, л.д. 54). На товарном чеке имеется круглая печать предпринимателя Дудниченко Р.А. и указан ОГРНИП 312507405800028.

Полагая, что действия ответчика нарушают охраняемые законом права АО "Военторг" - собственника зарегистрированных товарных знаков со словесным обозначением "Военторг" ("Voentorg") и словесным обозначением "Вежливые люди" по свидетельствам N 448571, N 45564, N 355510, N 448420 и N 520879, а также обладателя фирменного наименования "Военторг" ("Voentorg"), истец обратился в суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что использование ответчиком домена, схожего до степени смешения с товарным знаком истца, нарушает исключительные права истца на товарный знак Voentorg; исковые требования в части взыскания 94 000 руб. компенсации суд признал документально и нормативно обоснованными, подлежащими удовлетворению; заявленный способ защиты права в части исковых требований не предусмотрен статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации либо иными законами.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться в указанными выводами по следующим основаниям.

Правоотношения истца и ответчиков, связанные с защитой исключительных прав на товарные знаки регулируются положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу подпунктов 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.

Правовой режим использования товарного знака в гражданском обороте определен параграфом вторым главы 76 раздела VII части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Материалами дела подтверждается, что АО "Военторг" обладает исключительными правами на товарные знаки со словесным обозначением "Военторг" ("Voentorg") и словесным обозначением "Вежливые люди" по свидетельствам N 448571, N 45564, N 355510, N 448420 и N 520879 соответственно, а также обладателем фирменного наименования "Военторг" ("Voentorg").

Пунктами 1-3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

В силу пункта 1 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 17 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц АО "Военторг" зарегистрировано как юридическое лицо 30 апреля 2009 года, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (том 1, л.д. 24-34).

Из устава открытого АО "Военторг" (том 1, л.д. 83-117) и сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении истца (том 1, л.д. 24-34) следует, что полное фирменное наименование общества на русском языке - открытое акционерное общество "Военторг", сокращенное - ОАО "Военторг", полное фирменное наименование общества на английском языке - Joint Stock Company "Voentorg", сокращенное - JSC "Voentorg".

Незаконное использование ответчиком товарных знаков ОАО "Военторг" подтверждается:

- протоколом в порядке обеспечения доказательств от 20.08.2014 года составленным и подписанным нотариусом города Москвы Тоцким Н.Н и зарегистрированным в реестре за N 1-1124;

- товарным чеком от 24.09.2014 N 3 скрепленным подписью продавца и печатью ИП Дудниченко Р.А (ОГРНИП 312507405800028).

Из материалов дела апелляционным судом бесспорно установлено, что доменное имя voentorgnato.ru зарегистрировано 23.04.2013 на срок до 23.04.2015 на имя частного лица; регистратором доменного имени является OОO "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ"; администратором доменного имени voentorgnato.ru в соответствии с регистрационными данными является Дудниченко Р.А. (том 1, л.д. 16).

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2011-18/81 от 05.10.2011 (в редакции от 20.09.2012), администратор домена - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена обладает полномочиями, позволяющими ему формировать и контролировать информацию, размещаемую под соответствующим доменным именем, в частности, паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

Следовательно, ответственность за размещение и содержание информации на сайте, за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также риск убытков, связанных с такими нарушениями, должен нести администратор домена, так как фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

В рассматриваемом случае обозначение "voentorg", используемое ответчиком Дудниченко Р.А. в доменном имени "voentorgnato.ru", тождественно товарному знаку "Voentorg" по свидетельству N 448420, имеет транслитерацию на русский язык "военторг", полностью повторяет словесный элемент "Военторг" в товарных знаках истца по свидетельствам N 448571, N 455564, N 355510, сходно до степени смешения по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) критериям.

Сравнив обозначение "voentorg", используемое ответчиком Дудниченко Р.А.в доменном имени "voentorgnato.ru", и фирменное наименование истца, апелляционным судом установлено, что доменное имя воспроизводит оригинальную часть полного и сокращенного фирменного наименования акционерного общества "Военторг" на английском языке - Joint Stock Company "Voentorg" - JSC "Voentorg" и оригинальную часть полного и сокращенного фирменного наименования истца на русском языке в силу того, что обозначение "Voentorg" является транслитерацией на английский язык обозначения "Военторг".

Доказательства, подтверждающие использование ответчиком - Дудниченко Р.А. товарных знаков со словесным обозначением "Военторг" ("Voentorg") и словесным обозначением "Вежливые люди" по свидетельствам N 448571, N 45564, N 355510, N 448420 и N 520879 с разрешения либо согласия истца - АО "Военторг", в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного апелляционный суд приходит к выводу о том, что регистрация и администрирование ответчиком Дудниченко Р.А. доменного имени "voentorgnato.ru" нарушает исключительные права истца на фирменное наименование и товарные знаки, объединенные словесным элементом "Военторг".

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Как указано в приложении к справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4, исходя из положений Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком) имеет место в том числе тогда, когда, используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что регистрацию Дудниченко Р.А. доменного имени "voentorgnato.ru" включающего в себя фирменное наименование истца, и размещение на сайте www.voentorgnato.ru предложений к продаже товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, защищаемыми товарными знаками истца, следует рассматривать как намеренные попытки Дудниченко Р.А. привлечь с коммерческой целью пользователей сети Интернет к своему веб-сайту, создавая вероятность восприятия сайта www.voentorgnato.ru как сайт истца. Обратное ответчиком не доказано.

При этом судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное фирменному наименованию и товарным знакам истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Кроме того, в условиях, когда нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака (фирменного наименования), действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является другое лицо, о чем должно быть известно ответчику Дудниченко Р.А., расценивается судом как злоупотребление правом, которое в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит судебной защите.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, апелляционный суд приходит к выводу о том, что ответчик Дудниченко Р.А. не представил доказательств, опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование фирменного наименования истца и товарных знаков, принадлежащих истцу, и (или) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца. Указанное подтверждается в том числе, представленными в апелляционном суде ответом ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" от 23 ноября 2015 года исх. N 114341, в соответствии с которым Дудниченко Р.А. является администратором доменного имени voentorgnato.ru, а также протоколом в порядке обеспечения доказательств, составленному нотариусом города Москвы Тоцким Н.Н. 24.11.2015, и приложениям NN 1, 2 к нему.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требования истца о признании регистрации и администрирование домена voentorgnato.ru Дудниченко Р.А. нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 355510, N 448571, N 45564, N 448420; о признании незаконным использование Дудниченко Р.А. на сайте и в доменном имени "voentorgnato.ru" охраняемых элементов фирменного наименования истца "военторг"; о запрете Дудниченко Р.А. использования товарных знаков, принадлежащих АО "Военторг" и охраняемых по свидетельству N 355510 в отношении 35 классов МКТУ, по свидетельствам N 448571, N 45564, N 448420 в отношении 26 и 35 классов МКТУ и части фирменного наименования "военторг" в доменном имени voentorgnato.ru и на одноименном сайте www.voentorgnato.ru в Интернете; об обязании Дудниченко Р.А. опубликовать решение суда о неправомерном использовании исключительных прав АО "Военторг" в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности - официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" в разделе "судебные решения о нарушении прав правообладателей" (www.fips.ru); о запрете Дудниченко Р.А. совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия АО "Военторг" товаров с размещенным на них товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879, в том числе хранение либо перевозку с целью продажи, предложение к продаже, продажу, демонстрацию на выставках и ярмарках или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании указанной нормы права истцом как правообладателем товарного знака по свидетельству N 448420 в виде словесного обозначения "Voentorg" предъявлено требование о взыскании с ответчика - Дудниченко Р.А. компенсаций в размере 64 000 руб. за незаконное использование обозначения "Voentorg" и в сети Интернет, в доменном имени voentorgnato.ru, в размере 30 000 руб. за незаконное использование товарного знака "Вежливые люди" по свидетельству N 520879.

Из материалов дела судом установлено, 10 марта 2014 года АО "Военторг" (Лицензиар) и ОАО "Военторг-Запад" (Лицензиат) заключили лицензионный договор N 07-2014-ЛИЦ, согласно которому лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на право использования товарных знаков по свидетельствам N 455564, N 448571, N 448420 (том 1, л.д. 36-41).

Право использования указанных выше товарных знаков предоставлено лицензиату в отношении всех товаров и услуг, указанных в государственной регистрации путём оформления входной группы/фасадов зданий (помещений) магазинов, столовых, кафе, парикмахерских, ателье и иных объектов торгово-бытового обслуживания, торгового оборудования, прилавков-вывесок, штендеров (информационных стендов), на пресс-воллах (конструкциях для растяжки информационных полотен), при оформлении рабочего места кассира, на автолавках, иных транспортных средствах, используемых в хозяйственной деятельности, а также при осуществлении рекламы, связанной с деятельностью объектов торгово-бытового обслуживания (пункт 1.2 договора).

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о филиале "Московский" ОАО "Военторг-Запад", утвержденного генеральным директором ОАО "Военторг-Запад" 09.06.2014, основными целями деятельности Филиала является извлечение прибыли в сфере торгово-бытового обслуживания военных потребителей и членов их семей, управление имуществом Общества и представление ОАО "Военторг-Запад" в том числе Московской области, то есть на территории, на которой ответчик ведет свою хозяйственную деятельность с незаконным использованием обозначения "Военторг" (том 1, л.д. 46-52).

Размер лицензионного соглашения за использования трёх товарных знаков в соответствии с пунктом 4.1 договора составляет 96 500 руб.

Актом предоставления прав от 31.07.2014 N РД0153468 за предоставление права использования товарного знака по свидетельству N 448420 предусмотрена плата в размере 32 000 руб., товарного знака по свидетельству N 448571 предусмотрена плата в размере 32 000 руб., товарного знака по свидетельству N 455564 предусмотрена плата в размере 32 500 руб. (том 1, л.д. 45)

Таким образом, размер компенсаций, заявленной ко взысканию с ответчика Дудниченко Р.А. за незаконное использование обозначения "Voentorg" в сети Интернет, в доменном имени voentorgnato.ru, определен истцом в двукратном размер стоимости права использования товарного знака и составляет сумму в размере 64 000 руб.

Пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные истцом в материалы дела доказательства в их совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд полагает возможным взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака "Вежливые люди" по свидетельству N 520879 в размере 30 000 руб.

Исковые требования в части квалифицировать действия Дудниченко Р.А., как акт недобросовестной конкуренции, апелляционным судом отклоняются в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации как непредусмотренный способ защиты гражданских прав.

Исковые требования в части обязания Дудниченко Р.А. изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, маркированные товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879, апелляционным судом отклоняются, поскольку истцом не доказано какой товар, его количество и место нахождения, что делает данные исковые требования неисполнимыми.

Ходатайство ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" о заменен ненадлежащего ответчика на Дудниченко Р.А., апелляционным судом рассмотрено и отклонено в соответствии со статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что замена ответчика возможна только с согласия истца. Истец на замену согласия не дал, указав, что иск заявлен к двум ответчикам. При этом исковые требования к ответчику ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" не сформулированными.

Истец просит взыскать с Дудниченко Р.А. судебные расходы по уплате государственной пошлины и совершению нотариальных действий по осмотру сайта www.voentorgnato.ru в размере 18 100 руб., сумму судебных расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 руб. и сумму судебных расходов связанных с приобретением контрафактного товара в размере 1 170 руб.

Факт понесенных истцом судебных расходов подтверждается счетом N 151/2014 (том 1, л.д. 82), копия чека-ордера от 26.01.2015 на сумму 200 руб. за получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (том 1, л.д. 19), копией товарного чека N 3 от 24.09.2014 на общую сумму 1170 руб. за приобретение контрафактного товара (том 1, л.д. 53).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-дерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

С учетом указанных правовых норм, суд пришел к выводу, что расходы судебные расходы истца в общей сумме 19 470 руб. (18100+200+1170) руб. являются реальными и фактически понесены истцом, в связи с чем подлежат взысканию с ответчика.

Учитывая изложенное, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, судом апелляционной инстанции сделан вывод, что суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем решение Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2015 года по делу N А41-11806/15 подлежит отмене, с частичным удовлетворением исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика Дудниченко Р.А., поскольку права истца были нарушены в результате его неправомерных действий, спор возник по его вине.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьями 49, 150, 151, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ акционерного общества "Военторг" от иска в части требования об обязании Дудниченко Романа Александровича аннулировать регистрацию доменного имени "voentorgnato.ru".

Решение Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2015 года по делу N А41-11086/15 отменить.

Производство по делу в части отказа от иска прекратить.

Исковые требования АО "Военторг" к Дудниченко Роману Александровичу, ООО "РЕГ.РУ" удовлетворить.

Признать регистрацию и администрирование домена voentorgnato.ru Дудниченко Романом Александровичем нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 355510, N 448571, N 45564, N 448420.

Признать незаконным использование Дудниченко Романом Александровичем на сайте и в доменном имени "voentorgnato.ru" охраняемых элементов фирменного наименования истца "военторг".

Запретить Дудниченко Роману Александровичу использование товарных знаков, принадлежащих АО "Военторг" и охраняемых по свидетельству N 355510 в отношении 35 классов МКТУ, по свидетельствам N 448571, N 45564, N 448420 в отношении 26 и 35 классов МКТУ и части фирменного наименования "военторг" в доменном имени voentorgnato.ru и на одноименном сайте www.voentorgnato.ru в Интернете.

Обязать Дудниченко Романа Александровича опубликовать решение суда о неправомерном использовании исключительных прав АО "Военторг" в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности - официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" в разделе "судебные решения о нарушении прав правообладателей" (www.fips.ru).

Запретить Дудниченко Роману Александровичу совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия АО "Военторг" товаров с размещенным на них товарным знаком "Вежливые люди" по свидетельству N 520879, в том числе хранение либо перевозку с целью продажи, предложение к продаже, продажу, демонстрацию на выставках и ярмарках или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" компенсацию в размере 64 000 руб. за незаконное использование обозначения "Voentorg" в сети "Интернет", в доменном имени voentorgnato.ru.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" компенсацию в размере 30 000 руб. за незаконное использование товарного знака "Вежливые люди" по свидетельству N 520879.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе в размере 60 800 (57 800 + 3000) руб.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов по совершению нотариальных действий осмотра сайта www.voentorgnato.ru в размере 18 100 руб.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 руб.

Взыскать с Дудниченко Романа Александровича в пользу АО "Военторг" сумму судебных расходов связанных с приобретением контрафактного товара, который использовался в качестве доказательств по делу в размере 1 170 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

В.П. Мизяк

Судьи

В.П. Быков Э.С. Миришов