Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2015 г. N 09АП-52495/15

город Москва

28 декабря 2015 г.

Дело N А40-20937/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 декабря 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" и СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ (SOLIDARE SERVICE SARL) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2015 года по делу N А40-20937/2014, принятое судьей М.А. Ведерниковым (шифр судьи 15-180),

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы"

(ОГРН 1057749232034, 127051, город Москва, улица Петровка, дом 20/1, п. 5)

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА"

(ОГРН 1117746910930, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 5),

2) СОЛИДАИРЕ СЕРВИС САРЛ (SOLIDARE SERVICE SARL, 5, rue Soulaimane Roudani Les Amicales AGADIR Morocco)

о запрете использования обозначения и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Сидорова Е.Н. (доверенность от 27.02.2015), Соловьева Е.Н. (доверенность от 01.02.2015), Войтович Е.А. (доверенность от 17.12.2015), Обида С.Д. (доверенность от 15.07.2015)

от ответчиков: 1) Быковский В.А. (доверенность от 15.08.2014), Махкамова Р.М. (доверенность от 16.12.2015), 2) Быковский В.А. (доверенность от 24.08.2015)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" (далее - ответчик) о запрете использовать в сети Интернет и доменном имени diarargan.ru обозначение "diarargan"; запрете использовать обозначение "diar argan" в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, названиях продукции, этикетках и логотипах; взыскании компенсации в размере 500.000 руб.; взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 50.000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2014 года, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2014 года, суд запретил Обществу с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" использовать обозначение "diar argan" в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть интернет, названиях продукции, этикетках и логотипах; взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" 100.000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 25.000 руб. расходов на оплату услуг представителя, в удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказал.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2014 года решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2014 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2014 года. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость установления обстоятельств использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг, а именно 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц), вероятности смешения обозначений в результате их использования, а также установления обстоятельств добросовестности действий Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" по регистрации спорного товарного знака, и с учетом этого принять законный и обоснованный судебный акт.

При новом рассмотрении дела в качестве соответчика привлечена Компания SOLIDARE SERVICE SARL и истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнены исковые требования, истец просил запретить ООО "ДЖУМАНА" использовать в сети Интернет, в иных средствах массовой информации, а также в рекламе обозначение "diarargan"; взыскать с ООО "ДЖУМАНА" 500 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 50 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя; запретить Компании SOLIDARE SERVICE SARL. использовать в сети Интернет, в иных средствах массовой информации, а также в рекламе обозначение "diarargan"; запретить Компании SOLIDARE SERVICE SARL использовать в доменном имени SOLIDARE diarargan.ru обозначение "diarargan".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2015 года исковые требования удовлетворены частично, Обществу с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" и Компании SOLIDARE SERVICE SARL запрещено использовать в сети интернет, иных средствах массовой информации, а также рекламе обозначение "diar argan" сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 405915, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц; Компании SOLIDARE SERVICE SARL запрещено использовать в доменом имени "diar argan" обозначение "diar argan" сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 405915; взыскано с Общества с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" 100.000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 15.000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 8.000 руб. государственной пошлины по иску; взыскано с Компании SOLIDARE SERVICE SARL в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" 10.000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 4.000 руб. государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчики обратились с апелляционными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявители ссылаются на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывают, что ответчик - SOLIDAIRE SERVICE SARL является не надлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку Компания SOLIDAIRE SERVICE SARL является производителем товаров, которые маркируются "DIAR ARGAN", никогда не оказывала услуг по продвижению товаров для третьих лиц на территории Российской Федерации; в обжалуемом решении суда не была установлена фактическая разница в объеме охраны товарного знака и действиях как истца, так и ответчиков, кроме того, что суд не дал оценку указанным доводам ответчика, свидетельствующим об обстоятельствах злоупотребления правом со стороны истца.

Истец представил письменные пояснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представители ответчиков доводы апелляционных жалоб поддержали, истец против доводов жалоб возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" является правообладателем исключительного права на товарный знак "diar argana" (ДОМ АРГАНЫ) в отношении услуг 35-го класса - продвижение товаров (для третьих лиц) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждается свидетельством Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) N 405915, выданным на основании заявки истца N 2009711465 с приоритетом 25.05.2009 г., срок действия регистрации 25.05.2019 г.

Обществом с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" обнаружено, что в 2012 году на сайте www.diarargan.ru размещена информация о продаже продукции с использованием товарного знака "diar argana" (ДОМ АРГАНЫ). Уполномоченным лицом истца через сервис "Яндекс Маркет" по вышеуказанной ссылке была произведена контрольная закупка 100% Масла Арганы DIAR ARGAN Премиум Класса, 120 мл. По указанному на сайте телефону покупателем был сделан заказ данного товара, в течение дня курьером в адрес покупателя был доставлен товар в фирменном пакете с надписью DIAR ARGAN, с указанием сайта www.diarargan.ru. При получении товара покупателю был выдан кассовый чек на сумму покупки, на котором указано наименование продавца - Общество с ограниченной ответственностью "ДЖУМАНА".

При этом администратором доменного имени diarargan.ru является Компания SOLIDARE SERVICE SARL (Марокко).

Истец полагая, что действия ответчиков по использованию в сети Интернет и доменном имени diarargan.ru обозначения "diarargan", использованию обозначения "diar argan" в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть "Интернет", названиях продукции, этикетках и логотипах, нарушают его исключительное право на товарный знак "diar argana" (ДОМ АРГАНЫ), обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, в том числе, на необходимость установления обстоятельств использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг, а именно 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц), вероятности смешения обозначений в результате их использования.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции обоснованно пришел к следующим выводам: высокая степень сходства словесных элементов сравниваемых обозначений приводит к сходству до степени смешения обозначений в целом - в сравниваемых обозначениях доминирующее положение занимают словесные элементы "ДОМ АРГАНЫ Diar Argana" и "DIAR ARGAN", которые имеют высокую степень сходства по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства, определенному на основании п.14.4.2.2 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания"; услуги, оказываемые ответчиками с использованием сходного с товарного знаком истца обозначения "diar argan", а именно: услуги по рекламе товаров, услуги по предложению товаров к продаже, услуги по демонстрации товаров на выставках, услуги по продаже товаров через сеть Интернет, являются однородными с услугами 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)", в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 405915; использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарного знаком истца в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также однородных с ними услуг, может породить в сознании потребителя представления о принадлежности указанных услуг к одному источнику происхождения, что в свою очередь, обусловливает возникновение вероятности смешения обозначений в гражданском обороте.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам также указал на необходимость установления обстоятельств добросовестности действий Общества с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" по регистрации спорного товарного знака.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что ответчики не доказали факта наличия в действиях истца признаков недобросовестности, недобросовестной конкуренции, так как до 2012 года конкуренции как таковой между истцом и ответчиками не существовало, а деятельность по введению товаров под маркой "Diar Argana" в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации из всех сторон спора осуществлял только истец. Кроме того, суд установил, что действиями ответчиков истцу причиняются убытки в виде неполученных доходов. В материалы дела предоставлены договоры с покупателями - индивидуальным предпринимателем Шаковым Т.Э., индивидуальным предпринимателем Шишовым С.В., индивидуальным предпринимателем Суховым С.А. Указанные лица, введенные в заблуждение действиями ответчиков, заключили договоры на поставку аналогичной продукции уже с ответчиком.

Кроме того, разрешая спор и удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что анализ имеющихся в материалах дела доказательств позволяет сделать вывод о том, что целью использования ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, было совершение ответчиками совместных действий по продвижению производимых SOLIDARE SERVICE SARL товаров, оптовой и розничной торговле этими товарами, а именно совершение недобросовестных действий, которые квалифицируются в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (статья 10 bis), участником которой является Российская Федерация, как паразитарная конкуренция. В соответствии с п. 3. ст. l0 bis Парижской конвенции подлежат запрету: а. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента; с. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарного знаком истца в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также однородных с ними услуг, может породить в сознании потребителя представления о принадлежности указанных услуг к одному источнику происхождения, что в свою очередь, обусловливает возникновение вероятности смешения обозначений в гражданском оборот.

Доводы апелляционных жалоб о том, что SOLID AIRE SERVICE SARL не является надлежащим ответчиком по настоящему делу, Компания SOLIDAIRE SERVICE SARL является производителем товаров, которые маркируются "DIAR ARGAN", никогда не оказывала услуг по продвижению товаров для третьих лиц на территории Российской Федерации, не принимаются апелляционным судом, поскольку совокупность представленных и исследованных судом первой инстанции доказательств подтверждается совместное использование соответчиками сайта www.diarargan.ru, для продвижения масла Арганы в рамках дистрибьюторского договора. Действия по управлению доменным именем, определению порядка его использования осуществляет администратор доменного имени, поэтому ответственность за выбор доменного имени, возможные последствия нарушения прав третьих лиц при использовании в сети Интернет несет администратор доменного имени - Компания SOLID AIRE SERVICE SARL. Указанная Компания является надлежащим ответчиком, поскольку на принадлежащем ей домене Общество с ограниченной ответственностью "Джумана" размещает информацию об оказании услуг, однородных услугам, указанным в свидетельстве N 405915. При этом на территории Российской Федерации правовая охрана товарному знаку ответчика не предоставлена.

Доводы апелляционных жалоб о том, что судом первой инстанции не установлена фактическая разница в объеме охраны товарного знака и действиях как истца, так и ответчиков, отклоняются апелляционным судом. Как правильно указал суд первой инстанции, согласно положениям Информационного письма Роспатента от 23.12.2011 г. N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ"., в Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятой Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, такой вид услуг как торговля отсутствует. В практике экспертизы для обозначения услуг, связанных с торговой деятельностью, стали использоваться формулировки, предусмотренные 8-й редакцией МКТУ, в том числе использовалась формулировка "продвижение товаров для третьих лиц", содержащаяся в перечне 35 класса МКТУ. "Вместе с тем необходимо понимать, что продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой. В связи с этим термин "продвижение товаров для третьих лиц" не может рассматриваться как эквивалент понятий "услуги торговли", "услуги по продаже товаров"". Понятие "продвижение товаров для третьих лиц", соответственно, является более широким. Ответчиками в своих жалобах дана усеченная цитата из письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Следовательно, утверждение о том, что "истец имеет защиту для услуг по продвижению товаров третьих лиц, но никоим образом не для услуг по продаже товаров, ни для каких-либо товаров" не соответствует установленным судом по делу обстоятельствам.

Доводы апелляционных жалоб о том, что суд не исследовал доводы о недобросовестности истца, не принимаются апелляционным судом, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Общество с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" с момента создания в 2005 году является поставщиком натуральных масел растения Аргании (арганы), широкого ассортимента косметических препаратов BIO для SPA индустрии различных производителей, и реализует свое исключительное право на товарный знак для введения указанных товаров в хозяйственный оборот под комбинированным товарным знаком со словесным обозначением "diar argana" (далее по тексту -товарный знак) на территории Российской Федерации в своих коммерческих целях. Фирменное название истца - Общество с ограниченной ответственностью "Дом Арганы" (в латинской транскрипции Diar Argana) представляет собой наименование юридического лица, под которым истец добросовестно и успешно 10 лет участвует в деловом гражданском обороте. Принадлежащий истцу товарный знак является средством индивидуализации юридического лица при деловом обращении на коммерческом рынке Российской Федерации. Товарный знак используется истцом на фирменных этикетках продукции, в рекламе поставляемой истцом продукции, в том числе наружной рекламе, в сети Интернет, на принадлежащем истцу сайте с доменным именем "argana.ru", на проводимых выставочных мероприятиях, и т.д. истец в своей хозяйственной деятельности никогда не использовал продукцию ответчиков, а производил закупки материала (масла) для использования в производстве исключительно у иных производителей на территории Марокко, доказательств иного в дело не представлено. Ответчики не доказали факта наличия в действиях истца признаков недобросовестности, недобросовестной конкуренции. Утверждения ответчика о "всемирной известности" товарного знака по международной регистрации N 846032 носят исключительно декларативный характер, поскольку никакого документального подтверждения такой известности ответчиком не представлено.

Ответчиками в апелляционных жалобах также оспаривается размер компенсации, они считают его несправедливым, поскольку при вынесении повторного нарушения был изменен объем нарушений, установленный судом, а размер компенсации не изменился. Размер компенсации и судебных расходов был определен судом, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителей, недоказанности размера вероятных убытков правообладателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2015 года по делу N А40-20937/2014 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын