Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2016 г. N 09АП-49670/15

город Москва

25 января 2016 г.

Дело N А40-48991/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 января 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Федерального государственного бюджетного учреждения

"Федеральное агентство по правовой защите результатов

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2015

по делу N А40-48991/2015, принятое судьей А.С. Чадовым

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения

"Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного, специального и двойного назначения"

(ОГРН 1037739437229, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 3, стр. 1)

к Акционерному обществу "НПК "Уралвагонзавод"

(ОГРН 1086623002190, 622007, Свердловская обл., г. Нижний Новгород,

Восточное ш., д. 28)

третьи лица: Министерство обороны Российской Федерации,

Министерство финансов Российской Федерации,

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,

открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", Роспатент

о взыскании задолженности, неустойки

и по встречному иску Акционерного общества "НПК "Уралвагонзавод"

к Федеральному государственному бюджетному учреждению

"Федеральное агентство по правовой защите результатов

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"

о признании недействительным в части пункта 7.2 договора

от 14.11.2011 N 1-01-11-00775

при участии в судебном заседании:

от истца: Субботина Е.П. (доверенность от 20.01.2015),

Катаева Е.В. (доверенность от 05.11.2015)

от ответчика: Животова Н.А. (доверенность от 15.06.2015),

Белов С.Н. (доверенность от 31.12.2014),

Олегов М.Д. (доверенность от 31.12.2014),

Герасимова В.А. (доверенность от 15.06.2015)

от третьего лица: от Министерства обороны Российской Федерации -

Федулаева Т.В. (доверенность от 20.10.2015),

Крипулевич М.Э. (доверенность от 20.10.2015),

Уткина В.М. (доверенность от 20.10.2015)

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФГБУ "ФАПРИД", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее - АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", ответчик) о взыскании задолженности по договору от 14.11.2011 N 1-01-11-00775 в размере 10 902 421, 82 долларов США, неустойки в размере 2 536 920,24 долларов США, лицензионного платежа в размере 58 754,44 долларов США, неустойки в размере 18 392,11 долларов США (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство обороны Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", Роспатент.

Ответчиком предъявлен встречный иск о признании недействительным в части пункта 7.2 лицензионного договора от 14.11.2011 N 1-01-11-00775.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 сентября 2015 года в удовлетворении первоначального иска ФГБУ "ФАПРИД" отказано.

Встречный иск удовлетворен.

Суд признал недействительным пункт 7.2 лицензионного договора от 14.11.2011 N 1-01-11-00775 в части размера лицензионного платежа в сумму 17 436 955, 07 долларов США, установленного дополнительным соглашением N 3 от 04 апреля 2013 года к лицензионному договору за использование результатов интеллектуальной деятельности при экспорте продукции в рамках выполнения дополнения от 28.12.2012 N 103106112221-1212082 к договору комиссии 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 по контракту от 28.04.2012 N Р/103106112221/AZ/STI-001; размера лицензионного платежа в сумму 187 351, 66 долларов США, установленного дополнительным соглашением N 5 от 28 мая 2013 года к лицензионному договору за использование результатов интеллектуальной деятельности при экспорте продукции в рамках выполнения дополнения от 29.12.2012 N 103106112221-1212336 к договору комиссии 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 по контракту от 28.04.2012 N Р/103106112221/AZ/STI-001.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым первоначальные требования удовлетворить в полном объеме, в удовлетворении встречных требований отказать, ссылаясь на то, что суд не применил нормы права, подлежащие применению, а также допустил неправильное истолкование закона.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьих лиц - Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, открытого акционерного общества "Рособоронэкспорт", Роспатента, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца и третьего лица - Министерства обороны Российской Федерации, поддержали доводы апелляционной жалобы, представители ответчика возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, выслушав представителей сторон и третьего лица, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Судом установлено, что 14 ноября 2011 года между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ "ФАПРИД" (лицензиар) и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 1-01-11-00775, по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии и контракта, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии пунктом 7.2 договора.

Согласно пункту 1.1 договора результаты интеллектуальной деятельности (РИД) - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения ОКР по разработке танков Т-90, Т90-К (шифр "Совершенствование Т-72Б"), ОКР "Разработка и создание на базе танка Т-72, бронированной ремонтно-эвакуационной машины" (шифр "Лебедка"), содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с подпунктами 1.2, 1.4, 1.5-1.7, 1.11 договора, определяющими основные термины: "продукция" - танки Т-90С (индекс 188С), танки Т-90СК (индекс 188СК), бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1-М (индекс 142); "контракт" - рамочный контракт от 11.09.2011 N Р/101206110962/877/665 и исполнительные контракты от 11.09.2011 N 01(Р101206110963)/878/666, N 02 Р/101206110964, заключенные с Министерством Национальной обороны Алжирской Народной Демократической Республики; "экспортер" - ОАО "Рособоронэкспорт"; "договор комиссии" - дополнение от 29.07.2011 N 101206110962-113002 к договору комиссии от 12.07.2011 N Р/101206110962-112272, заключенному лицензиатом с экспортером "государственный заказчик" - Министерство обороны РФ, "территория" - территория Алжирской Народной Демократической Республики.

Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что расчет размера лицензионного платежа осуществляется в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.03.2008 N 72 "Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

В соответствии с пунктом 7.2 договора (в редакции дополнительного соглашения от 12 сентября 2012 года N 2 к лицензионному договору) размер лицензионного платежа в соответствии со статьей 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации и Приказом Минюста России от 21.03.2008 N 72 определяется выражением 31 516 240, 96 долларов США х dg (доля государства в правах). Мероприятия по определению доли государства в правах на РИД проводятся ФГБУ "ФАПРИД" совместно с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" и согласовываются с государственным заказчиком, после чего лицензиар подготавливает проект дополнительного соглашения с окончательным размером лицензионного платежа.

Из материалов дела следует, что в рамках осуществления военно-технического сотрудничества 28 апреля 2012 года между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан заключен контракт N P/103106112221/AZ/STI-001 на производство и поставку Российской Федерацией в Республику Азербайджан продукции военного назначения - танков Т-90С (индекс 188С), танков Т-90СК (индекс 188СК), бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1-М (индекс 142), ЗИП для изделий 188С/СК.

В целях исполнения обязательств Российской Федерации по указанному контракту между ОАО "Рособоронэкспорт", как экспортером продукции военного назначения, и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", имеющим производственные мощности, необходимые для изготовления продукции военного назначения, подлежащей поставке иностранному заказчику, заключен договор комиссии и дополнения к нему, в соответствии с которыми ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" обязано осуществить производство продукции военного назначения, установленной вышеуказанным международным контрактом.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" представило истцу - ФГБУ "ФАПРИД", документы, установленные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 N 355, для урегулирования ФГБУ "ФАПРИД" вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения.

Получив обращение ответчика - АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", истец (ФГБУ "ФАПРИД") пришел к выводу о наличии в производимой ответчиком продукции, подлежащей поставке в Республику Азербайджан, результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, и принял решение о том, что выдача заключения об урегулировании вопросов правовой защиты государственных интересов возможна только после заключения между сторонами (ФГБУ "ФАПРИД" и ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского") дополнительных соглашений к лицензионному договору от 14 ноября 2011 года N 1-01-11-00775.

При этом, истец (ФГБУ "ФАПРИД") самостоятельно определил условия указанных дополнительных соглашений, включая условие о размере лицензионного платежа.

Расчет суммы задолженности ответчика по спорному договору произведен истцом - ФГБУ "ФАПРИД", исходя из установленного пунктом 4 дополнительного соглашения N 3 от 4 апреля 2013 года размера лицензионного платежа в сумме 17 436 955,7 долларов США, пункта 5 дополнительного соглашения N 5 от 28 мая 2013 года размера лицензионного платежа в сумме 187 351,66 долларов США.

В обоснование заявленных требований истец - ФГБУ "ФАПРИД", ссылается на нарушение ответчиком обязательств по уплате лицензионных платежей по спорному договору.

Отказывая в удовлетворении первоначального иска ФГБУ "ФАПРИД", суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом суммы задолженности по договору.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции о необоснованности иска ФГБУ "ФАПРИД", исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации) и о договоре (статьи 420 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 7.1 лицензионного договора N 1-01-11-00755 от 14 ноября 2011 года расчет размера лицензионного платежа осуществляется в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.03.2008 N 72 "Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

Однако, материалами дела подтверждается, что при заключении спорного лицензионного договора и дополнительных соглашений к нему доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности установлена не была, что исключало возможность установления размера лицензионных платежей в фиксированной сумме.

ФГБУ "ФАПРИД" и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" пришли к соглашению о проведении мероприятий по определению доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности, согласования с государственным заказчиком (Министерством обороны Российской Федерации) и последующего установления обоснованного и законного размера лицензионных платежей, что зафиксировано в дополнительном соглашении от 12 сентября 2012 года N 2 к спорному лицензионному договору.

В целях установления доли Российской Федерации в правах на результаты интеллектуальной деятельности и последующего установления законного и обоснованного размера лицензионных платежей, соответствующих требованиям правовых актов, АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" заключило с ФГБУ ФАПРИД договор N 12-037/951 к/15 от 09 июля 2012 года, согласно которому ФГБУ ФАПРИД приняло на себя обязательство в срок до 15 мая 2013 года выполнить комплекс мероприятий, направленных на определение доли Российской Федерации в общем объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), включая проведение инвентаризации прав на РИД, подготовку аналитического отчета о доле государства в правах на РИД, согласование данных о доле государства в правах на РИД в уполномоченном органе государственного заказчика Министерства обороны Российской Федерации - ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации".

В связи с нарушением ФГБУ "ФАПРИД" сроков исполнения принятых на себя обязательств по указанному договору, 22 мая 2013 года АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" обратилось в ФГБУ "ФАПРИД" с просьбой определить срок оплаты лицензионных платежей по лицензионному договору, включая платежи по Дополнению от 28.12.2012 N 103106112221-1212082 к договору комиссии 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 по Контракту от 28.04.2012 N Р/103106112221/AZ/STI-001 и Дополнению от 29.12.2012 N 103106112221-1212336 к договору комиссии от 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 (дополнительные соглашения N 3 и N 5 к лицензионному договору), не ранее завершения мероприятий по определению доли государства в правах, ее согласования с государственным заказчиком и установления окончательных размеров лицензионных платежей.

В ответ на данное обращение 11 июня 2013 года ФГБУ "ФАПРИД" уведомило АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" о том, что лицензионные платежи по лицензионному договору, включая платежи по дополнению от 28.12.2012 N 103106112221-1212082 к договору комиссии 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 по Контракту от 28.04.2012 N P/103106112221/AZ/STI-001 и дополнению от 29.12.2012 N 103106112221-1212336 к Договору комиссии от 26.04.2012 N Р/103106112221-115714 (дополнительные соглашения N 3 и N 5 к лицензионному договору) будут взиматься только после определения окончательного размера лицензионных платежей и порядка их оплаты. Штрафные санкции и неустойки, предусмотренные условиями лицензионного договора, до определения окончательного размера лицензионных платежей и порядка их оплаты применяться не будут.

Таким образом, стороны пришли к соглашению о том, что до завершения мероприятий по определению доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности, по результатам которых будет установлен размер лицензионных платежей, соответствующий требованиям правовых актов и фактическому объему предоставленных прав, обязанность по их оплате у лицензиата отсутствует. В свою очередь, ФГБУ "ФАПРИД" не вправе требовать взыскания платежей, окончательный размер которых не установлен, и оплаты неустойки.

Впоследствии ответчик - ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", обращался к истцу с просьбой об оформлении дополнительных соглашений к лицензионному договору, устанавливающих порядок оплаты и размер лицензионных платежей по лицензионному договору N 1-01-11-00755 от 14 ноября 2011 года, в том числе в части оплаты платежей, установленных дополнительными соглашениями N 3, N 5 к лицензионному договору (обращения от 15.07.2013 N 15-104/0437, от 10.04.2014 N 15-96/0322).

Однако указанные обращения ответчика оставлены истцом без удовлетворения.

Таким образом, исходя из положений указанных норм закона и статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречный иск правомерно удовлетворен судом первой инстанции.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" пропущен установленный законом срок для обращения в суд с требованием о признании недействительной части сделки, отклоняется судом апелляционной инстанции, как необоснованный.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В силу статьи 197 Гражданского кодекса Российской Федерации для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное.

В соответствии со статьей 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта) составляет 3 года с момента начала исполнения сделки.

Дополнительные соглашения к лицензионному договору от 14 ноября 2011 года N 1-01-11-00775, которыми были установлены размеры лицензионных платежей, были заключены 4 апреля 2013 года и 28 мая 2013 года.

Установленный законом трехгодичный срок исковой давности по требованию о признании недействительными условий указанных дополнительных соглашений о размере лицензионных платежей на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации истекает соответственно 04 апреля 2016 года и 28 мая 2016 года.

Поскольку встречный иск подан в арбитражный суд 26 мая 2015 года, суд полагает, что срок исковой давности истцом по встречному иску не пропущен.

Иные доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, как не соответствующие закону.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции не имеется предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 сентября 2015 года по делу N А40-48991/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын