Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2016 г. N 07АП-12584/15

г. Томск

01 февраля 2016 г.

Дело N А67-4475/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 01 февраля 2016 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Шатохиной Е.Г.,

судей Афанасьевой Е.В., Павловой Ю.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лопатиной Ю.М.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Жданов В.А., по доверенности от 27.01.2015, паспорт; Олексив Е.В. директор,

от ответчика: Ефанов А.А., по доверенности N 4-юр от 11.01.2016, паспорт;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (рег. N 07АП-12584/2015)

на решение Арбитражного суда Томской области от 03 ноября 2015 года (судья Григорьев С.В.) по делу N А67-4475/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "КОРСАР-ОЕВ" (ИНН 7017029829 ОГРН 1037000096748)

к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ИНН 7017084932 ОГРН 1037000170690)

о взыскании убытков в сумме 2 988 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "КОРСАР-ОЕВ" обратилось в суд с иском к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" о взыскании 2 988 000 рублей убытков в виде упущенной выгоды в связи с незаконным использованием интеллектуальной собственности. В основание иска заявитель ссылается на то, что ответчик реализовал потребителям в третьем и четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 "ГЕСКА-ПЦ" в количестве 332 аппарата исполнение "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002). В аппаратах применен (использован) модуль питания ЯЮКЛ.758776.016, который ответчик изготавливал с использованием технических решений, защищенных принадлежащими истцу патентами на полезную модель N 43706 - "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" и N 53516 - "Источник вторичного электропитания".

Решением Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с данным решением, ОАО "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что ответчик со своей стороны добросовестно исполнял свои обязанности по всем договорам, заключенным между ООО "КОРСАР-ОЕВ" и ОАО "НИИПП".

До дня судебного заседания от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он отклонил доводы жалобы, указав на их необоснованность.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу по доводам, в ней изложенным, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу, возражал против ее удовлетворения.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов на апелляционную жалобу, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения, суд апелляционной инстанции считает его, не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "КОРСАР-ОЕВ" совместно с Олексивым Сергеем Евгеньевичем являются обладателями патентов на полезную модель: N 43706 "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)", приоритет полезной модели 23.09.2004, зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.01.2005 (л.д. 18-19); N 53516 "Источник вторичного электропитания", приоритет полезной модели 30.09.2005, зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.05.2006.

Как указывает истец, в третьем, четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 ответчик реализовал потребителям 332 аппарата "ГЕСКА-ПЦ" исполнение "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002), в том числе: в третьем квартале 2012 - 99 штук; в четвертом квартале 2012 - 113 штук; в первом квартале 2013 - 120 штук, что подтверждается письмами ОАО "НИИПП": от 29.11.2012, от 17.01.2013 исх. N 06/103 и соглашением от 29.07.2013 о расторжении договора N 1-нтп от 06.06.2006.

Истец полагает, что в производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" АО "НИИПП" использованы модули питания ЯЮКЛ.758776.016, содержащие признаки полезных моделей N 43706 "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" (приоритет полезной модели 23.09.2004) и N 53516 "Источник вторичного электропитания" (приоритет полезной модели 30.09.2005), в подтверждение чего представил схему электрическую принципиальную ЯЮКЛ.758776.016 ЭЗ.

Считая, что использование полезных моделей N 43706 и N 53516 для изготовления и продажи аппаратов "Геска-полицвет-МАГ" в отсутствии согласия (разрешения) ООО "КРОСАР-ОЕВ", является незаконным и причиняет убытки в виде упущенной выгоды, истец обратился в суд иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности и доказанности.

Не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.

Исходя из положений ст. 5 Федерального закона N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.12.2006 г., поскольку патенты на полезные модели N 43706 и N 53516 были выданы до 01.01.2008 г., а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия до-пускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1, 2 ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1, 5 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (действовал до 01.01.2008): любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Согласно пункту 1 статьи 1223 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).

Пунктом 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

Между тем, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от 26.06.2015 по делу N А67-519/2014 по иску ООО "КОРСАР-ОЕВ" к ОАО "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" установлено, что ответчик использовал в производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" модуль питания ЯЮКЛ.758776.016. Этот факт подтверждается полной идентичностью принципиальной электрической схемы ЯЮКЛ.758776.016 ЭЗ и принципиальной электрической схемы модуля питания для аппаратов типа "ГЕСКА-ПЦ", переданной истцом ответчику по договору N 1-нтп от 06.06.2006.

Модуль питания ЯЮКЛ.758776.016 содержит каждый признак полезных моделей N 43706 и N 53516, включенный в независимые пункты формул.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно материалов дела, 14.10.2004 между истцом (продавец) и ответчиком (получатель) был заключен договор на передачу технической документации на блок питания БП-ГП, по условиям которого продавец обязался передать, а получатель принять и оплатить техническую документацию для производства блоков питания БП-ГП, поставляемых продавцом получателю по договору N 1-БП от 24.08.2004, согласно следующему перечню: схема электрическая принципиальная; спецификация; схема расположения компонентов на плате (пункт 1.1).

Пунктом 5.2 вышеназванного договора предусмотрено, что получатель ежеквартально, начиная с даты подписания сторонами акта о передаче технической документации, сообщает письменно продавцу сведения об объеме реализации продукции, в которой использованы патенты (технические решения), содержащиеся в переданной технической документации.

Согласно пункта 5.3 договора при получении продавцом патента (патентов), защищающих технические решения, содержащиеся в передаваемой продавцом получателю технической документации, по желанию получателя стороны заключают договор на право использования указанного (указанных) патента (патентов) в производстве изделий, выпускаемых получателем, цена такой сделки - 1000 рублей за один патент.

Техническая документация, указанная в пункте 1.1 договора, передана ответчику по акту передачи-приемки технической документации на блок питания БП-ГП от 22.10.2004, к акту составлены приложения.

На переданную ответчику по указанному договору техническую документацию для производства блоков питания БП-ГП истец впоследствии получил патент на полезную модель N 43706.

06.06.2006 между истцом (владелец) и ответчиком (получатель) заключен договор N 1-нтп передачи технической документации на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока, по условиям которого владелец обязуется передать, а получатель принять техническую документацию на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока (ИВЭПС) для производства модулей питания для аппаратов типа "ГЕСКА-ПЦ" и выплачивать владельцу вознаграждение за использование технических решений, содержащихся в этой документации (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 6.4 договора получатель не вправе передать полученную от владельца принципиальную электрическую схему ИВЭПС третьим лицам для организации производства изделий без согласования с владельцем.

Техническая документация на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока передана ответчику по акту передачи-приемки технической документации от 07.06.2006, к акту составлены приложения.

Техническое решение в переданной истцом ответчику документации по договору N 1-нтп защищено патентом истца на полезную модель N 53516.

Вступившим в законную силу судебным актом - решением Арбитражного суда Томской области от 26.06.2014 по делу N А67-519/2014 также установлено, что документация, переданная ответчику по договору от 14.10.2004 и по договору от 06.06.2006, предназначена для производства аппаратов "ГЕСКА-ПЦ".

При этом указанные договоры не зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что передача истцом ответчику технической документации не означает отчуждения истцом своего исключительного права.

Между тем, в нарушение положения статьи 69 АПК РФ доказательств подтверждающих заключение договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора на право пользования исключительным правом на полезную модель N 43706 и N 53516 между истцом и ответчиком, суду не представлено.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности без получения согласия правообладателя на такое использование является незаконным.

Оценив представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь вышеназванными нормами права, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что действия по использованию ответчиком при производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" полезных моделей по патентам N 43706 и N 53516 являются незаконными.

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Таким образом, требование истца о взыскании убытков заявлено обоснованно.

Материалами дела подтверждена, и судом первой инстанции установлена вся совокупность обстоятельств, необходимая для удовлетворения иска о взыскании убытков: противоправность действий (бездействия) ответчика, наличие убытков на стороне потерпевшего, причинно-следственная связь между противоправным поведением ответчика и возникшими убытками, вина ответчика.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда. Нормы материального права судом первой инстанции при разрешении вопроса были применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Томской области от "03" ноября 2015 г. по делу N А67-4475/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Е.Г. Шатохина

судьи

Е.В. Афанасьева Ю.И. Павлова