Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2016 г. N 09АП-35744/15

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, о защите прав на товарный знак

Вывод суда: в удовлетворении требования отказано, производство по делу прекращено, решение суда первой инстанции отменено

г. Москва

08 февраля 2016 г.

Дело N А40-149011/14

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 февраля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей О.Н. Лаптевой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

N А40-149011/14

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия" (443041,г. Самара,ул.Ленинская.д.141,к.1-3)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Тексис Груп"(117279,г. Москва,ул. Профсоюзная,93а)

третьи лица: ООО "Кабель-ТК", Лапп Энджинииринг унд Ко

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 25 000 000 руб. и обязании изъять из оборота и уничтожить за собственный счет контрафактную продукцию

при участии в судебном заседании:

от истца: Ширяев А.А. (по доверенности от 08.10.2015)

от ответчика: не явился, извещен.

от третьих лиц: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Тексис Груп" (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда от 11 июня 2015 года истец обратился с апелляционной жалобой.

Девятый арбитражный апелляционный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителей сторон, пришел к выводу о том, что в порядке части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и, исходя из разъяснений постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", следует перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку судебной коллегией апелляционной инстанции установлены нарушения норм процессуального права - определение от 16.09.2015.

Апелляционной коллегией установлено следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Лапп Энджинииринг унд Ко и ООО "Кабель-ТК".

Третье лицо - Лапп Энджинииринг унд Ко представило 29.01.2016 года письменную позицию по иску, в которой отмечает, что иск подлежит удовлетворению.

Третьи лица, ответчик в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Дело рассматривается апелляционной коллегией по правилам судопроизводства в суде первой инстанции в отсутствии не явившихся лиц.

В судебном заседании представитель истца представил уточнения иска в порядке ст. 49 АПК РФ, заявляет о частичном отказе от требований - признать действия ООО "Тексис Груп" актом недобросовестной конкуренции;

обязать ответчика незамедлительно и безвозмездно передать права на администрирование доменного имени www.lapprussia.com Обществу с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия". Производство по делу в данной части просит прекратить.

Истец просит:

- обязать Общество с ограниченной ответственностью "Тексис груп" изъять из оборота и уничтожить за собственный счет контрафактную продукцию, маркированную международными товарными знаками LAPP KABEL по свидетельству N 455030, Olflex по свидетельству N 536084, HITRONIC по свидетельству N 560881, LAPP по свидетельству N 974671;

- взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Тексис груп" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия" компенсацию за незаконное использование международных товарных знаков LAPP KABEL по свидетельству N 455030, Olflex по свидетельству N 536084, HITRONIC по свидетельству N 560881, LAPP по свидетельству N 974671 в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) руб.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Протокольным определением от 01.02.2016 года уточнение иска принято апелляционной коллегией в порядке ст. 49 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, в обосновании иска истец ссылается, что на основании лицензионного договора N РД0074469 от 21.12.2010 г. (далее - Лицензионный договор) и на основании сублицензионного договора NРД0080836 от 16.05.2011 г. (далее - Сублицензионный договор), зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, предоставлено право использования следующих международных товарных знаков:

LAPP KABEL по свидетельству N 455030;

Olflex по свидетельству N 536084;

HITRONIC по свидетельству N 560881;

LAPP по свидетельству N 974671 (далее - Товарные знаки).

Истец указал, что ответчик предлагал к продаже товары, маркированные обозначениями, схожими с Товарными знаками, такими, как KRANFLEX, SILFLEX, LAPPTHERM, OLFLON (стр. 6, 8 Протокола). Предложение к продаже указанной продукции также является нарушением законодательства и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя продукции.

Факт нарушения ответчиком прав Истца, по мнению Истца, подтверждается счетом-договором N 2295 от 28.08.2014 г, в соответствии с которым ответчик осуществил продажу продукции, маркированной международным товарным знаком Olflex по свидетельству N 536084.

Истец обладает правом на использование вышеперечисленных товарных знаков на основании сублицензионного договора, заключенного с компанией Lapp engineering und Co., который в свою очередь является лицензиатом правообладателя данных товарных знаков - компании U.I. LAPP GMBH и Kontakt GMBH. Таким образом, истец имеет статус сублицензиата в связи с использованием указанных товарных знаков.

Однако, в силу положений ст. 1254 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицензиат может защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, только в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия. Сублицензиат такими правомочиями не обладает.

Согласно п.(7) §2 сублицензионного договора, заключенного между Lapp engineering und Со. и истцом, сублицензиат принимает на себя обязательства только на оказание поддержки сублицензиару при подаче исков по поводу нарушения прав на товарные знаки, однако права на предъявление таких исков сублицензиат не приобретает.

Помимо этого, в абз. 2 данного пункта сублицензионного договора также указано, что "если необходимо потребовать возмещения ущерба путем подачи иска о нарушении прав на товарные знаки или аналогичных мероприятий со стороны сублицензиара, и ущерб возник именно в результате того, что третьи лица без согласия сублицензиара использовали тождественные или сходные знаки для продукции, идентичной или однородной договорной продукции, то сублицензиар после компенсации всех возникших у него судебных издержек выплатит сублицензиату соразмерную часть суммы, полученной в виде компенсации ущерба". Данное обстоятельство также свидетельствует о том, что на основании сублицензионного договора у сублицензиата (истца) не возникает права на предъявление иска в защиту нарушенных исключительных прав на товарные знаки. Такое право, согласно смыслу договора, в том числе право на взыскание компенсации, остается за сублицензиаром, который является обладателем исключительной лицензии на использование товарных знаков, полученной от правообладателя, что в полной мере согласуется с правилами, предусмотренными ст. 1254 ГК РФ.

Сублицензионным договором (§ 10) установлен запрет на самостоятельное требование сублицензиатом (истцом) компенсации, за исключением случаев предъявления ему встречных требований, которые в настоящем споре не заявлялись.

В п.(2) § 1 сублицензионного договора также отмечено, что сублицензиар заключал аналогичные сублицензионные договоры такого же содержания, из чего следует, что предоставленная истцу сублицензия не является исключительной.

Истцом не были представлены в материалы дела правоустанавливающие документы, подтверждающие действие исключительных прав на указанные международные товарные знаки на территории Российской Федерации, в частности, свидетельства о международной регистрации товарных знаков.

Право на обращение в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов предоставлено заинтересованным лицам (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), такое право не может быть произвольно ограничено, учитывая, что отказ от права на обращение в суд недействителен (часть 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заинтересованное лицо самостоятельно избирает способы защиты гражданских прав, к числу которых относится признание права (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицензионный и сублицензионный договоры о предоставлении истцу права на использование указанных товарных знаков не могут являться документами, подтверждающими существование и действие исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации, так как они не содержат сведений о территории и сроках действия товарных знаков и о предоставленном им объеме правовой охраны, в частности о перечне товаров/услуг согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых товарных знаки были зарегистрированы. Истец не обладает правомочиями по предъявлению иска.

У истца отсутствует право предъявления требований в защиту исключительных прав на следующие товарные знаки:

-LAPP KABEL (международная регистрация N 455030 от 08.08.1980 г.);

-OLFLEX (международная регистрация N 536084 от 15.04.1989 г.);

- HITRONIC по свидетельству N 560881;

-LAPP (международная регистрация N 974671 от 06.03.2008 г.).

Таким образом, требования истца в защиту исключительных прав на товарные знаки: -LAPP KABEL (международная регистрация N 455030 от 08.08.1980 г.); OLFLEX (международная регистрация N 536084 от 15.04.1989 г.); HITRONIC по свидетельству N 560881; LAPP (международная регистрация N974671 от 06.03.2008 г.) удовлетворению не подлежат.

Истец ссылается на нарушение Ответчиком исключительных прав на товарные знаки посредством продажи продукции, маркированной данными товарными знаками.

В обоснование данного довода истец представил доказательства, подтверждающие продажу Ответчиком продукции, маркированной обозначением "OLFLEX", организации ООО "Лидер-Крео".

Продукция, маркированная обозначением "OLFLEX" и поставленная организации ООО "Лидер-Крео", была приобретена Ответчиком на внутреннем рынке Российской Федерации у организации ООО "Кабель-ТК" (договором поставки товаров). ООО "Кабель-ТК" предоставлен Ответчику Сертификат дистрибьютора о том, что ООО "Кабель-ТК" является официальным партнером ООО "ЛАПП Руссия" (истца) по продукции Lapp Group, а также сертификат соответствия на продукцию, выданный на имя истца, из чего можно сделать вывод, что данная продукция была введена в оборот непосредственно истцом и не является контрафактной.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Ответчик реализует не контрафактный, а оригинальный товар, выпущенный правообладателем товарных знаков и введенный в оборот на территории Российской Федерации непосредственно истцом, действующим с согласия правообладателя товарного знака на основании сублицензионного договора.

Согласно ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В отношении реализации ответчиком товаров, маркированных другими спорными товарными знаками, истец доводы не заявил, доказательства не представил.

Товары, поставленные Ответчику из Германии, введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателя.

Федеральной таможенной службой РФ в материалы дела представлены сведения о продукции, поставленной на территорию РФ Ответчику. Из данных сведений следует, что ввозилась продукция, маркированная обозначениями LAPP KABEL, U.I. LAPP и OLFLEX.

В качестве изготовителя продукции указана компания U.I. LAPP GMBH, т.е. правообладатель товарных знаков.

Отправителем продукции являлась компания PERTRONIC SASA PERIC, являющаяся партнером правообладателя товарных знаков U.I. LAPP GMBH и уполномоченная им на сбыт продуктов марки LAPP (в том числе OLFLEX), как на национальном, так и на международном рынке, о чем правообладателем товарных знаков выдано соответствующее подтверждение.

Ответчик, в свою очередь, получал указанную продукцию от компании PERTRONIC SASA PERIC на основании надлежащим образом заключенного контракта.

Таким образом, поскольку продукция, маркированная обозначениями LAPP KABEL, U.I. LAPP и OLFLEX, вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарных знаков, то исключительное право на соответствующие товарные знаки в отношении данной продукции является исчерпанным в силу ст. 1487 ГК РФ и подобные действия не являются нарушением исключительного права на товарный знак. Получения каких-либо дополнительных согласий от лицензиатов или сублицензиатов правообладателя закон не предусматривает.

Кроме того, в основаниях иска отсутствует указание на то, что ответчик нарушал права истца на товарные знаки путем незаконного ввоза продукции, маркированной спорными товарными знаками, на территорию Российской Федерации.

Требование о взыскании компенсации в сумме 20000000 рублей за незаконное использование товарных знаков необоснованно и удовлетворению не подлежит.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда истец представил заявление об отказе от исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Заявление об отказе от иска подписано представителем по доверенности Ширяевым А.А. Отказ от иска в письменном виде приобщен к материалам дела.

В силу части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

При этом частью 5 названной нормы установлено, что отказ от иска не принимается арбитражным судом в случае, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Принимая во внимание, что заявленный в настоящем случае отказ общества от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, апелляционный суд принимает частичный отказ от заявленных требований.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования не обоснованны и не подлежат удовлетворению.

Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что на основании пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2015 года по делу N А40-149011/14 подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в иске.

На основании статьи 110 АПК РФ подлежит возврату Обществу с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия" из федерального бюджета госпошлина по иску в сумме 8000 рублей, уплаченных по платежному поручению N 461 от 29.07.2014 года.

Выдать справку на возврат.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 176, 266-268, пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Принять частичный отказ от иска - признать действия ООО "Тексис Груп" актом недобросовестной конкуренции; обязать ответчика незамедлительно и безвозмездно передать права на администрирование доменного имени www.lapprussia.com Обществу с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия". Производство по делу в данной части прекратить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2015 года по делу N А40-149011/14 отменить.

В иске отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ЛАПП Руссия" из федерального бюджета госпошлину по иску в сумме 8000 рублей, уплаченных по платежному поручению N 461 от 29.07.2014 года. Выдать справку на возврат.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.Н. Лаптева Н.В. Лаврецкая