Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2016 г. N 09АП-20437/16

г. Москва

03 июня 2016 г.

Дело N А40-137497/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июня 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПРОФИТ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2015 г. по делу N А40-137497/2015, принятое судьей У.А. Болдуновым,

по иску ООО "ПРОФИТ" (ОГРН 1117746210218) к ООО "ОКРУГ" (ОГРН 1027739072327) о защите исключительных прав и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Л.Н.Тукан (по доверенности от 01.12.2015)

от ответчика: Л.В. Прозорова (по доверенности от 01.02.2016);

УСТАНОВИЛ:

ООО "Профит" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о запрете ООО "ОКРУГ" (далее - ответчик)) производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия ООО "Профит", одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Охотник" (свидетельство N 328818); о взыскании с ООО "ОКРУГ" в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 328818 в размере 100 000 рублей.

Решением суда от 25 декабря 2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из злоупотребления истцом правом как правообладателя товарного знака - факта недобросовестной конкуренции.

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 и 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Охотник" в отношении товаров 25-го класса МКТУ по свидетельству N 328818 с приоритетом от 10.03.2006 г.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использовал товарный знак по свидетельству N 328818 зарегистрированный за правообладателем, путем предложения к продаже и продажу на территории Российской Федерации товаров, обозначенных данными товарным знаком, тем самым вводит в заблуждение потребителей в отношении связи ответчика с истцом, формирует у потребителей ложное представление в отношении качества соответствующих товаров и их производителя, что является проявлением недобросовестной конкуренции.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Ответчик осуществляет продажу рабочей одежды (костюмов), маркированных обозначением "Охотник", через магазин, что подтверждается кассовым чеком от 26.06.2015 г., универсальным передаточным документом от 26.06.2015 г., биркой и протоколом осмотра доказательств (л.д. 6-18 том 1).

Из протокола осмотра доказательств также усматривается, что костюмы с данным обозначением предлагаются ответчиком к продаже на официальном сайте ответчика www.okrug.ru.

Суд апелляционной инстанции с учетом пунктов 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее Правила), установил сходство до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам предлагаемой ответчиком к продаже и реализованной одежды под обозначением "Охотник" с товарным знаком "Охотник", что является нарушением исключительных прав истца.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Регистрация товарного знака истца не оспорена. В этой связи несостоятельны доводы ответчика, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия лица по регистрации товарного знака, если ответчик докажет:

- факт введения в оборот спорного обозначения ответчиком и иными лицами, являющимися конкурентами заявителя, до даты приоритета товарного знака,

- факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам,

- факт осведомленности лица, подавшего заявку о регистрации товарного знака, о широкой известности обозначения до подачи заявки.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Ответчик таких доказательств не представил. Представленные ответчиком копии выдержек из каталогов 2001-2003 г.г., перечень наименований изделий с ценами по состоянию на 01.02.2004 г., в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются допустимыми доказательствами, поскольку составлены ответчиком в одностороннем порядке.

Внешний вид и фасон одежды, реализуемой ответчиком, не имеет правового значения в данном споре.

Истец предъявил к ответчику требования, связанные с незаконным использованием им словесного товарного знака "Охотник" при маркировке товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

Факт незаконного использования словесного товарного знака подтверждается указанными выше доказательствами (л.д. 6-18 том 1); из указанных документов следует, что ответчик реализовывал спецодежду под обозначением "Охотник", которое сходно до степени смешения с товарным знаком "Охотник".

Дата приоритета товарного знака "Охотник" - 10.03.2006 г.

Информация о том, что ответчик или какие-либо третьи лица использовали товарный знак до даты приоритета, в материалы дела также не представлена.

Факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам ответчиком не доказан.

Факт использования товарного знака "Охотник" при производстве специальной одежды подтвержден истцом лицензионным договором от 23.07.2013 г., заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью "УРСУС спецодежда", договором на выполнение работ по пошиву N 12/у-13 от 01.04.2013 г., договором поставки от 22.10.2014 г. N 22/10-2, товарными накладными (л.д. 39-59 том 2).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к несоответствующим обстоятельствам дела выводам о том, что действия истца по регистрации товарного знака и последующая подача иска являются проявлением акта недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что требования истца о запрете производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия истца, одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Охотник" (свидетельство N 328818) являются обоснованными, доказанными и подлежат удовлетворению.

Истец определил компенсацию в размере 100.000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29, считает возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 50.000 руб.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2015 по делу N А40-137497/2015 отменить.

Запретить ООО "ОКРУГ" (ОГРН 1027739072327) производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия ООО "Профит", одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Охотник" (свидетельство N 328818).

Взыскать с ООО "ОКРУГ" (ОГРН 1027739072327) в пользу ООО "Профит" (ОГРН 1117746210218) 50 000 руб. компенсации, 8 000 рублей в возмещение расходов на оплату госпошлины за подачу иска, 3 000 рублей госпошлины за подачу апелляционной жалобы.

В остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын