Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2016 г. N 13АП-7953/16

Требование: о защите прав на товарный знак в связи с таможенным контролем

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Санкт-Петербург

20 июня 2016 г.

Дело N А56-64315/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.

судей Горбачевой О.В., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Добрияник Е.А.

при участии:

от истца (заявителя): Горбунова П.А. - доверенность от 15.09.2015

от ответчика (должника): Любченко В.С. - доверенность от 03.02.2016 Гусева П.Б. - доверенность от 15.06.2016

от 3-го лица: Мартишин И.С. - доверенность от 28.12.2015 N 04-10/55834

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7953/2016) ООО "Эталон" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.02.2016 по делу N А56-64315/2015 (судья Астрицкая С.Т.), принятое

по иску Toyota Motor Corporation

к ООО "Эталон"

3-е лицо: Балтийская таможня Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России

о защите исключительных прав на товарный знак

установил:

Компания - Тойота Мотор Корпорейшн (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эталон" (ОГРН 1147847182306, место нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 95, лит. А, пом. 20Н; далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак с требованием, уточенным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

1. Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Эталон" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также перевозку или хранение с этой целью моторного полусинтетического масла, указанного в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, на котором размещены товарные знаки истца, зарегистрированные по свидетельству N 396212 и/или N 486039.

2. Запретить ответчику без разрешение истца использовать товарные знаки по свидетельствам N 396212и/или N 486039 в отношении товаров 4 класса МКТУ, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товарных знаков.

3. Изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации моторное полусинтетическое масло, которое ввозится ответчиком на территорию РФ, указанное в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, и на котором размещены товарные знаки по свидетельствам N 396212 и/или N 486039.

4. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 396212 и/или N 486039 в размере 2 500 000 руб.

Решением суда от 10.02.2016 заявленные требования удовлетворены частично. ООО "Эталон" запрещено осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также перевозку или хранение с этой целью моторного полусинтетического масла, указанного в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, на котором размещены товарные знаки истца, зарегистрированные по свидетельству N 396212 и/или N 486039. Принято решение об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации моторное полусинтетическое масло, которое ввозится Обществом с ограниченной ответственностью "Эталон" на территорию РФ, указанное в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, и на котором размещены товарные знаки по свидетельствам N 396212 и/или N 486039. С ООО "Эталон" в пользу Тойота Мотор Корпорейшн взыскано 1 000 000 руб. компенсации, а также 16 000 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части в иске отказано.

Ответчик, не согласившись с решением суда. Направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить.

В судебном заседании 18.05.2016 представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель истца возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Рассмотрение дела отложено на 15.06.2016 в связи с необходимостью запроса у Балтийской таможни материалов административного производства, возбужденного на основании определения от 07.07.2015 N 10216000-1345/2015 в отношении ООО "Эталон".

В судебном заседании 15.06.2016 произошла замена состава суда в соответствии с ч. 3 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья М.В. Будылева замена на судью Горбачеву О.В.

В судебном заседании 15.06.2016 представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель истца возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения. Представитель 3-его лица возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения

В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела. Представитель истца возражает против удовлетворения ходатайства. Представитель 3-его лица возражает против удовлетворения ходатайства.

Суд отклонил ходатайство ответчика об отложении рассмотрения апелляционной жалобы ввиду отсутствия правовых оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Компания - Тойота Мотор Корпорейшн является правообладателем словесного товарного знака "TOYOTA" по свидетельству N 396212 и изобразительного товарного знака по свидетельству N 486039, в отношении товаров 1, 4, 6, 9, 27 классов МКТУ, в том числе, масла смазочные и смазки консистентные для использования в моторных транспортных средствах.

В соответствии с письмом Балтийской таможни N 13-10/29267 от 13.07.2015, в ходе таможенного досмотра таможней был выявлен факт ввоза ответчиком незадекларированного товара - моторного полусинтетического масла 5W-30, упаковка которого маркирована товарными знаками истца по свидетельствам N 396212 и/или N 486039, о чем был составлен акт таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015.

В связи с возбуждением в отношении ответчика дела об административном правонарушении N 10216000-1342/2015 от 07.07.2015 по ч. 1 ст. 16.2 КоАП, выпуск ввезенного ответчиком по таможенной декларации N 102161022/270615/0009923 товара, был приостановлен, а товар - изъят и помещен на ответственное хранение в рамках государственного контракта с ООО "Цитадель" на СВХ ОАО "Русмарин-Форвардинг" по адресу: СПб, дорога на Турухтанные острова, д. 24, корп. 6.

Полагая, что действия ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками "TOYOTA" осуществлен без согласия правообладателя, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ссылаясь на то, что истец не предоставлял ответчику согласия на использование своих товарных знаков каким-либо способом, в том числе при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, указанные действия ответчика нарушают их исключительные права на товарные знаки, Компании обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на жалобу, апелляционный суд пришел к выводу, что обжалуемое решение, которым требования истца о взыскании компенсации удовлетворены, не подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что право на использование товарных знаков "TOYOTA" а территории Российской Федерации принадлежит истцом и лицензиату - Тойота Мотор Корпорейшн

Относительно ссылки Ответчика на неверное удовлетворение судом первой инстанции требования о запрете ввоза, предложения к продаже, продажу или иного введения в гражданский оборот на территории России, а также перевозку или хранение с этой целью моторного полусинтетического масла, указанного в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, на котором размещены товарные знаки истцу по свидетельству N 396212 и/или N 486039, то следует отметить следующее.

Ответчик утверждает, что вопрос о запрете ввоза спорного товара может быть рассмотрен только по окончании производства по делу об АП N 10216000-1342/2015, при условии, что спорный товар будет передан ООО "Эталон" для таможенного оформления, т.к. ввоз спорного товара пресечен.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.

При этом действия по ввозу считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

На основании изложенного, подав ДТ N 102161022/270615/0009923, ответчик подтвердил факт ввоза вышеуказанного товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Согласно положениям, изложенным в пункте 15 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, в силу статьи 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком товарного знака "TOYOTA" при ввозе на территорию Российской Федерации товара по ДТ N 102161022/270615/0009923, в материалах дела отсутствуют.

При этом подача таможенной декларации в Балтийскую таможню для оформления товара в режиме "выпуска для внутреннего потребления" подтверждает намерение Ответчика использовать товар на территории Таможенного союза без каких-либо ограничений по пользованию и распоряжению, то есть, в том числе намерение реализовать ввозимый товар на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 187 ТК ТС при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант вправе осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным контролем.

Являясь декларантом, ответчик, не проявив должную степень заботливости и осмотрительности, не воспользовался предоставленным ему пунктом 1 статьи 187 ТК ТС правом осмотреть декларируемый товар, подав ДТ N 102161022/270615/0009923 для таможенного оформления товара под таможенную процедуру - выпуск для внутреннего потребления, допустил своими действиями нарушение охраняемых прав правообладателя.

В своей апелляционной жалобе ответчик утверждает, что он не может совершить никаких действий по уничтожению товара, так как он изъят Балтийской таможней в качестве предмета административного правонарушения по делу N 10216000-1342/2015 и помещен на ответственное хранение на СВХ ООО "Цитадель", а Суд нарушил ст.174 АПК РФ, приняв невыполнимое и декларативное Решение в части изъятия и уничтожения указанного товара.

Апелляционный суд отмечает следующее.

Расследование Балтийской таможни по упомянутому административному делу по ч.1 ст.16.2 КоАП, в рамках которого был изъят товар, признанный Судом контрафактным, еще не завершено, его материалы в суд не переданы. Ответчик пока не был привлечен к административной ответственности, решения суда о конфискации товара нет. Более того, санкция ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ говорит о том, что совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Относительно ссылки Ответчика на неверное удовлетворение судом первой инстанции требования о запрете ввоза, предложения к продаже, продажу или иного введения в гражданский оборот на территории России, а также перевозку или хранение с этой целью моторного полусинтетического масла, указанного в акте таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015, на котором размещены товарные знаки истцу по свидетельству N 396212 и/или N 486039, то следует отметить следующее.

В соответствии со статьей 1252, пунктом 1 статьи 1484, статьей 1487, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком, на использование которого, истцами как правообладателями, согласие не давалось, является формой использования товарного знака и подтверждает нарушение исключительного права истцов на товарные знаки, защита которого может осуществляться, в том числе путем взыскания компенсации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения, количества спорной продукции, заявленной в декларации, и стоимости товара, определенный истцами и взысканный судом размер компенсации является разумным и справедливым.

Суд первой инстанции при определении размера компенсации руководствовался не только расчетом вероятного размера убытков Истца, подготовленного на основании сведений из сети Интернет, но и отсутствием сертификации контрафактного товара

Моторное полусинтетическое масло, маркированное Товарными знаками и ввезенное в РФ Ответчиком, предназначено для автомобильного рынка Соединенных Штатов Америки и не предназначено для использования в Российской Федерации.

Истец, являясь одной из ведущих мировых компаний в области автомобилестроения, оснащает транспортные средства двигателями с разными параметрами, поэтому поведение одних и тех же моторных масел в них может отличаться. В этой связи и моторное масло, распространяемое Истцом по всему миру, изготовлено с учетом не только этих параметров, но и требований законодательства каждой страны к качеству масла, климатических условий его эксплуатации.

По смыслу ст. 1079 Гражданского кодекса РФ, транспортное средство является источником повышенной опасности, поэтому любые действия, связанные с его обслуживанием, ремонтом, заменой расходных материалов и т.д. должны соответствовать требованиям, установленными действующим законодательством.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 об утверждении единых перечней продукции, подлежащей обязательному декларированию и сертификации, подтверждение соответствия моторных масел осуществляется в обязательном порядке в форме принятия декларации о соответствии. При этом на упаковку сертифицированной продукции наносится знак "ЕАС".

На фотографиях товарах, имеющихся в материалах дела (стр. 116-119 дела), видно отсутствие на упаковках каких-либо надписей на русском языке и знака соответствия "ЕАС". Более того, производитель масла не проводил соответствующие лабораторные испытания и не декларировал его соответствие требованиям качества в России.

Доводы Ответчика о роялти не могут быть приняты судом во внимание, т.к. Истец основывал свое требование о компенсации на пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации Истец руководствовался рыночной стоимостью партии спорного товара. По расчетам Истца, рыночная стоимость указанной партии составляет 5 911920 рублей (исходя из средней цены 391 р. за единицу товара, умноженной на его количество 15120).

Ссылка Ответчика на другие дела, в рамках которых Истцом были заключены мировые соглашения, также являются несостоятельными, т.к. в данных делах имели место иные обстоятельства. Кроме того, законодательство не ограничивает стороны в выборе условий мирового соглашения.

Довод Ответчика о неосновательном обогащении является не подтвержденным документально умозаключением Ответчика и также не может быть принят судом во внимание.

Акт таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.15 был истребован Судом у Балтийской таможни Определением от 27 октября 2015 года. Вопреки определению Суда Балтийская таможня представила в материалы дела АТД N 10216022/070715/000771 от 07.07.15 года.

Из пояснений Балтийской таможни следует, что Акт таможенного досмотра N 10216022/28.06.15/000771 от 28.06.2015 был составлен Балтийской таможней по результатам досмотра спорной партии товара. Однако ввиду необходимости дополнительного времени для проведения грузовых операций, разложения товаров по отдельным видам, наименованиям и артикулам срок таможенного досмотра был продлен. Окончательный досмотр спорной партии товара был проведен 07.07.2015 г., о чем составлен акт N 10216022/070715/000771 от 07.07.15 года, представленный Балтийской таможней в материалы дела. Как видно из номеров актов, их отличает только срединная часть, представляющая собой дату проведения досмотра.

С учетом изложенного, доводы подателя апелляционной жалобы подлежат отклонению апелляционным судом как необоснованные, оснований для отмены решения не установлено, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено, в удовлетворении апелляционной жалобы следует отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.02.2016 по делу N А56-64315/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

О.В. Горбачева С.В. Лущаев