Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2016 г. N 08АП-5320/16

Требование: об обязании прекратить использование фирменного наименования

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

город Омск

21 июня 2016 г.

Дело N А46-16289/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июня 2016 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Еникеевой Л.И.,

судей Глухих А.Н., Зиновьевой Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Лепёхиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5320/2016) общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Лайм-Займ" на решение Арбитражного суда Омской области от 08 апреля 2016 года по делу N А46-16289/2015 (судья Захарцева С.Г.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Лайм-Займ" (ИНН 7724889891, ОГРН 1137746831606) к обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "А2" (ИНН 5505049014, ОГРН 1155543027859) об обязании прекратить использование фирменного наименования "ЛаймЗайм", в том числе в составе знака обслуживания; удалить знак обслуживания с сайта и всех используемых кредитоматов, о взыскании 700 000,00 руб. компенсации за использование знака обслуживания,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Лайм-Займ" - представитель Сазонов И.В. по доверенности от 06.05.2016 сроком действия 1 год;

от общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "А2"- представитель Скрягин С.Н. по доверенности от 15.01.2016 сроком действия 3 года;

установил:

общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Лайм-Займ" (далее - ООО МФО "Лайм-Займ", истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "А2" (далее по тексту - ООО МФО "А2", ответчик) об обязании прекратить использование фирменного наименования "ЛаймЗайм", в том числе в составе знака обслуживания, удалить знак обслуживания в виде фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведенного кругом и наименования ЛАЙМЗАЙМ с сайта и всех используемых ООО МФО "А2" кредитоматов, о взыскании 700 000 руб. компенсации за использование знака обслуживания.

Решением Арбитражного суда Омской области от 08 апреля 2016 года по делу N А46-16289/2015 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО МФО "А2" прекратить использование фирменного наименования "ЛаймЗайм", в том числе в составе знака обслуживания; удалить наименование ЛАЙМЗАЙМ с сайта и пяти используемых ООО МФО "А2" кредитоматов в г. Новосибирске, расположенных по адресам: ул. Красный проспект, 2/1 (ТЦ "Мегас"), ул. Дуси Ковальчук, 179/4 (ТРК "Калина"), Мичурина, 12 (Центральный рынок), Ленина, 10 (Универсам), пл. Карла Маркса,3 (ТОЦ "Версаль"). В удовлетворении требований об обязании удалить с сайта и пяти используемых ООО МФО "А2" кредитоматов в г. Новосибирске знак обслуживания в виде фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведенного кругом, а также о взыскании 700 000,00 руб. компенсации за использование знака обслуживания отказано. С ООО МФО "А2" в пользу ООО МФО "Лайм-Займ" взыскано 6000 руб. государственной пошлины. ООО МФО "Лайм-Займ" из федерального бюджета возвращено 4 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Не соглашаясь с решением суда в части отказа в удовлетворении требований, ООО МФО "Лайм-Займ" в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что обозначение истца совпадает с обозначением ответчика в части графического написания сравниваемых обозначений - исполнено заглавными печатными буквами, а также в части цветового восприятия - лимонный, цитрусовый цвет. Указывает, что оценка сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным законом истца не может производиться произвольно, учитывая, что имеются нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области защиты прав на товарные знаки. В частности, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, установлены правила, которые могут быть использованы судом при оценке сходства товарного знака до степени смешения, которые, по мнению заявителя, не учтены судом первой инстанции. Считает обжалуемое решение не мотивированным в части отказа в удовлетворении требования об удалении знака обслуживания со всех используемых ответчиком кредитоматов, а не только в торговых центрах г. Новосибирск. Отмечает, что сходство до степени смешения обозначений, использованных ответчиком, дополнительно подтверждается определением N 06-01-06-14-16 Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 11.03.2016, о приобщении которого истцом заявлено ходатайство.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его удовлетворения.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 АПК РФ).

Таким образом, по смыслу закона признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

Судом установлено, что документ, о приобщении которого ходатайствует заявитель, принят после принятия обжалуемого судебного акта. Между тем, исходя из полномочий суда апелляционной инстанции, суд не усматривает процессуальной необходимости и возможности учитывать доказательства, которые получены после принятия судебного акта по существу.

Также, судом усматривается, что дело антимонопольным органом возбуждено по обращению истца, вследствие чего представление соответствующего определения следует расценивать как сбор доказательств вне рамок судебного разбирательства, следовательно, вынесение определения после рассмотрения дела в суде по существу в настоящем случае не свидетельствует об уважительности непредставления документа при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

В заседании суда представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Просил отменить решение в части, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ответчика просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Пояснил, что против проверки законности и обоснованности решения только в обжалуемой части не возражает, а также о том, что все оспариваемые изображения ответчиком сняты добровольно еще до вынесения решения в целях избежать в будущем спорных ситуаций вне зависимости от судебного акта, принятого по делу.

При рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 5 статьи 268 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которым, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ, а отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

Учитывая, что от лиц, участвующих в деле, заявлений относительно проверки обжалуемого судебного акта в полном объеме не поступило, суд апелляционной инстанции проверяет обоснованность решения суда первой инстанции по настоящему делу в части отказа в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение суда в указанной части законным и обоснованным, апелляционную жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения.

Как установлено судом, ООО МФО "Лайм-Займ" зарегистрировано 12.09.2013 и является микрофинансовой организацией, осуществляющей деятельность по предоставлению микрозаймов физическим лицам с использованием телекоммуникационной сети интернет.

В соответствии со свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 536381 ООО МФО "Лайм-Займ" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), состоящее из фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведенного кругом и наименования LIME. Приоритет товарного знака - 25.11.2013 г. Срок действия регистрации истекает 25.11.2023.

Обращаясь в суд с иском, истец указал, что комиссией ООО МФО "Лайм-Займ" 09.12.2015 установлено, что в магазине "Универсам" (ООО "Авангард", г.Новосибирск, ул. Ленина, 10) в целях привлечения клиентов и оформления займов путем нанесения на автомат по выдаче займов (кредитомат) используется сходное до степени смешения со знаком обслуживания ООО МФО "Лайм-Займ" обозначение, состоящее из фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведенного кругом и наименования ЛАЙМЗАЙМ сервис онлайн кредитования (ООО "ЛаймЗайм").

На сайте http: /limezaem.ru/ имеется раздел "Контакты" с подразделом "О компании", где приведены следующие данные о лице, использующем знак обслуживания:

"Сервис ЛаймЗайм принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "А2", осуществляющему свою деятельность на основании Свидетельства о внесении в реестр МФО, выданного Центральным Банком Российской Федерации Ш01503552007080 от 23 октября 2015 г.

Таким образом, по мнению истца, ООО МФО "А2" вводит в хозяйственный оборот финансовую услугу с использованием средств индивидуализации ООО МФО "Лайм-Займ": знака обслуживания и фирменного наименования.

Как указывает истец, сфера деятельности данного юридического лица совпадает со сферой деятельности ООО МФО "Лайм-Займ" - предоставление микрозаймов.

ООО МФО "Лайм-Займ" на основании исследования данных сайта ответчика и комиссионного осмотра помещений по адресам в городе Новосибирске: Красный проспект, 2/1; Дуси Ковальчук, 179/4; Мичурина, 12; Ленина, 10; пл. Карла Маркса, 3, установило 6 фактов незаконного использования знака обслуживания.

На сайте ООО МФО "А2" имеется информация о том, что кредитоматы, имеющие указанное стилистическое оформление с использованием знака обслуживания и фирменного наименования ООО МФО "Лайм-Займ", установлены по 24 адресам.

Кроме того, ООО МФО "А2" использовало знак обслуживания, имитирующий зарегистрированный знак ООО МФО "Лайм-Займ", на своем сайте, к которому имеют доступ большое число потребителей, которые могут воспользоваться ошибочно услугой ООО МФО "А2" полагая, что потребляют услугу ООО МФО "Лайм-Займ".

ООО МФО "Лайм-Займ", полагая, что использование ООО МФО "А2" принадлежащего истцу знака обслуживания и сходного фирменного наименования, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт использования ответчиком фирменного наименования, руководствуясь статьями 1225, 1515, 1473, обязал ООО МФО "А2" прекратить использование фирменного наименования "ЛаймЗайм", в том числе в составе знака обслуживания; удалить наименование ЛАЙМЗАЙМ с сайта и пяти используемых ООО МФО "А2" кредитоматов в г. Новосибирске, расположенных по адресам: ул. Красный проспект, 2/1 (ТЦ "Мегас"), ул. Дуси Ковальчук, 179/4 (ТРК "Калина"), Мичурина, 12 (Центральный рынок), Ленина, 10 (Универсам), пл.Карла Маркса,3 (ТОЦ "Версаль").

Указанные выводы суда первой инстанции не являются предметом апелляционного обжалования, в связи с чем, не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции, который не вправе выходить за пределы апелляционного обжалования по собственной инициативе (часть 5 статьи 268 АПК РФ, пункт 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить товар (услугу) одного производителя среди аналогичных товаров (услуг) другого производителя, что позволяет покупателю отождествлять товар (услугу) с конкретным производителем.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Сведения, касающиеся регистрации товарных знаков, находятся в открытом доступе и размещаются на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком - www.fips.ru и печатаются в официальном бюллетене Роспатента "Товарные знаки РФ".

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (статья 1515 ГК РФ).

Как следует из пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В настоящем деле стороны не оспаривают возможность установления соответствующих обстоятельств без проведения специальных исследований.

Товарный знак истца является комбинированным, содержащим как словесное изображение, так и изобразительное обозначение в виде фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведённого кругом, с отсутствующей долей-сегментом (л.д. 68).

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно положениям пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, установленные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, по смыслу Правил, установление схожести устанавливается по всем элементам с целью определения степени смешения обозначений.

Оценив степень схожести знака, используемого ответчиком, с товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит ООО МФО "Лайм-Займ", суд первой пришел к обоснованному выводу о том, что спорные изображения не сходны до степени смешения, общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений различно и риск введения потребителей в заблуждение относительно лиц, оказывающих услуги с использованием этих обозначений, отсутствует.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, отличие заключается, как в выполнении указанного знака в цветовом изображении (знак истца выполнен в нескольких цветах, знак ответчика - в одном лимонном цвете), так и в графическом (знак истца представляет собой круг с выделением в нем сегментов путем применения различных цветов, а знак ответчика - путем выделения сегментов двойными линиями). Указанное установлено судом, в том числе путем обращения к страницам интернет-сайтов истца и ответчика.

Данные выводы не противоречат Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, на которые ссылается истец.

Дополнительно, суд апелляционной инстанции не усматривает схожести словесных изображений в графическом исполнении (размер, используемый шрифт, язык, расположение относительно изображения).

Указанное суд полагает важным, учитывая, что доминирующим элементом в обозначении ответчика является именно словесное изображение (по размеру занимаемой площади изображения в общей площади используемого обозначения, использование слова "займ"), тогда в товарном знаке истца суд такой доминирующей позиции словесного обозначения не усматривает. Кроме этого, в общем восприятии следует учитывать, что расположение словесных обозначений и рисунка (изображения) также не совпадает по существенным признакам (словесное изображение, используемое ответчиком, как бы закрывает часть изображения (л.д. 37), но это отсутствует в товарном знаке истца, напротив, как указано выше, словесное изображение не доминирует над изображением.

С учетом изложенного, наличие указанных судом первой инстанции различий в графическом и цветовом исполнении в целом не дает оснований считать, что используемое ответчиком изображение сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

В настоящем случае суд полагает, что только лишь частичное совпадение (по фонетическому признаку в словесном обозначении, использование в графическом изображении круга, разделённого на сегменты), в настоящем случае не является существенным.

При таких обстоятельствах не имеется оснований считать, что оспариваемые заявителем жалобы выводы сделаны произвольно, противоречат указанным Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

В соответствии с пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

С учетом установленных обстоятельств, не установив сходство до степени смешения между знаками, используемыми истцом и ответчиком, суд первой инстанции не усмотрел нарушений ответчиком права истца, в защиту которого заявлен настоящий иск.

Отсутствие нарушений ответчиком права истца на товарный знак является основанием для отказа заявленного в связи с этим требования об обязании ответчика удалить знак обслуживания в виде фантазийного изображения поперечного среза лайма, обведенного кругом и наименования ЛАЙМЗАЙМ с сайта используемых ООО МФО "А2" кредитоматов, а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционная жалоба не содержит.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно исследовал и установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам и правильно применил нормы материального права.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 08 апреля 2016 года по делу N А46-16289/2015 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Л.И. Еникеева

Судьи

А.Н. Глухих Т.А. Зиновьева