Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2016 г. N 15АП-10446/16

город Ростов-на-Дону

01 августа 2016 г.

дело N А53-785/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 августа 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Барановой Ю.И.

судей Ереминой О.А., Пономаревой И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Конозовой Е.В.

при участии:

от истца: представитель Громов А.А. по доверенности от 30.12.2015, паспорт;

от ответчика: представитель Павлов В.В. по доверенности от 24.02.2016, паспорт;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Сеньковской Юлии Валерьевны на решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу N А53-785/2016 по иску ИП Сеньковской Юлии Валерьевны к ИП Потаповой Ирине Ивановне о запрете использовать товарный знак в доменном имени, принятое в составе судьи Тер-Акопян О.С.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Сеньковская Юлия Валерьевна обратилась в Арбитражный суд Ростовской области к ответчику Индивидуальному предпринимателю Потаповой Ирине Ивановне о запрете использовать товарный знак в доменном имени, о взыскании 200 000 руб. - компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением суда от 23.05.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что судом не дана оценка протоколу осмотра доказательств от 16.11.2015, от 05.12.2015. Доменное имя ответчика зарегистрировано спустя два с половиной месяца после регистрации доменного имени истцом. Доменное имя ответчика сходно до степени смешения по фонетическим и семантическим свойствам на упаковках товаров, которые являются однородными с товарами истца. Заявитель указывает, что на стороне ответчика имеется злоупотребление правом, поскольку проигнорировав претензию истца, подал заявку на регистрацию товарного знака, в чем ответчику было отказано.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак "Донской платок" по заявке N 2014711929 от 14.04.2014, номер регистрации 555798. Истец обнаружил использование товарного знака "Донской платок" на этикетках товара, произведенного ответчиком; в сети интернет в том числе в доменном имени в по адресу: "http://donplat.ru/ и в рекламе.

Так как истец не давал ответчику разрешения на использование своего товарного знака, он обратился в суд с настоящими требованиями.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формирование которого может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, том числе их доминирующих элементов, их композиционного и цвето-графического решения.

Судебная коллегия полагает обоснованными выводы суда первой инстанции о том, что доменное имя "don-plat.ru", и обозначение "Донской платок" не тождественны по пунктуационному оформлению, а также отсутствует их полное звуковое (фонетическое) сходство.

Так, доменное имя "don-plat.ru" как словесное обозначение, прописанное английскими буквами, истец находит схожим до степени смешения с его товарным знаком, являющимся комбинированным словесно-изобразительным товарным знаком, состоящим из изобразительного элемента в виде двух лебедей бело-золотистого цвета в центре знака, на темно-синем фоне.

Между тем, как обоснованно отмечено судом первой инстанции, словесный элемент "Донской" не схож до степени смешения с обозначением "don-plat.ru", в котором слова "донской " и "платок" использованы в сокращенной форме; различие дополнительно усиливается с учетом фона товарного знака и центрального расположения в знаке.

Словесный элемент товарного знака истца выполнен стандартным печатным шрифтом буквами русского языка; название доменного имени ответчика- латинскими буквами; при этом не совпадают не только буквы, но и сами слова.

Кроме того, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда о том, что отсутствует также и звуковое (фонетическое) сходство. Довод истца о наличии признака "вхождения одного обозначения в другое" также несостоятелен, так как для такого вывода вхождение одного обозначения в другое должно быть полным, то есть в одном словесном элементе должен содержаться полностью другой элемент с добавлением отличительной части. В данном случае ни слово "Донской", ни слово "Платок" не присутствуют в доменном имени "don-plat.ru. Не учитывается истцом наличие элемента ".ru.", который всегда произносится в доменном имени. Таким образом, не совпадает ни количество слогов, ни ударение, ни само слово, которое производится иначе, чем товарный знак истца; ни по графическому написанию, ни по смысловому содержанию, которое в доменном имени отсутствует.

С учетом изложенного, довод истца о сходстве и наличии угрозы смешения доменного имени ответчика и товарного знака истца правомерно отклонен судом первой инстанции.

Доменное имя "don-plat.ru", и обозначение "Донской платок" на упаковке товара ответчика имеют значительные отличия от товарного знака N 555798 и не позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения. Слово "Донской" имеет низкую отличительную способность вследствие широкого использования многими производителями и продавцами Ростовской области в названии своих товаров как показателя их принадлежности к Ростовской области.

В Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009 разъяснено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы (пункт 4.2.1.3).

Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

К слабым элементам, в частности, относятся:

- систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.;

- неохраняемые обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE).

Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом является AUTO, а сильным элементом - SCRIPT. В обозначении MEGASPELL слабый элемент - MEGA, а сильный элемент - SPELL.

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

Таким образом, при оценке тождества и сходства обозначений необходимо учитывать именно сходство сильных элементов. Именно сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

Напротив, слово "Донской" носит описательный характер и широко используется в наименованиях товаров и обозначений, поэтому сильным элементом не является и имеет низкую различительную особенность.

Слово платок- женский головной убор. В данном случае элемент товарного знака "Донской" широко распространен, а элемент "платок" является неохраняемым. На основании изложенного, суд первой инстанции правильно указал, что оба словесных элемента в товарном знаке N 555798 являются слабыми, поэтому доминирующим в товарном знаке является именно изобразительный элемент- изображение двух лебедей бело-золотистого цвета на фоне темно-синего прямоугольника.

В пункте 6.3. вышеназванных рекомендаций разъяснено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Согласно пункту 5.3 Рекомендаций при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр).

Не признавая исковых требований, ответчик пояснил, что использовал обозначение "Донской платок" задолго до даты приоритета товарного знака N555798. Так, еще в 2011-2014 годах ответчик активно использовал данное обозначение, участвуя в православных выставках. Известность обозначения "Донской платок", как ассоциирующегося с ответчицей и ее изделиями подтверждена представленными в материалы дела фото-теле-и видеоматериалами телестудий "Дон православный" от 19.02.2014, участие на выставках телерадиокомпании "Южный регион от 10.01.2013, информационного агентства "Покров" Шахтинской епархии от 11.01.2012, дипломами выставок, сведениями о выставках и их посещаемости.

В материалы дела представлены дипломы, которыми награждена Ситникова (ныне Потапова) Ирина за оригинальную разработку православного головного убора "Донской платок"- участие в неоднократных выставках "Дон православный" в период 12-17 января 2011 года- 23-28 мая 2014.

С 2011 года участие Ситниковой И.И. (Потаповой) в выставках "Дон Православный" "Православная Русь" с коллекцией Донских платков было регулярным и успешным, а представляемые ею изделия имели широкий интерес у православных и иных посетителей выставок.

В материалы дела представлены копии названных дипломов, фотоматериалы с выставок разных лет, а также видеозаписи с выставок-ярмарок за 2012 год об участии в них ответчицы с выставкой созданного ею головного убора православных прихожан "Донской платок". В том период деятельность ответчицы носила творческий, благотворительный характер. В пояснениях от 26 апреля 2016 она пояснила, что получив успех изделия "Донской платок" в 2011-20123 годах на ряже православных выставок и спрос на созданные ею изделия, у нее возникло намерение вести предпринимательскую деятельность по распространению изделия "Донской платок", однако в силу стечения тяжелых семейных, личных, имущественных обстоятельств сделать это тогда не удалось- пожар по месту жительства, болезнь Потапова И.В. (ныне супруг) и хирургическая операция, лечение, смерть невестки и принятие на себя забот о ее малолетнем сыне- 2009 года рождения. Поэтому только в апреле 2014 года ответчика была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

Однако, еще в декабре 2011 года ею был заключен договор об оказании услуг, в соответствии с которым ООО "Гранд" приняло от Ситниковой И.И. поручение по изготовлению типографской продукции (буклеты-вкладыши, рекламные флаеры с указанием названия изделия "Донской платок". Договор был исполнен, о чем представлен акт оказания услуг от 31.12.2011, подписанный сторонами. 28 ноября 2013 ответчицей был заключен договор на поставку печатной продукции и услуг с "ООО "Медиаграф"- полиграфическую продукцию с названием "Донской платок", который также исполнен сторонами.

По договору от 20.12.2011 на размещение рекламы (информации) в печатном издании "Футбольный курьер", рекламист обязался разместить рекламный материал Ситниковой И.А. "Донской платок" в печатных изданиях "Футбольный курьер" тиражом 6250 экземпляров в объеме и на условиях, предусмотренных договором: разместить рекламный материал в печатном издании "Футбольный курьер" (в приложении "Футбольный курьер плюс" 32 за 2012 год (12-15 января 2012) в количестве 1 (одного рекламного модуля) размером 1/12 формата А3 (полноцвет). Истцом представлена страница названной газеты N 2 от 12-15 января 2012, на которой помещен рекламный флаер изделий Потаповой И.И. "Донской платок".

При таких обстоятельствах, суд пришел к верному выводу о том, что подачу истицей заявки на товарный знак со словесным элементом "Донской платок" следует рассматривать как направленные на присвоение репутации, сложившейся у ответчицы как изготовителя и распространителя коллекции платков "Донской платок" и применил нормы ст. 10 ГК РФ.

При этом, указывая, что взыскиваемая компенсация фактически состоит из дополнительных расходов на рекламу, упущенной выгоду по двум клиентам и возмещение вреда деловой репутации, истец доказательств неблагоприятных последствии использование ответчиком своего доменного имени не представил.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении исковых требований судом отказано правомерно.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы подлежат отклонению, поскольку не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм права, не опровергают выводов суда первой инстанции, направлены на переоценку установленных судом обстоятельств, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает.

Таким образом, выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам, установленным по результатам исследования и оценки доказательств.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно установил фактические обстоятельства, исследовал имеющиеся в деле доказательства. При принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права. Оснований для изменения или отмены судебного акта, апелляционная инстанция не установила.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу N А53-785/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Ю.И. Баранова

Судьи

О.А. Еремина И.В. Пономарева