Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2016 г. N 09АП-24699/16

Требование: о защите прав на товарный знак

Вывод суда: решение суда первой инстанции отменено

г. Москва

08 августа 2016 г.

Дело N А40-26217/15

Резолютивная часть постановления объявлена 04 августа 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 августа 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Вексель"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2016 года

по делу N А40-26217/15, принятое судьёй Козленковой О.В.

по иску ООО "Вексель"

правопреемник истца - ООО "ППК "Лаборатория Адвоката"

к ООО "Купишуз"

третьи лица: 1) Барков Вадим Александрович, 2) ООО "Фортуна", 3) Межрайонная ИФНС N 3 по Самарской области, 4) ООО "Тульская обувная фабрика "ТОФА"

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Барков В.А. (доверенность от 01.03.2015), Врабий В.П. (приказ N 1 от 13.05.2002),

от ответчика: Мягченков А.А. (доверенность от 01.09.2015), Марков А.И. (доверенность от 01.01.2016),

от третьих лиц: Барков В.А. (лично),

от иных третьих лиц: представители не явились, извещены надлежащим образом

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнения исковых требований, к обществу с ограниченной ответственностью "Купишуз" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Барков Вадим Александрович, ООО "Фортуна", Межрайонная ИФНС N 3 по Самарской области, общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА".

Решением суда от 18 марта 2016 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что поскольку истец товарный знак "HIGHLANDER" не использовал, возможность смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика не доказана, а действия истца по обращению с настоящим иском являются злоупотреблением правом.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований в сумме 2 000 000 руб.

По мнению заявителя жалобы, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, злоупотребление правом в действиях истца отсутствуют.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2016 г. (резолютивная часть от 26 июля 2016 г., т. 5 л.д. 41-43), принятым в форме отдельного судебного акта, произведена замена истца ООО "Вексель" правопреемником ООО "ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ АДВОКАТА".

Ответчик просит в иске отказать, представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором выражает согласие с выводом суда о наличии в действиях истца злоупотребления правом, и считает, что ООО "Вексель" отвечает признакам "фирмы-однодневки".

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 18 марта 2016 г. подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем товарного знака HIGHLANDER по свидетельству РФ N 233479, дата подачи заявки: 24.10.2001; дата регистрации: 26.12.2002, в отношении товаров и услуг 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик реализует и демонстрирует в принадлежащем ему согласно публичной оферте Интернет-магазине "Lamoda" (www.lamoda.ru). обувь, маркированную товарным знаком HIGHLANDER.

В подтверждение заявленных требований истец представил в материалы дела протоколы нотариального осмотра Интернет-сайта www.lamoda.ru скриншоты сайта www.iamoda.ru, содержащие фото спорной обуви.

Кроме того, 12 декабря 2014 года представителем истца был приобретен образец спорной обуви (заказ и накладная N RU141212-470792 от 12.12.2014), доставленный 13 декабря 2014 года курьером (чек от 13.12.2014 на сумму 4 190 руб.).

15 декабря 2014 года представителем истца были приобретены образцы спорной обуви (заказ и накладная N RU141215-112682 от 15.12.2014), доставленный 18 декабря 2014 года курьером (чек от 18.12.2014 на сумму 16 560 руб.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Отказывая в иске по причине того, что в отсутствие доказательств использования истцом товарного знака для производства, реализации обуви в связи с чем вероятность смешения товаров истца и ответчика в глазах потребителя отсутствует, суд первой инстанции, по сути, ограничил правовой режим охраны товарного знака, допустив его использование лицом, не являющимся правообладателем (ответчик) в период действия исключительного права истца, что противоречит положениям п. 4 ст. 1486 ГК РФ о прекращении использования товарного знака на будущее время.

Признавая действия истца злоупотреблением правом, суд первой инстанции не учел положений п. 39 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015 г.), определившего момент, когда правообладатель неиспользуемого товарного знака может быть признан злоупотребляющим правом лицом, а именно, после обращения к нему в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

Между тем, вопреки разъяснениям п. 39 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015 г.),, вопрос о дате предъявления к истцу требования о досрочном прекращении правовой охраны оказался судом первой инстанции не выясненным (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ).

Восполняя допущенную судом первой инстанции неполноту исследования обстоятельств, имеющих значение для дела, суд апелляционной инстанции предложил Определением от 26 июля 2016 г. представить истцу доказательства даты обращения ООО "Тульская обувная фабрика "ТОФА" с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в Суд по интеллектуальным правам.

Определение исполнено, истцом представлена копия искового заявления ООО "Тульская обувная фабрика "ТОФА", поданное нарочно 24 февраля 2015 г., определение от 27 февраля 2015 г. по делу N СИП-90/2015 о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания, из которого следует, что производство по делу возбуждено по исковому заявлению от 24.02.2015 г..

Настоящий иск в Арбитражный суд города Москвы подан ранее, 16 февраля 2015 г. Соответственно, оснований считать, что ООО "Вексель" при обращении в Арбитражный суд города Москвы злоупотребил правом, у суда апелляционной инстанции не имеется.

При этом не может быть принято во внимание мнение ответчика о том, что ООО "Вексель" является фирмой-однодневкой, так как, по утверждению ответчика, с 2000 г. не сдает бухгалтерскую отчетность, зарегистрировано в жилом доме, что исключает производство обуви, имеет единственного участника, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, поскольку доказательств исключения ООО "Вексель" на дату заключения договора об уступке права требования (цессии) N 08/15-16 от 01.06.2016 г. из реестра юридических лиц (ст. 64-2 ГК РФ) ответчик не привел.

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции учитывает отсутствие доказательств производства и реализации истцом обуви, маркированной товарным знаком HIGHLANDER, в связи с чем считает справедливым снизить размер компенсации до 50 000 руб.

Госпошлина, не оплаченная истцом при обращении с иском, исчисляется из суммы компенсации 5 000 000 руб., поскольку в суде первой инстанции ООО "Вексель" заявляло лишь отказ от иска в части требования о прекращении торговли контрафактным товаром (т. 3 л.д. 106 - 108).

В этой связи, утверждение истца о том, что в суде первой инстанции им было реализовано право на уменьшение компенсации до 2 000 000 руб., не нашло своего подтверждения.

В суде апелляционной инстанции в порядке ст. 49 АПК РФ истцом о частичном отказе от иска не заявлено. Соответственно, само по себе указание в просительной части апелляционной жалобы на взыскание компенсации в сумме 2 000 000 руб. не может изменить пределов рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 266 АПК РФ).

Госпошлина, не оплаченная истцом при обращении с иском, взыскивается со сторон в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, с истца - в сумме 47 520 руб., с ответчика - в сумме 480 руб. (ст. ст. 333.22, 333.40 НК РФ).

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относится на ответчика в сумме 30 руб. (ст. 110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269,, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2016 года по делу N А40-26217/15 отменить.

Взыскать с ООО "Купишуз" в пользу ООО "ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "Лаборатория Адвоката" 50 000 руб. - компенсации, 30 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, в остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ АДВОКАТА" 47 520 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

Взыскать с ООО "Купишуз" 480 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын